NL24-0092 Le 01/04/2025

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 mai 2024, la société à responsabilité limitée régie par les lois de la République de Corée AKF COSMETIC CO., LTD. (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0092 contre la marque n°23/4956633 déposée le 24 avril 2023, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée de droit chinois ZHEJIANG AILE SKIN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-32 du 11 août 2023.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Classe 03 : Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; Masques de beauté ; Cosmétiques ; Ouate à usage cosmétique ; Crayons à usage cosmétique ; Poudre pour le maquillage ; Savons ; Mascara ; Toniques à usage cosmétique ; Cosmétiques pour cils ; Brillants à lèvres ; Détachants ; Préparations pour polir ; Produits pour aiguiser ; Huiles essentielles ; Bains de bouche non à usage médical ; Encens ; Déodorants [parfumerie] ; Parfums d’ambiance ».

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NL24-0092 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes duquel le demandeur fait valoir être le propriétaire légitime de la marque « AKF » dans le monde entier, et invoque la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée en soulignant que le président du demandeur est également l’un des actionnaires du titulaire de la marque contestée.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au dépôt.

6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 29 juillet 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Le statut de réception de cette notification étant incertain, celle-ci a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 24/45 du 8 novembre 2024 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance.

7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 8 janvier 2025.

II.- DECISION

A- Sur la recevabilité des pièces produites par le demandeur

8. Aux termes de l’article R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne […] qui ne satisfait pas […] aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ».

Lequel article R.716-3 dispose que : « L’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre.

Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ».

9. A ce titre, la décision du Directeur Général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise :

article 5 : « Les prescriptions résultant de l’article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ». 2

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article 7 : « Tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure en nullité ou en déchéance doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ».

10. Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut.

11. En l’espèce, il apparaît que le demandeur a fourni 83 annexes au soutien de sa demande en nullité.

A cet égard, il convient de constater que l’ensemble de ces annexes apparaissent rédigées en langue étrangère (seule l’annexe 6 contient partiellement des termes en français). Si dans son exposé des moyens, le demandeur fournit une traduction partielle, ou à tout le moins des explications suffisamment claires et précises en lien avec son argumentation et permettant d’apprécier la nature et la portée des annexes 1 à 24, 82 et 83, tel n’est pas le cas pour les annexes 25 à 81.

En effet, au regard des annexes 25 à 68 et 70 à 81 (l’annexe 69 n’apparaissant pas expressément mentionnée dans l’exposé des moyens), le demandeur se contente d’affirmer qu’il s’agit de « preuves des données de vente » et « des contrats de vente », ainsi que « leurs traductions respectives en anglais ».

De telles assertions imprécises apparaissent ainsi insuffisantes à apprécier le contenu des annexes 25 à 81 rédigées en langue étrangère et dont la portée est difficilement compréhensible pour un lecteur francophone.

A cet égard, il convient de souligner que contrairement à la requête du demandeur dans son exposé des moyens, il n’appartenait pas à l’Institut de l’informer de la nécessité d’une traduction en français des annexes, une telle exigence étant expressément prévue à l’article 7 précité de la décision du Directeur Général de l’INPI régissant la procédure en nullité d’une marque.

Le demandeur ne fournissant ainsi pas suffisamment d’informations pouvant permettre de comprendre le contenu des annexes 25 à 81, celles-ci doivent être écartées.

12. Par conséquent, seules les annexes n°1 à 24, 82 et 83 fournies par le demandeur à l’appui de sa demande en nullité sont recevables.

B- Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable

13. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

14. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 15. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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2. Sur le fond

16. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

17. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

18. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

19. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

20. Dans son exposé des moyens, le demandeur présente son activité et fait valoir être le propriétaire légitime de la marque « AKF » dans le monde entier.

Il ajoute avoir utilisé de manière continue et active les marques « AKF ».

Il invoque la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée en soulignant que le président du demandeur est également l’un des actionnaires du titulaire de la marque contestée.

Il considère que le titulaire de la marque contestée a enregistré la marque du demandeur dans les pays, dont la France, où le demandeur n’a pas encore déposé la marque, sans aucune autorisation de sa part.

21. En l’espèce, le demandeur justifie que son représentant légal (annexes 1 et 2) est également l’un des actionnaires du titulaire de la marque contestée (annexes 82 et 83).

Ainsi, malgré le fait que les annexes 1 et 2 apparaissent datées postérieurement au dépôt de la marque contestée, il peut néanmoins en être déduit que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’existence des marques du demandeur (annexes 3 à 24), déposées antérieurement dans des pays étrangers et portant sur des signes identiques ou similaires (incluant sous forme verbale ou stylisée l’élément AKF) au signe contesté, ainsi que sur des produits identiques et similaires (relevant des domaines cosmétiques et hygiéniques) à ceux désignés par la marque contestée.

22. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient à elles-seules caractériser une intention malhonnête du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de cette marque en France, pays dans lequel le demandeur ne justifie d’aucun droit ni même d’aucun projet d’exploitation du signe contesté.

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NL24-0092 En effet, si le demandeur affirme que le titulaire de la marque contestée « a enregistré la marque du [demandeur] dans les pays – dont la France – où le [demandeur] n’a pas encore déposé la marque sans aucune autorisation de sa part », le demandeur ne fournit aucun élément de nature à démontrer une intention de nuire du titulaire de la marque contestée.

Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.

23. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : La demande en nullité NL24-0092 est rejetée.

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