OPP 23-3406 18/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PAUL BARNS (SAS) a déposé le 20 juin 2023 la demande d’enregistrement n°23 4971163 portant sur le signe verbal PAUL & BARNS. Le 12 septembre 2023, la société BARNES EUROPE CONSULTING KFT (Société de droit hongrois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BARNES, déposée le 3 février 2022 sous le n°22 4840210. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; gérance de biens immobiliers ; Construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières ; services concernant les affaires en matière d’immobilier ; gestion immobilière ; services de gestion immobilière en matière de locaux de bureaux ; estimations et valorisations immobilières, à savoir estimations financières de biens immobiliers ; services d’évaluations, estimations, recherches et établissement de rapports en matière d’affaires immobilières concernant des biens immobiliers et des marchés immobiliers rendus par des spécialistes ; services de conseils en matière d’estimation immobilière ; services d’évaluation de biens immobiliers à des fins fiscales ; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; services de recherche de biens immobiliers ; sélection et acquisition de biens immobiliers virtuels et de terrains numériques dans des environnements en ligne et des environnements virtuels pour le compte de tiers ; services d’agences immobilières ; services d’agences immobilières virtuelles rendus dans des environnements en ligne et des environnements virtuels ; agences de logement [propriétés immobilières] ; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière d’affaires ; immobilières concernant des marchés immobiliers ; service d’information en matière de marché de l’immobilier et des propriétés ; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet ; fourniture d’annonces immobilières et d’informations en matière de biens immobiliers connexes via Internet ; location de biens immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; établissement de baux ; perceptions de loyers ; services d’investissements immobiliers ; conseils en investissements immobiliers ; conseils financiers en matière d’investissements immobiliers ; conseils en investissements immobiliers virtuels dans des environnements en ligne et des environnements virtuels ; promotion (financement) de projets immobiliers ; investissements immobiliers ; services financiers dans le domaine immobilier ; services de gestion pour investissements immobiliers ; gestion financière en matière immobilière ; courtage en biens immobiliers ; services de courtage financier en matière immobilière ; courtage en assurances dans le domaine immobilier ; vente immobilière en viager ; services de placements financiers ; gestion de placements ; services de conseillers en placements ; services de courtage en matière de placements de fonds ; gestion de fonds patrimoniaux ; gestion de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

patrimoine ; services financiers en matière de gestion de patrimoine ; conseils financiers en matière de gestion du patrimoine ; conseils en matière de gestion de patrimoine ; gestion financière ; estimations et valorisation, à savoir estimations financières d’appareils de locomotion par terre, mer et air ; courtage d’appareils de locomotion par terre, mer et air ; services d’assurances d’appareils de locomotion par terre, mer et air ; services financiers liés à l’achat, la vente, la location et l’exploitation d’appareils de locomotion par terre, mer et air ; évaluation financière d’appareils de locomotion par terre, mer et air ; fourniture d’informations financières relatives aux appareils de locomotion par terre, mer et air ; transfert électronique de monnaie virtuelle ; services de transactions financières dans des environnements en ligne et des environnements virtuels ; syndication immobilière ; Supervision de travaux de construction ; supervision de travaux de rénovation ; rénovation de propriétés ; rénovation intérieur de bâtiments ; services de rénovation d’appartements ; courtage en matière de travaux ; aménagement intérieur de bureaux (installation) ; aménagement de locaux commerciaux (installation) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAUL & BARNS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal BARNES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste la comparaison de ces signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, liés entre eux par une esperluette ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun une dénomination très proche, à savoir BARNS pour le signe contesté et BARNES pour la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ces signes diffèrent par la présence du terme PAUL suivi d’une esperluette au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination BARNS apparaît comme distinctive à l’égard des services en cause. En outre, dans le signe contesté, la dénomination BARNS retiendra particulièrement l’attention des consommateurs français en raison de sa connotation anglo-saxonne et de son caractère inhabituel, contrairement au terme PAUL qui constitue « un prénom très répandu » en France, comme le reconnaît la société déposante. A cet égard, la société déposante affirme que « l’élément verbal « BARNS » [sera perçu] comme un prénom ou à tout le moins comme un surnom ou un diminutif (…) dans la mesure où il est précédé d’une esperluette ». Toutefois, outre qu’une esperluette (lue comme la préposition ET) peut lier aussi bien deux éléments de même nature (addition) que de nature contraire (opposition), il est probable que la dénomination BARNS sera perçue non pas comme un prénom mais comme « un patronyme d’origine anglo-saxonne », dont les consonances anglophones ne sont pas familières au public français, à la différence du terme PAUL qui est un prénom français courant, comme le soulignent les deux parties dans leurs observations. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté PAUL & BARNS est donc similaire à la marque verbale antérieure BARNES. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, la société opposante soutient que la marque antérieure est « leader sur le marché de l’immobilier résidentiel haut de gamme et de prestige », en fournissant des pièces qui démontrent cette connaissance de la marque antérieure dans le domaine immobilier. Ainsi, un extrait du site internet « observatoiredelafranchise.fr », daté par Waybackmachine entre le 6 août 2020 et le 29 janvier 2023, indique que « le réseau Barnes s’est développé à Paris » et a été « porté au rang de leader de l’immobilier résidentiel haut de gamme et de prestige » (Annexe 1, p.10). De même, un extrait du site internet « actu-juridique.fr » daté du 16 septembre 2022 indique qu’« en Île-de-France [où] se concentre l’immobilier de prestige en France (…) tous ont pignon sur rue dans la capitale : Sotheby’s (7 agences à Paris), Belles Demeures, BARNES (9 adresses en Île-de- France : Paris, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Vaucresson et Versailles) ou encore Christie’s (représenté en France par Daniel Féau » (Annexe 1, p.33). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. En conséquence, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et de la similitude des signes, laquelle est renforcée par la connaissance particulière de la marque antérieure dans le secteur de l’immobilier, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PAUL & BARNS ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BARNES. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI