OPP 23-4147 Le 30/08/24 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2

à

R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M N a déposé le 23 août 2023 la demande d’enregistrement n° 4985749 portant sur le signe verbal SONNY SAMBA. Le 13 novembre 2023, la société SONY GROUP CORPORATION (société de droit japonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union

e uropéenne SONY, déposée le 13 avril 2020 et enregistrée sous le numéro 018224401, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cuir brut ou mi-ouvré; peaux d’animaux; malles de voyage; valises; parapluies; parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de

c ompagnie; Vêtements; chaussures ; bonnets ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures [habillement] ; fourrures [vêtements] ; gants [habillement] ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; pantoufles ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Enseignement; académies [éducation] ; formation pratique [démonstration] ; coaching [formation] ; services de divertissement ; organisation de compétitions sportives ; services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art ; mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement ; mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; édition en ligne de livres et de périodiques ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques et similaires. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels « les produits visés par la marque « SONNY SAMBA » sont essentiellement des services (concerts de Sonny Samba, vente de T-shirts et/ou casquettes à l’effigie de Sonny Samba) », que « les ventes demeurent à ce jour anecdotiques » et que ces produits « ne sont pas vendus dans les mêmes endroits » que ceux de la société opposante. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ou de l’activité des parties. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SONNY SAMBA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif SONY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal dans une typographie particulière de couleur blanche sur un fond rectangulaire de couleur noire. Les signes ont en commun des termes visuellement et phonétiquement très proches, à savoir SONNY dans le signe contesté et SONY dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels « le terme SONNY n’est pas repris à l’identique dans la marque antérieure de sorte qu’il en résulte une vraie et forte différence visuelle » et que « visuellement la double consomme en « N » se distingue bien de la marque antérieure … ». En effet, visuellement, les termes SONNY et SONY sont de longueur proche (respectivement cinq lettres et quatre lettres) et ont quatre lettres en commun placées dans le même ordre selon un rang très proche et formant les séquences SO/NY, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces termes SONNY et SONY se prononcent en deux temps et ont en commun la même succession de sonorités [so-ni], ce qui leur confère une identité phonétique, la double consonne N dans le signe contesté n’entraînant pas de différence de prononciation. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme SAMBA et dans la marque antérieure d’une typographie particulière blanche et d’un fond rectangulaire noir, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SONNY et SONY apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause, dans la mesure où ils ne présentent pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en indiquent une caractéristique précise. De plus, le terme SONY apparaît dominant dans la marque antérieure, en raison du fait qu’il est le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée, et de sa présentation en position centrale et en gros caractères blancs sur un fond rectangulaire noir qui ne fait que le mettre en exergue. Le terme SONNY apparaît également dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme SAMBA qui le suit, qui désigne un genre de musique et de danse brésilienne, apparait faiblement distinctif au regard des produits et services concernés, dont il est évocateur du style ou de l’objet. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant soutenant que « dans les signes verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au final des signes et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe… Ainsi seul le terme « SAMBA » tant par son design que par sa prononciation sera retenue dans notre marque ». En effet, il s’avère au contraire que la partie initiale des marques verbales est davantage susceptible de retenir l’attention du consommateur que les parties suivantes (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 févr. 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle, T-146/06, point 49, du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 et T-184/02, Rec. p. II-965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, points 64 et 65).

S ont également inopérants les arguments du déposant soutenant que « le consommateur d’attention moyenne traduira les termes « SONNY » et « SAMBA" comme un prénom + nom soit MON nom de scène » et qu’ainsi le « le second terme « SAMBA » sera vu comme un terme indissociable du premier terme ». En effet, force est de constater que le terme SAMBA n’est pas un patronyme usuel ou répandu, si bien qu’il n’est pas évident qu’il soit perçu comme tel par le public. Le déposant le souligne d’ailleurs lui- même lorsqu’il relève que « le dernier terme qui compose ma marque est le nom d’une danse brésilienne parfaitement identifié du consommateur moyen ». Ainsi, rien ne permet d’affirmer que le public sera porté à appréhender le signe contesté SONNY SAMBA comme un ensemble désignant un personnage de scène. Au contraire, le public portera probablement davantage son attention sur le terme SONNY en attaque du signe contesté que sur le terme SAMBA qui le suit, pour les raisons précédemment relevées. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant faisant valoir que « SONNY SAMBA est un nom de scène pour un projet artistique » qui est « inscrit auprès de la SACEM depuis 2022 » et qu’il a « voulu associer un prénom et un nom évoquant le Brésil et les clichés que l’on associe en particulier le soleil, la chaleur, la plage, la joie de vivre ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant motivé le dépôt contesté et présidé au choix de ces signes. Il en va de même de l’argument du déposant selon lequel « il existe de nombreux artistes qui portent le prénom « SONNY » (qu’il s’agisse de leur vrai prénom ou d’un pseudonyme) et pour autant ne sont pas identifiées à la marque antérieure « SONY » », dès lors que le titulaire d’un droit antérieur est seul juge de l’opportunité des procédures qu’il entend engager, et que rien ne permet d’affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement. La marque verbale SONNY SAMBA est donc similaire à la marque antérieure SONY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que les produits et services en cause sont identiques ou très similaires et que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu’elle verse à l’appui de son opposition, la large connaissance de la marque antérieure SONY dans le domaine du divertissement. Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé.

Il convient également de prendre en considération le fait que les produits et services en présence sont identiques ou très fortement similaires, ce qui, en l’espèce, est un autre facteur aggravant du risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et la forte similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SONNY SAMBA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.