OP23-4523 Le 22/05/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A W T a déposé, le 20 septembre 2023, la demande d’enregistrement n°4992143 portant sur le signe verbal NEXT CARIBBEAN BOSS LADIES. Le 12 décembre 2023, la société HUGO BOSS AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne BOSS, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n°000049221, régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement ayant procédé au rattachement par l’intermédiaire de son mandataire et ayant consenti à recevoir les 1

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ifications uniquement par voie électronique, par notification électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée à l’encontre des services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale BOSS n°000049221 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif 2

t irerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne BOSS n° 49221, pour les produits et services suivants : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants; chapellerie; ceintures; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; gants; chaussures ». A cet égard, la société opposante indique que la « communication particulièrement soignée, alliée à la qualité des collections commercialisées sous la marque BOSS, sans cesse adaptées à l’évolution des tendances, ont conféré à cette marque une image très positive, liée à la mode, à l’élégance, au dynamisme et au succès ». Elle ajoute que « (i) l’ancienneté de l’usage de la marque BOSS, en particulier en France, depuis plus d’une quarantaine d’années, (ii) l’intensité de cette exploitation et de son succès mondial, mais également en raison de (iii) l’excellente image dont elle bénéficie au travers de multiples campagnes publicitaires et de partenariats très diversifiés, la marque N°49 221 est incontestablement une marque de renommée pour les vêtements et leurs accessoires, au sens de l’article 9§2 c) du Règlement européen 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans différences annexes, dont notamment : 3

- Pièces 2 : Extraits du site internet Hugo Boss et articles de presse liés aux partenariats sportifs en matière de Formule 1 et Formule E : o 2.1 : L’officiel.com, « Hugo Boss e, Formule E : les paddocks font la révolution (du style) », 24 avril 2018 : il est notamment indiqué que « le couturier allemand créera des équipements pour le staff, les employés et les bénévoles » ; o 2.2 : Le Mag Sport Auto « Hugo Boss continue d’habiller la Formule E » : il est notamment indiqué que « le groupe de mode basé en Allemagne étend en effet son partenariat avec le championnat de monoplaces électriques » ; o 2.4 : fashionnetwork.com, « Boss renoue avec la Formule 1 en devenant partenaire d’Aston Martin », 1er juillet 2022 : il est notamment indiqué que « La marque dévoilera un vestiaire exclusif pour les pilotes avec une gamme de vêtements de course et de voyage pour l’équipe Aston Martin » ; o 2.6. : Extrait du site internet www.hugoboss.com/fr, collection de vêtements « Porsche x BOSS », 30 novembre 2023 ;

- Pièce 3.4 : Captures du site internet www.hugoboss.com, collection de vêtements BOSS x Berrettini, 7 décembre 2023 ;

- Pièces 4.2 : The Open, « Boss et The Open se réunissent pour le 149e Open et plus encore », 30 novembre 2023 : cette pièce montre également des vêtements de la gamme ;

- Pièce 6 : Classement national sur les marques préférées des français Capital (2019) : la marque BOSS y apparaît « en tête de classement » dans la catégorie « prêt-à-porter mixte haut de gamme » ;

- Pièces 8.2 : Le Journal du Luxe, « Les ventes d’Hugo Boss en hausse de 17% au premier trimestre 2022 par rapport à 2019 » 5 mai 2022 : il est notamment indiqué que « tous les feux sont au vert pour le groupe de prêt-à-porter Hugo Boss » ;

- Pièce 11 : Décision de la chambre des recours de l’EUIPO du 4 mai 2020, reconnaissant la renommée de la marque BOSS (N° R1525/2019-2 CITY BOSS (fig.) / Boss)). Il ressort des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, que la marque antérieure BOSS a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché européen des vêtements, ce que ne conteste pas le déposant. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal BOSS. 4

P our apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun l’élément verbal BOSS, ce qui leur confère de grandes ressembles d’ensemble. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux NEXT CARIBBEAN et LADIES au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées. En effet, il n’est pas contesté que le terme BOSS, commun aux deux signes et constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme BOSS apparaît essentiel au sein du signe contesté dès lors que les termes :

- NEXT CARIBBEAN se rapportent directement au terme BOSS pour le mettre en exergue ;

- le terme LADIES, qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « dames », apparait descriptif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner la destination, de sorte que ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe verbal NEXT CARIBBEAN BOSS LADIES est donc similaire à la marque verbale antérieure BOSS, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de profit indu ou de préjudice, il convient préalablement d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits 5

e t services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée est dirigée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Comme il a été précédemment relevé, le signe contesté est similaire à la marque antérieure. En outre, la marque antérieure possède, dans le domaine vestimentaire, un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public. A cet égard, la société opposant établit un lien entre les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation d’expositions à buts culturels ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande d’enregistrement et la marque antérieure invoquée, justifiant, par une argumentation spécifique renvoyant à des pièces probantes, de l’implication de ces marques dans le domaine des partenariats sportifs et du mécénat culturel, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi, au vue de l’ensemble des facteurs précités, non contestés par le déposant, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les services précités, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec les marques antérieures. 6

E n revanche, il en va différemment pour tous les autres services objets de l’opposition, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». A cet égard, et pour une grande partie de ces services, la société opposante procède par voie d’affirmations, sans aucun renvoi à des pièces fournies (« gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles »). Pour certains d’entre eux, elle se contente d’affirmer l’existence d’un lien sans plus d’argumentation. Pour les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » la société opposante invoque une « communication permanentes et innovantes de Hugo Boss, sur tous supports ». Toutefois, ces services relatifs à la publicité ne sont pas fournis aux tiers mais pour la société opposante elle-même, de telle sorte que les consommateurs ne sont pas susceptibles d’associer ces services aux produits pour laquelle la marque est renommée. 7

Egalement, en n’établissant pas de lien précis entre les « recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Enfin, il ne saurait suffire, pour faire admettre l’existence d’un lien entre les marques au regard de l’ensemble des services précités, d’invoquer la similitude entre les signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et l’image positive de celle-ci. Ainsi, au regard des services précités, qui sont très éloignés des produits pour lesquels une renommée de la marque antérieure a été admise, il n’est pas démontré que le signe contesté puisse évoquer ces dernières dans l’esprit des consommateurs concernés. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît dès lors pas fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour ces services. En conséquence, au vu de l’ensemble des facteurs pertinents et des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être admis de lien entre les signes dans l’esprit du public concerné qu’au regard des services suivants de la demande d’enregistrement : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation d’expositions à buts culturels ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». Sur le risque de profit indu ou de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette 8

de rnière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure jouit, dans le domaine vestimentaire, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public, les signes sont identiques ou similaires, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard de certains des services de la demande d’enregistrement, à savoir : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation d’expositions à buts culturels ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». En outre, la société opposante souligne l’« image très positive » de la marque antérieure, « liée à la mode, à l’élégance, au dynamisme et au succès », ce que ne conteste pas le déposant. Il n’est pas contesté que cette image positive et les caractéristiques projetées par ces marques sont de nature à valoriser les services précités. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces services, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 49221 invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être partiellement rejetée, pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation 9

d 'expositions à buts éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NEXT CARIBBEAN BOSS LADIES ne peut pas être adopté comme marque pour une partie des services qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation d’expositions à buts culturels ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 10