OPP 23-4363 5 juin 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE

M. H Ga déposé, le 10 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23/4989480 portant sur le signe verbal TIKTAKTOK. Le 28 novembre 2023, la société TikTok Information Technologies UK Limited (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TIK TOK, déposée le 6 juin 2018 et enregistrée sous le n° 17913208, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°17913208 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 1. Sur la renommée de la marque antérieure TIK TOK n° 17913208 La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui

conc erné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 17913208 portant sur le signe verbal TIK TOK. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers permettant de partager du contenu en ligne; Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; Hébergement de contenu numérique sur l’internet; Hébergement de contenus de divertissement multimédias; Hébergement d’applications multimédia et interactives; Hébergement de sites Web. Services de réseautage social en ligne ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, laquelle n’a par ailleurs pas été contestée par le déposant, la société opposante a fourni de nombreuses pièces témoignant de la popularité de la marque antérieure dans de nombreux pays, parmi lesquelles figurent : la pièce TW 04 portant sur des articles de presse publiés sur Internet, dont certains, qui concernent plus particulièrement la France, mentionnent que (« TikTok a réussi à s’imposer comme un réseau social incontournable en France et dans le monde. Très appréciée par la génération Z, la plateforme suscite également beaucoup de curiosité de la part des plus de 30 ans » (https://www.agencedesmediassociaux.com) et « Plutôt méconnue en Europe où elle n’était pas disponible jusqu’alors, cette application chinoise revendiquait quelque 150 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en Asie. Elle s’impose aujourd’hui dans les smartphones des adolescents français » (https://www.lemonde.fr), la pièce TW 06, qui consiste en un sondage réalisé en France en décembre 2023 et qui montre que 93% des personnes interrogées connaissent la marque TIKTOK qui la définissent en majorité comme un réseau social permettant de partager des vidéos. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées précédemment, que la marque antérieure TIK TOK n° 17913208 fait l’objet d’un usage

inte nsif, qu’elle est connue, notamment sur le marché français, pour désigner un réseau social et qu’elle a développé une image positive auprès des consommateurs, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, la marque antérieure invoquée TIK TOK n° 17913208 a bien acquis une renommée en France, pour les services d’« Hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers permettant de partager du contenu en ligne; Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; Hébergement de contenu numérique sur l’internet; Hébergement de contenus de divertissement multimédias; Hébergement d’applications multimédia et interactives; Hébergement de sites Web. Services de réseautage social en ligne ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIKTAKTOK reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIK TOK, reproduit ci-dessous : TIK TOK La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes (mêmes séquences de lettres TIK/TOK en attaque et en finale et sonorités associées à ces séquences), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités proches, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté TIKTAKTOK est donc similaire à la marque verbale antérieure TIK TOK. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et de ces services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’éventuelle existence d’un risque de confusion. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la similarité entre les services visés, l’intensité de la renommée de la marque antérieure TIK TOK et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure TIK TOK possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services d’« Hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers permettant de partager du contenu en ligne; Hébergement de plates-formes sur Internet; Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; Hébergement de contenu numérique sur l’internet; Hébergement de contenus de divertissement multimédias; Hébergement

d’appl

ications multimédia et interactives; Hébergement de sites Web. Services de réseautage social en ligne », tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure TIK TOK est dirigée à l’encontre du service suivant de la demande d’enregistrement contestée : « location de noms de domaine sur Internet ». C’est à juste à titre que la société opposante soutient que les services en présence « concernent le domaine de l’informatique et le contenu numérique (son hébergement ou son accès). En effet, la location de noms de domaine est étroitement liée à l’hébergement de sites Internet et le partage de contenus numériques dès lors qu’un nom de domaine, qui correspond à une adresse Internet, est indispensable pour accéder à un contenu en ligne. L’hébergement de sites Internet est souvent proposé en association avec la réservation de nom de domaine (GoDaddy, Ionos, Hostinger, etc.). De plus, il ne peut être exclu que le consommateur concerné par les services contestés songe à la marque de renommée TIK TOK en prenant connaissance du signe contesté TIKTAKTOK, compte tenu de l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure. Ainsi, les services contestés présentent un lien avec les services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été démontrée, en ce qu’ils sont liés à des contenus numériques ». Ainsi, il ne peut être exclu que le consommateur concerné par le service de la demande d’enregistrement contestée songe à la marque de renommée TIK TOK, compte tenu de la renommée de celle-ci auprès du grand public, des caractéristiques des services en cause et de la proximité des signes. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure à l’égard du service précité de la demande d’enregistrement contestée. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appa

rtient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « la marque antérieure jouit, dans le domaine de l’hébergement de contenu numérique et de réseautage social, d’une renommée exceptionnelle, les signes présentent de grandes similitudes, et il existe un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public. Du fait de cette association mentale, le déposant cherche à transférer l’image positive et les valeurs projetées par la marque TIK TOK à ses services afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction. Il obtiendra un avantage commercial indu car les services contestés s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et lui permettant de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par l’opposante en amont, depuis des années, pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées au service désigné par la marque contestée, de sorte que sa commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure TIK TOK présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit. Aussi l’usage de la demande contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers le service en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire.

L’us age de la demande d’enregistrement contestée TIKTAKTOK est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure TIK TOK, ce qui n’est pas contesté par le déposant. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°17913208 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 17913208 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TIKTAKTOK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner le service de la demande d’enregistrement, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/4989480 est rejetée.