OP23-4365 26/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société KO BAO (Société par actions simplifiée) a déposé le 13 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4990272 portant sur le signe figuratif MISS KOBAO. Le 28 novembre 2023, la société TM MISS KO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française 1

MISS KO, déposée le 15 juin 2012, enregistrée sous le n° 3927462 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. 2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». 3

La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits et services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les produits suivants : « riz ; tapioca ; farine ; levure ; glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’ingrédients de base ou de produits ayant subis peu de transformation ou encore de glaçons, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de services proposant à leur clientèle des produits transformés présentés sous forme de préparations culinaires. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à des degrés divers aux services invoqués de la marque antérieure. 4

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MISS KOBAO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal MISS KO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs alors que la marque antérieure est constituée de deux termes. Les signes en cause ont en commun le terme MISS et la séquence KO-. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence –BAO et d’un élément figuratifs et de couleurs. 5

Toutefois, appliquée aux produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; sandwiches ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs », la séquence –BAO du signe contesté sera perçue comme désignant un petit pain farci cuit à la vapeur et issu de la cuisine asiatique, de sorte que cette séquence apparaît dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services précités, en ce qu’elle désigne la nature de ces produits ou l’objet des services. Ainsi, le consommateur d’attention moyenne viendra scinder, au sein de la dénomination KOBAO, la séquence BAO, de la séquence qui la précède KO-, pour les produits et services précités. Le signe contesté pourra alors être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure MISS KO pour une nouvelle gamme de produits et services ayant pour objet l’élaboration de bao. En revanche, au regard des autres produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, à savoir : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces

(condiments)

;

épices ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires », la séquence –BAO ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services précités, de sorte que, n’ayant aucune signification particulière pour les produits et services précités, le consommateur d’attention moyenne, ne viendra pas individualiser cette séquence dans la dénomination KOBAO. La séquence BAO sera ainsi tout autant de nature à retenir l’attention du public que l’élément d’attaque KO au sein de l’ensemble KOBAO du signe contesté. Ainsi, pour les produits et services précités, pour lesquels la séquence BAO est distinctive, les signes présentent des physionomies, des longueurs et des sonorités distinctes. En effet, le signe contesté présente un rythme en quatre temps, caractérisé par la répétition de la sonorité [o], alors que la marque antérieure comporte seulement deux syllabes, l’élément KO se caractérisant par sa sonorité très brève. En outre, le signe contesté comporte un élément figuratif en couleurs qui participe encore de l’impression d’ensemble laissée par ce signe. Ainsi, le signe contesté MISS KOBAO sera perçu, pour les produits et services précités, comme renvoyant à une femme asiatique dont le patronymique serait KOBAO. 6

Le signe figuratif contesté MISS KOBAO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MISS KO au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces

(condiments)

;

épices ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; sandwiches ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs », et de la similarité des signes au regard de ces produits et services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, pas plus que pour les autres produits et services compte tenu de l’absence de similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MISS KOBAO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; sandwiches ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 7

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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; sandwiches ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 9