PR4_DMA_OPP_3RECO

OP24-0394 Le 30/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A P a déposé, le 7 novembre 2023, la demande d’enregistrement de marque n° 5004201 portant sur la dénomination PAGANIS.

2

Le 1er février 2024, la société PAGANI S.p.A (société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PAGANI déposée le 27 octobre 2020, enregistrée sous le n° 18326745. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Vêtements imperméables; Habillement pour automobilistes; Habillement pour cyclistes; Vêtements décontractés; Vêtements de sport; Costumes; Peignoirs; Vêtements; Bandanas [foulards]; Bermudas; Bérets; Sous-vêtements; Bikinis; Bretelles; Chaussures; Chaussures de training; Bas; Chaussettes; Culottes; Chemisiers; Chemises; Chemises de nuit; Pulls sans manches; Débardeurs de sport; Vêtements de protection contre le vent; Chapeaux; Vestes décontractées; Capuchons [vêtements]; Cardigans; Ceintures [habillement]; Collants; Layettes; Maillots de bain; Costumes de mascarade; Cravates [foulards noués]; Bonnets; Bandeaux pour la tête [habillement]; Pochettes [habillement]; Sweat-shirts; Vestes; Vestes

3 de

sport; Pardessus; Blousons sportifs; Gilets [complets]; Blousons; Jupes; Tabliers [vêtements]; Gants [habillement]; Gants de ski; Manteaux de pluie; Habillement; Jeans; Jambières; Bonneterie; Maillots de sport; Chandails; Mantes; Gilets; Couches en matières textiles; Pantalons; Pantoufles; Couvre-oreilles [habillement]; Pyjamas; Chemises polos; Ponchos; Sandales; Chaussures de football; Chaussures de ski; Châles; Protecteurs de col; Pardessus; Demi-bottes; Bottes; Semelles; Crampons de chaussures de football; Talons; Tee- shirts; Empeignes; Turbans; Combinaisons [vêtements]; Uniformes; Peignoirs; Visières [coiffures]; Sabots [chaussures] ; Eaux-de-vie; Amers [liqueurs]; Apéritifs; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Cocktails; Digestifs [liqueurs et spiritueux]; Spiritueux; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Genièvre [eau-de-vie]; Grappa; Liqueurs [distillats]; Rhum; Cidre; Tequila; Vin; Vodka; Whisky ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.

Les produits suivants « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination PAGANIS, ci- dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination PAGANI, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

4 Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous deux d’une seule et unique dénomination. Visuellement, les dénominations PAGANIS du signe contesté et PAGANI de la marque antérieure sont d’une longueur proche (sept lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure), ont en commun la séquence PAGANI-, ce qui leur confère une physionomie des plus proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme syllabique identique en trois temps et partagent des sonorités similaires marquées par la séquence [pagani-]. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel « PAGANIS a pour suffixe le terme « ANIS », lequel, eu égard aux classes de produits visées, spécifiquement les boissons alcoolisées à base d’anis, est purement descriptif » ne saurait être retenu. En effet, la séquence –ANIS au sein du signe contesté ne peut être détachée que de manière purement artificielle comme le souligne la société opposante en indiquant que « le terme ANIS ne ressort pas de la demande de marque, le consommateur n’ayant pas de raison de couper la marque pour la lire PAG + ANIS. ». En tout état de cause, la similarité des signes ne ressort pas de la seule présence de cette séquence mais des ressemblances d’ensemble précitées. De plus, le déposant fait valoir que « conceptuellement, le terme « PAGA » est incontestablement différent puisqu’ il n’est autre que le diminutif du nom de famille du déposant, Monsieur A P , mais aussi et surtout le pseudonyme utilisé par ce dernier depuis plus d’une dizaine d’années dans l’exercice de son activité professionnelle ». Toutefois, cette circonstance ne peut qu’échapper au consommateur des produits en cause, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés sans prendre en compte les raisons ayant présidé au choix de leur signe. Ces dénominations diffèrent par l’ajout de la lettre S au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas suffisante pour écarter une perception visuelle et phonétique proche des dénominations PAGANIS et PAGANI qui restent dominées par la même séquence PAGANI-. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes en présence. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

5

CONCLUSION En conséquence, le signe contesté PAGANIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

6

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.