OPP24-0591 02/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MARG (société à responsabilité limitée) a déposé le 23 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5008818 portant sur la marque verbale PADO. Le 15 février 2024, la société Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) (Montres Rado S.A.) (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France RADO déposée le 25 décembre 1995, enregistrée sous le n° 647866, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « montres et mouvements de montres ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.

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En outre, les « pierres précieuses ; objets d’art en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas dépourvus de tout lien avec les produits de la marque antérieure. En effet, ces produits peuvent se retrouver sur les mêmes points de vente, à savoir des bijouteries et les premiers peuvent orner les seconds ou encore être collectionnés comme ces derniers. Ces produits sont donc faiblement similaires. En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée et les « montres et mouvements de montres » de la marque antérieure, ne possèdent pas les mêmes natures (matières premières pour les uns, produits semi-finis ou finis pour les autres), fonctions, et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (négociants en pierres précieuses et diamantaires pour les premiers, joailleries, bijouteries et horlogers pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont donc, en partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PADO. La marque antérieure porte sur le signe verbal RADO. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est compos, tout comme la marque antérieure, d’une dénomination unique. Force est de constater qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PADO de la demande contestée et RADO de la marque antérieure : même longueur ; trois lettres identiques sur quatre, placées dans le même ordre et formant la même séquence –ADO ; rythme identique et sonorités proches : [pado] / [rado], les lettres substituées (P et R) présentant en outre une physionomie proche.

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Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ces derniers. Le signe verbal PADO est donc similaire à la marque verbale antérieure RADO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits objets de l’opposition sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à des degrés divers, et les signes sont fortement similaires. La forte similarité des signes permet de compenser le moindre degré de similarité de certains des produits en cause, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques au regard d’une partie des produits contestés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale PADO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues

5 e n métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.