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OP24-1422 Le 22/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N P , a déposé, le 30 janvier 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5025724 portant sur la dénomination MALKA.

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Le 23 avril 2024, la société Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (Société de droit suisse), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque figurative de l’Union Européenne MILKA, déposée le 9 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18162850, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne MILKA, déposée le 23 décembre 2021, enregistrée sous le n° 1651714, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union Européenne MILKA, déposée le 27 janvier 2015, enregistrée sous le n° 13683214, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale française MILKA, déposée le 14 mars 2019, enregistrée sous le n° 4533843, sur le fondement du risque de confusion ;

- cette même marque n° 18162850, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.

- la marque verbale de l’Union Européenne MILKA, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le numéro n° 31369, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 18162850 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs

3 pe rtinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition porte sur les produits et services suivants: « lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Fruits conservés, séchés, cuits et en compote; Gelées comestibles; Confitures; Marmelade d’agrumes; Beurre de cacao; Produits laitiers, produits laitiers à tartiner, desserts lactés et desserts lactés réfrigérés, y compris crèmes [produits laitiers], yaourt et produits à base de yaourt, y compris boissons à base de yaourt, quark sucré, fromage cottage, tous enrobés de ou contenant du chocolat, du cacao ou aromatisés au chocolat; Lait et produits laitiers, lait en poudre, desserts et préparations pour la préparation de desserts se composant de produits laitiers, tous enrobés de ou contenant du chocolat, du cacao ou aromatisés au chocolat; Milkshakes [boissons frappées à base de lait], crèmes, crème fouettée, poudings à la crème, boissons essentiellement composées de lait, boissons à base de lait, succédanés de lait pour boissons, tous contenant du chocolat, du caco ou aromatisés au chocolat; Bagatelles; Succédanés de produits laitiers, y compris lait d’amandes, lait de soja, lait de riz, lait de coco, lait d’avoine, lait d’arachides; Yaourts et boissons à base de yaourt élaborés à partir de succédanés du lait; Desserts à base de succédanés du lait; Boissons à base de produits de succédanés de lait; En-cas à base de pomme de terre, de légumes ou de fruits; Fruits à coque grillés, séchés, salés et épicés; Pâtes à tartiner à la noisette; Purée de fruits à tartiner; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Cacao; Chocolat; Thé; Café; Boissons à base de cacao, Boissons chocolatées et à base de chocolat, Boissons à base de thé, Boissons à base de café et préparations pour l’élaboration de ces boissons; Pain et produits de boulangerie; Sucre et édulcorants naturels; Pâte à pâtisserie; Biscuits; Biscuits; Brownies; Cheesecakes [gâteaux au fromage]; Gâteaux; Gaufres; Gaufrettes; Produits de confiserie, en particulier confiserie sucrée et confiserie au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Nappages au chocolat; Sirop de chocolat; Sirop aromatisé; Confiserie glacée ou congelée; Crèmes glacées; Desserts; Desserts surgelés; Gâteaux surgelés; Pâtisserie glacée; Préparations congelées pour pâtisserie; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Desserts glacés; Produits à base de pâte; Préparations à base de céréales; Préparations pour cuisson au four; Céréales pour petit déjeuner; Crèmes glacées; Sorbets; Cornets pour crème glacée; Poudings; Mousses [sucreries]; En-cas sous forme de maïs grillé et éclaté [pop corn] et de chips de maïs; Maïs grillé et éclaté [pop corn]; En-cas à base de maïs, de riz, d’orge, de seigle ou de pâte à tarte ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants « lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; Services de restauration

4 (al imentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments relatifs à la comparaison des produits et services en présence développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présente les mêmes nature, fonction et destination que les « Confiserie glacée ou congelée ; Crèmes glacées; Desserts; Desserts surgelés; Gâteaux surgelés; Pâtisserie glacée; Préparations congelées pour pâtisserie; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Desserts glacés ; Crèmes glacées; Sorbets » de la marque antérieure qui s’entendent de différents desserts glacés, congelés ou surgelés. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, d’affirmer comme le fait la société opposante que ces produits « nécessitent d’être conservés dans des congélateurs ou des glacières rafraichies notamment par de la glace ou des glaçons » et qu’ils « se retrouvent dans les mêmes rayons spécialisés des magasins alimentaires », dès lors qu’en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. De plus, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités ne sont pas étroitement liés, les premiers étant susceptibles de multiples autres applications et les seconds n’ont pas nécessairement recours aux premiers pour leur conservation, celle-ci pouvant être réalisée en utilisant notamment des congélateurs ou des chambres froides. Ces produits ne sont donc ni complémentaires, ni similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée faisant l’objet de la présente comparaison sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination MALKA, ci- dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MILKA ci-dessous reproduit :

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Cette marque a été enregistrée en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal et la marque antérieure d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun un terme visuellement et phonétiquement proche à savoir MALKA pour le signe contesté et MILKA pour la marque antérieure (longueur identique et 4 lettres communes sur 5 dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences M/LKA). Si les signes dans leur ensemble diffèrent par la présence d’éléments figuratifs représentant une vache devant une chaine de montagnes au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme MILKA de la marque antérieure apparait distinctif au regard des produits et services visés. En outre, la présence d’éléments figuratifs et d’un cartouche mauve n’affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme MILKA par lequel la marque antérieure sera lue. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté MALKA est donc similaire à la marque figurative antérieure MILKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services suivants « lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée reconnue comme non similaire aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 1651714 Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande qui n’ont pas été déclarés identiques et similaires dans la comparaison précédente et sont l’objet d’une comparaison avec la présente marque antérieure sont les suivants : « glace à rafraîchir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Fruits séchés, conservés, cuits et cuits à la vapeur; gelées; confitures; marmelades; beurre de cacao; produits laitiers, pâtes à tartiner à base de produits laitiers, desserts à base de lait et desserts à base de lait réfrigéré, y compris crèmes (produis laitiers); yaourt et produits de yaourt, y compris boissons à base de yaourt, fromage blanc sucré, fromage cottage, le tout enrobé de chocolat ou de cacao, ou aromatisé au chocolat ou au cacao; lait et produits laitiers, lait en poudre, desserts et préparations pour desserts à base de produits laitiers, le tout enrobé de chocolat ou de cacao, ou aromatisé au chocolat ou au cacao; milk-shakes (boissons frappées à base de lait); crème de beurre; crème fraîche; crème aigre; crème à fouetter; crème fouettée; boissons, principalement à base de lait, boissons à base de lait, crème à café pour boissons, le tout aromatisé au chocolat ou au cacao; substituts de lait, y compris lait d’amandes, lait de soja, lait de riz, lait de cocos, lait d’avoine, lait d’arachides; yaourt et boissons à base de yaourt de substituts de lait; desserts à base de substituts de lait; boissons à base de substituts de lait; en-cas à base de pommes de terre, de légumes ou des fruits; fruits à coque torréfiés, déshydratés, salés et assaisonnées; pâtes à tartiner aux noisettes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux fruits à coque ; Cacao; chocolat; thé; café; boissons à base de cacao; boissons au chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de café et préparations pour la fabrication de ces boissons; pain et pâtisseries; sucre et édulcorant artificiels (produits chimiques); pâtisserie; biscuits; brownies; cheese-cakes; gâteaux; gaufres; gaufrettes; confiserie, en particulier confiserie de sucre et confiserie de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; nappages au chocolat; sirops de chocolat; sirops aromatisés; confiserie congelée et réfrigérée; crèmes glacées; desserts à base de céréales et

7 c hocolat; desserts congelés à base de céréales et chocolat; gâteaux congelés; pâtisseries congelées; préparations de boulangerie congelées; yaourt congelé; desserts réfrigérés à base de céréales et chocolat; produits à base de pâte; préparations à base de céréales, préparations de boulangerie; céréales pour le petit-déjeuner; sorbets (glaces alimentaires); cornets pour crèmes glacées; pouding; desserts sous forme de mousse (confiserie); popcorn; chips de maïs; en-cas à base de maïs, de riz, d’orge, de seigle ou sous forme de pâtisseries ; tous les produits susmentionnés également sans gluten; trifles ; pudding à la crème». En outre, pour les raisons précédemment développées dans la comparaison avec la marque antérieure n° 18162850 et auxquelles il convient de se référer, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas similaire aux « confiserie congelée et réfrigérée; crèmes glacées; desserts à base de céréales et chocolat; desserts congelés à base de céréales et chocolat; gâteaux congelés; pâtisseries congelées; préparations de boulangerie congelées; yaourt congelé; desserts réfrigérés à base de céréales et chocolat; sorbets (glaces alimentaires) » invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif MILKA, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté MALKA doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure qui ne diffère de la comparaison précédente que par la présence d’un élément figuratif aux formes rectangles irrégulières et aux extrémités plus larges. Le signe verbal contesté MALKA est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure MILKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des produits précités, et malgré la similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de la « glace à rafraîchir ». C. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 13683214 Sur la comparaison des produits et services

8 L es produits de la demande qui n’ont pas été déclarés identiques et similaires dans la comparaison précédente et sont l’objet d’une comparaison avec la présente marque antérieure sont les suivants : « glace à rafraîchir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits laitiers, En particulier desserts lactés et Desserts glacés, Y compris mousses, crèmes et Produits à base de yaourt ». En outre, pour les raisons précédemment développées dans la comparaison avec la marque antérieure n° 18162850 et auxquelles il convient de se référer, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas similaire aux « Produits laitiers, En particulier desserts lactés et Desserts glacés, Y compris mousses, crèmes et Produits à base de yaourt.) » invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination MILKA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté MALKA doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Le signe verbal contesté MALKA est donc similaire à la marque verbale antérieure MILKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des produits précités, et malgré la similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de la « glace à rafraîchir ». D. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 4533843 Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande qui n’ont pas été déclarés identiques et similaires dans la comparaison précédente et sont l’objet d’une comparaison avec la présente marque antérieure sont les suivants : « glace à rafraîchir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chocolat ; pralines ; confiseries non médicinales ; cacao, boissons à base de chocolat ; biscuits ; gâteaux ; cookies ; pâtisseries ; gaufrettes ; crèmes glacées et produits contenant de la crème-glacée ; confiseries et déserts réfrigérés et congelés ». En outre, pour les raisons précédemment développées dans la comparaison avec la marque antérieure n° 18162850 et auxquelles il convient de se référer, la « glace à rafraîchir » de la

9 de mande d’enregistrement contestée n’est pas similaire aux « Crèmes glacées et produits contenant de la crème-glacée » invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination MILKA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté MALKA doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Le signe verbal contesté MALKA est donc similaire à la marque verbale antérieure MILKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similarité des produits précités, et malgré la similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de la « glace à rafraîchir ». E. Sur la renommée de la marque antérieure n° 18162850 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MILKA n° 18162850, dès lors qu’aucune pièce de nature à établir sa renommée n’a été fournie à l’appui de l’opposition et qu’aucun argument sur ce fondement n’a été invoqué. F. Sur la renommée de la marque antérieure n° 31369 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MILKA n° 31369, dès lors qu’aucune pièce de nature à établir sa renommée, ni a n’a été fournie à l’appui de l’opposition et qu’aucun argument sur ce fondement n’a été invoqué. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté MALKA ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services « lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.