OPP 24-1778 28/10/2024 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur A J C P a déposé, le 28 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 034 215 portant sur le signe verbal LE SAINT THOMAS.

Le 21 mai 2024, la société SAINT THOMAS STUEBEL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :

— La dénomination sociale SAINT THOMAS STUEBEL, immatriculée le 6 octobre 2022 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 919 405 878 ;

— Le nom commercial SAINT THOMAS STUEBEL ;

— L’enseigne S’THOMAS STUEBEL ; 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- Le nom commercial S’THOMAS STUEBEL.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Le 27 août 2024, la société opposante a présenté une pièce complémentaire. Toutefois, cette ayant été présentée après la fin de la phase d’instruction, elle ne peut être prise en considération dans la présente procédure, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A. Sur le risque de confusion avec la dénomination sociale SAINT THOMAS STUEBEL

Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

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En outre, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. En effet, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée » (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).

1) Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale

La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale SAINT THOMAS STUEBEL, les activités suivantes : « Activité de restauration traditionnelle, réception ou manifestation d’évènements ». La société opposante joint à son exposé des moyens :

• Un extrait Kbis de la société SAINT THOMAS STUEBEL à jour au 22 novembre 2023, attestant d’une immatriculation (pièce n°1) ;

• Un extrait du site infogreffe.fr attestant de l’immatriculation le 22 mai 1997 de l’activité de Monsieur T D , qui a cédé son fonds de commerce à la société opposante, sous le nom commercial et la dénomination sociale RESTAURANT S’THOMAS STUEBEL (pièce n° 2) ;

• Des articles et extraits de sites internet référençant le restaurant SAINT THOMAS STUEBEL / S’THOMAS STUEBEL (pièce n° 3) ;

• Un article « S’THOMAS STUEBEL « Strasbourg : Thierry et sa winstub » », extrait du Blog de G P « Les pieds dans le plat », du 3 août 2012 (pièce n° 4) ;

• Le contrat de cession de fonds de commerce de restaurant connu sous le nom commercial « S’THOMAS STUEBEL », entre Monsieur T D et la société SAINT THOMAS STUEBEL, en date du 14 septembre 2022 (pièce n° 5) ;

• Un extrait Kbis de la société LE SAINT THOMAS à jour au 21 avril 2024 (pièce n° 6) ;

• Une photographie d’une devanture annonçant l’ouverture prochaine du restaurant « Le Saint Thomas » (pièce n° 7) ;

• La lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la société SAINT THOMAS STUEBEL à la société LE SAINT THOMAS le 21 mars 2024 (pièce n° 8) ;

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• Une photographie de l’enseigne « Le Saint Thomas » après son ouverture, une photographie du menu et une capture écran des résultats Google de la recherche « le saint thomas » (pièce n° 9) ;

• Un extrait du site pagesjaunes.fr faisant apparaitre une photographie de l’enseigne S’THOMAS STUEBEL (pièce n° 10) ;

• Les statuts de la société SAINT THOMAS STUEBEL, mis à jour par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2023 (pièce n° 11) ;

• Une facture de l’hebdomadaire régional « l’ami hebdo » pour la publication officielle de la constitution de la SARL SAINT THOMAS STUEBEL en date du 17 juillet 2022, un récépissé de déclaration de création d’entreprise au centre de formalités des entreprises au nom de SAINT THOMAS STUEBEL, une note d’honoraires d’une société d’expertise comptable du 17 octobre 2022, une carte de visite du restaurant S’Thomas Stuebel, un avis de TVA de novembre 2022 adressé à la SARL SAINT THOMAS STUEBEL (pièce n° 12) ;

• Des factures de fournisseurs de la société opposante du mois d’octobre 2022 au mois de décembre 2023 (viandes, fruits et légumes, vins, matériel de cuisine) (pièce n° 13) ;

• Une facture datée du 21 décembre 2023 pour l’organisation d’une réception de mariage adressée par la société SAINT THOMAS STUEBEL (pièce n° 14) ;

• Les comptes annuels de la SARL SAINT THOMAS STUEBEL portant sur l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 (pièce n°15).

Il apparaît, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société SAINT THOMAS STUEBEL exerce une « Activité de restauration traditionnelle, réception ou manifestation d’évènements », ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale SAINT THOMAS STUEBEL à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Activité de restauration traditionnelle, réception ou manifestation d’évènements ».

2) Sur le risque de confusion

Sur la comparaison des services et activités L’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ».

Comme précédemment démontré, la dénomination sociale SAINT THOMAS STUEBEL est exploitée pour les activités suivantes : « Activité de restauration traditionnelle, réception ou manifestation d’évènements ». 4

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Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à tout le moins similaires et similaires aux activités exercées précitées par la société opposante sous la dénomination sociale antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE SAINT THOMAS, ci- dessous reproduit :

La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe verbal SAINT THOMAS STUEBEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la dénomination antérieure sont composés de trois éléments verbaux.

Les signes ont en commun l’expression SAINT THOMAS ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

Ils diffèrent par la présence de l’article LE dans le signe contesté et du terme STUEBEL dans la dénomination sociale antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

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En effet, les termes SAINT THOMAS apparaissent distinctifs au regard des services et activités concernées.

En outre, l’article LE, au sein du signe contesté, se rapporte directement aux termes SAINT THOMAS qui le suivent.

De même, les termes SAINT THOMAS présentent un caractère dominant au sein de la dénomination antérieure en raison de leur position d’attaque et leur longueur par rapport au terme STUEBEL qui les suit. A son égard, la société opposante fait valoir également qu’elle renvoie à la notion de restaurant ce que ne conteste pas le déposant.

Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté LE SAINT THOMAS est donc similaire à la dénomination antérieure SAINT THOMAS STUEBEL, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité, à tout le moins de la similarité, et de la similarité des services et activités en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et activités précités.

B. Sur le fondement du nom commercial SAINT THOMAS STUEBEL

La société opposante invoque par ailleurs une atteinte à son nom commercial SAINT THOMAS STUEBEL.

Il convient de noter que les services de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux activités de la dénomination antérieure précédemment étudiée.

En outre, pour les raisons développées dans la partie A. et auxquelles il convient de se référer, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de cet autre droit, le signe contesté apparaît également similaire au nom commercial invoqué.

C. Sur le fondement de l’enseigne S’THOMAS STUEBEL

La société opposante invoque par ailleurs une atteinte à son enseigne S’THOMAS STUEBEL.

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Il convient de noter que les services de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux activités de la dénomination antérieure précédemment étudiée.

En outre, pour les raisons développées dans la partie A. et auxquelles il convient de se référer, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de cet autre droit, le signe contesté apparaît également similaire à l’enseigne invoquée.

D. Sur le fondement du nom commercial S’THOMAS STUEBEL

La société opposante invoque par ailleurs une atteinte à son nom commercial S’THOMAS STUEBEL.

Il convient de noter que les services de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux activités de la dénomination antérieure précédemment étudiée.

En outre, pour les raisons développées dans la partie A. et auxquelles il convient de se référer, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de cet autre droit, le signe contesté apparaît également similaire au nom commercial invoqué.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal LE SAINT THOMAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

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