OP24-1828 17/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G G a déposé le 6 mars 2024 la demande d’enregistrement n° 5036148 portant sur le signe verbal TONUS ENERGY. Le 27 mai 2024, la société COLACEM S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne ENERGY, déposée le 15 juin 2010, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 009175829, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Ciments et liants hydrauliques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; panneaux acoustiques non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

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À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et sont extérieurs à la présente procédure et inopérants les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des titulaires et notamment au fait qu’il « exploite une activité de services et non de vente de produits ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des signes en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. En revanche, contrairement à ce qu’indique l’opposante, les « constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de structures préfabriquées mobiles ou fixes, ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « Ciments et liants hydrauliques » de la marque antérieure, lesquels désignent des matériaux pulvérulents, utilisés dans les travaux de construction pour lier ou consolider des éléments. Si les premiers correspondent à des constructions et monuments et de parties de constructions et ciblent principalement les professionnels du bâtiment et les entreprises spécialisées dans l’aménagement urbain ou la construction, les seconds, quant à eux, désignent des composants de base nécessaires à la fabrication ou à la solidité des ouvrages de construction et s’adressent à une clientèle plus large, comprenant non seulement les professionnels du bâtiment et des travaux publics, mais aussi les particuliers réalisant des travaux de bricolage. Ainsi, bien que ces deux catégories de produits appartiennent au secteur très large de la construction, elles répondent à des besoins distincts et s’adressent à des segments de clientèle différents. Ces produits ne sont donc pas similaires. Aussi, les « vitraux » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de panneaux de verre décoratifs, ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les produits susvisés de la marque antérieure qui n’ont pas de vocation artistique ou décorative. Ils s’adressent également à des clientèles différentes, les « vitraux » intéressant les architectes et décorateurs d’intérieur, les institutions religieuses, les collectivités et institutions publiques, les artisans verriers et restaurateurs, ou encore les collectionneurs et amateurs d’art. Ils ne sont donc pas similaires. Enfin, les « objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Ciments et liants hydrauliques » de la marque antérieure, lesquels ne sont pas, à l’évidence, exclusivement affectés à la fabrication, la réalisation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TONUS ENERGY. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ENERGY, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Les signes ont en commun le terme identique ENERGY, seule dénomination verbale de la demande d’enregistrement contestée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme TONUS au sein du signe contesté, ainsi que par la présentation et les éléments figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune ENERGY apparaît distinctive dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, seuls à prendre en considération, ni n’en désigne une caractéristique précise. À cet égard, est sans incidence l’argumentation du déposant selon laquelle « dans la marque TONUS ENERGY […] le terme ENERGY est ici descriptif, dans la mesure où la société TONUS ENERGY exerce dans le domaine des énergies renouvelables », le bien-fondé d’une opposition s’appréciant uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment des activités effectivement exercées et d’autres droits existants. De même, si le déposant fait valoir qu’il existe d’autres marques proches « Toutes utilisées dans le secteur de l’énergie », outre que l’utilisation concrète des signes est extérieure à la

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présente procédure, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. De plus, si le terme TONUS y est situé en attaque, il ne vient toutefois pas altérer le caractère perceptible de la dénomination ENERGY qui le suit, d’autant que, comme le fait valoir l’opposante, ces éléments véhiculent la même idée – le nom ENERGY étant « précédé d’un terme dont le contenu sémantique renvoie rigoureusement à la même évocation (TONUS présentant une certaine synonymie avec ENERGY) ». En outre, la présentation et la présence d’éléments graphiques et figuratifs au sein de la marque antérieure ne sauraient remettre en cause le caractère essentiel de la dénomination verbale ENERGY par laquelle le signe sera lu et prononcé, n’altérant, qui plus est, nullement son caractère immédiatement perceptible. De surcroît, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « Il a […] été déposé, séparément, un logo qui accompagne tous les documents de communication de la société TONUS ENERGY, sous le numéro 5056256 qui ne présente aucune similitude avec l’élément graphique de “ENERGY” », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer seulement au regard de la marque antérieure et de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants ou de l’exploitation du signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TONUS ENERGY est donc similaire à la marque figurative antérieure ENERGY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TONUS ENERGY ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; panneaux acoustiques non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.