NL 23-0270 11/09/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 20 décembre 2023, la société TRAOU MAD, société par actions simplifiée (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0270 contre la marque verbale n°23/ 4968198 déposée le 9 juin 2023, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur L F est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-38 du 22 septembre 2023.

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ».

3. Le demandeur a invoqué un motif absolu de nullité, à savoir : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples envoyés aux différentes adresses connues de l’Institut ainsi que par courriel.

6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 4 janvier 2024, et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.

8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse aux observations du demandeur dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 27 juin 2024.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur relève, notamment, que :

— A la date du dépôt de la marque litigieuse, le 9 juin 2023, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de la volonté du demandeur de déposer et d’exploiter le signe « LES PONTAVIENES » dès lors qu’ils étaient « liés par une relation contractuelle » ;

— En sa qualité de consultant, le titulaire de la marque contestée a été convié à participer à plusieurs réunions de réflexion avec les équipes du demandeur. A l’occasion de ces réunions où il était présent ou en a reçu le compte-rendu, la question du nom du labo boutique a été abordée ;

— Les 17 et 26 mai 2023, se sont tenues des réunions officialisant le nom LES PONTAVIENNES, dont un compte-rendu a été envoyé au titulaire de la marque contestée ;

— Le dépôt litigieux « a été effectué dans l’intention de nuire, de priver illégitimement la société TRAOU MAD d’un signe nécessaire à son activité », ainsi que « pour tenter d’obtenir un accord financier et de monnayer le nom auprès du Demandeur » ;

2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270
- Le titulaire de la marque contestée ne peut opposer qu’il s’estimait propriétaire du signe LES PONTAVIENES puisqu’il ressort de l’article 6.2 du contrat conclu entre les parties que : « Le Consultant donne tous pouvoirs et droits et autorise expressément TRAOU MAD à effectuer ou à faire effectuer, tout dépôt de propriété industrielle qu’elle jugera opportun auprès de tout organisme – tant en France qu’à l’étranger – ayant pour objet de protéger les Réalisations, tels que marques, dessins et modèles et/ou brevets, étant entendu que la SAS TRAOU MAD dispose de la pleine et entière propriété des droits y afférents » ;

— Le titulaire de la marque contestée n’a jamais eu l’intention d’exploiter le signe litigieux.

Le demandeur en conclut que la mauvaise foi est caractérisée.

Enfin, le demandeur sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés et joint une facture de 3 600 euros.

A l’appui de l’exposé des moyens, le demandeur a notamment transmis les éléments suivants :

• Annexe 1 : organigramme présentant les liens entre la société TRAOU MAD et la société GALAPAGOS GOURMET ; • Annexe 3 : contrat entre le demandeur et la société LFM CONSULTING (dont le titulaire de la marque contestée est le représentant) en date du 13/02/2023 ; • Annexe 4 : échanges de mail entre C Cde la société GALAPAGOS GOURMET et le titulaire de la marque contestée, en date du 7, 12 et 13 avril 2023 ; • Annexe 5 : emails de C C à un certain nombre de personnes dont le titulaire de la marque contestée en date du 27 avril et 5 mai 2023 ; • Annexe 6 : rapport de recherche d’antériorités exécutée par INLEX et portant sur les signes « LES PONTAVENES » ou « LES PONTAVIENNES » en date du 15 mai 2023 ; • Annexe 7 : emails de C C à un certain nombre de personnes dont le titulaire de la marque contestée en date du 27 avril, du 5 et 17 mai 2023 ; • Annexe 8 : emails de C C à un certain nombre de personnes dont le titulaire de la marque contestée en date du 27 avril, du 5, 17 et 26 mai 2023 ; • Annexe 12 : email du titulaire de la marque contestée à A T et C C de la société GALAPAGOS en date du 17/07/2023.

3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270 10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur réitère ses précédents arguments et demandes et relève que :

— Le titulaire de la marque contestée soutient qu’il a conçu le signe contesté, mais ne fournit à cet égard qu’un email daté du 9 juin 2023 ;

— Il n’entrait pas dans les missions du titulaire de la marque contestée de créer et de déposer le nom du labo boutique comme cela ressort du contrat dans ses articles 1 et 2 ;

— Le titulaire de la marque contestée n’était en charge que d’élaborer des recettes de cuisine et que s’il a pu participer aux réunions autour du projet et émettre son point de vue, cela ne lui donnait pas le droit d’outrepasser l’objet de sa mission ;

— Le contrat prévoit la cession de l’ensemble des créations pouvant résulter de la collaboration comme cela ressort de son article 6.2 ;

— Il ressort de l’ensemble des emails destinés notamment au titulaire de la marque contestée que l’intention du demandeur était bien de déposer et d’utiliser le nom LES PONTAVIENES à titre de marque ;

— Le fait d’envisager un droit d’usage ou une licence auprès du demandeur prouve que le dépôt effectué par le titulaire de la marque contestée n’a été fait que dans une logique de monnayer ce dépôt.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

11. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée relève que :

— Il a conçu le nom PONTAVIENNES / PONTAVIENES de sorte que le demandeur ne peut revendiquer un quelconque droit sur cette marque en l’absence de cession à son profit ;

— La clause de propriété intellectuelle du contrat (article 6) ne prévoit aucun droit sur le dépôt d’une marque ou un droit de priorité au profit de la société TRAOU MAD ;

— La clause de non-concurrence du contrat (article 9) ne lui interdit pas de déposer une marque ;

— Le demandeur ne démontre pas avoir eu l’intention de déposer une marque ni ne démontre avoir informé le titulaire de la marque contestée de cette intention ;

— L’email du 17 juillet 2023 ne constitue pas la preuve que le titulaire de la marque contestée réclame une contrepartie financière à la concession du droit d’usage ;

— L’accord financier dont il est question dans cet email se réfère à l’exécution du contrat de consultant dans son ensemble ;

— Le nom PONTAVIENES n’est pas nécessaire à la commercialisation des créations du demandeur.

4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270 Enfin, le titulaire de la marque contestée demande que les frais exposés soient mis à la charge de la société demanderesse à savoir la somme de 1 100 euros.

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a notamment transmis les éléments suivants :

• Annexe CAJ 02 : échanges d’emails entre A B R de l’agence Rosanera et C F de la société LOC MARIA, datés de juin 2023 et portant sur un logo LES PONTAVIENES.

II.- DECISION

1. Sur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

13. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […]

11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond 15. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

16. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

17. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270 18. A cet égard, la jurisprudence a pu préciser que la mauvaise foi de l’auteur du dépôt, qui doit s’apprécier à la date du dépôt, implique la conscience de porter une atteinte illégitime aux intérêts ou aux droits d’autrui ; que cela ne suppose pas la justification de droits antérieurs de l’auteur de cette action sur la marque litigieuse, mais seulement la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, que notamment, l’usage effectif de ce signe n’est pas une condition nécessaire au bien-fondé de cette action si le dépôt a été effectué dans l’intention d’empêcher ou de gêner l’exercice d’une activité qui n’est encore au stade d’un projet en privant l’exploitant du signe nécessaire à cette activité » (CA Nancy, 1re ch. civ., 15 avril 2014, n°13/00835).

19. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

20. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

pour désigner différents produits alimentaires.

Et que le demandeur, qui commercialise des biscuits, des biscottes et des pâtisseries, revendique un projet antérieur au dépôt de la marque contestée : un concept de labo-boutique identifié sous le signe identique LES PONTAVIENES, qu’il avait l’intention de déposer.

 Sur la connaissance de l’intention d’usage et de dépôt du signe par le demandeur

21. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 juin 2023. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance du nom retenu pour ce projet, et de l’intention du demandeur de le déposer.

22. A ce titre, le demandeur relève :

• qu’à la date du dépôt de la marque litigieuse, le 9 juin 2023, le titulaire de la marque contestée et lui étaient « liés par une relation contractuelle ». Il précise que, par ce contrat signé le 13 février 2023, il confiait au titulaire de la marque contestée, en sa qualité de pâtissier, « une mission de consultant (…) dont l’objet était de contribuer à la création d’un nouveau concept de labo boutique développé, financé et exploité exclusivement par la société TRAOU MAD » ; • qu’en sa qualité de consultant, le titulaire de la marque contestée « a été convié à participer à différentes réunions de réflexion et de mise en place opérationnelle avec les équipes de la société TRAOU MAD en charge du projet ». Il précise qu’à l’occasion de ces réunions lesquelles se sont tenues au mois d’avril et mai 2023 et auxquelles le titulaire de la marque contestée était présent et/ou a reçu compte rendu par emails, a notamment été abordée la question du nom donné au concept de labo boutique créé par la société TRAOU MAD ; • qu’il a sollicité les services du cabinet de propriété intellectuelle MIIP pour conduire une recherche d’antériorités sur les signes envisagés, à savoir LES PONTAVIENNES et LES PONTAVENNES ; • que le cabinet MIIP a rendu son rapport de recherche le 15 mai 2023 ; • que le 17 mai 2023, s’est tenue une réunion officialisant le nom LES PONTAVIENNES, 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270 réunion dont le compte-rendu a été envoyé ce même jour à plusieurs personnes dont le titulaire de la marque contestée ; • que le 26 mai 2023, s’est tenue une réunion officialisant le nom modifié LES PONTAVIENES, réunion dont le compte-rendu a été envoyé ce même jour à plusieurs personnes dont le titulaire de la marque contestée.

Il en conclut qu’au jour du dépôt de la marque litigieuse, le titulaire de la marque contestée « avait parfaitement connaissance de la volonté du demandeur de déposer et d’exploiter le signe LES PONTAVIENES pour identifier les produits proposés dans le labo boutique ».

23. De son côté, le titulaire de la marque contestée relève que le demandeur ne démontre pas l’avoir informé « d’une intention claire de déposer le nom « Les Pontaviènes » en tant que marque ».

24. En l’espèce, il ressort des éléments précités que le 13 février 2023, le demandeur et la société LFM CONSULTING, représentée par le titulaire de la marque contestée ont signé un contrat de consultant (annexe 3). Le préambule de ce contrat précise que le demandeur « a souhaité faire appel aux services de L F [le titulaire de la marque contestée] afin qu’il puisse contribuer, à la création d’un nouveau concept de labo boutique ».

Il ressort de l’article 5 du contrat que celui-ci « est conclu pour une durée indéterminée ».

Ainsi, il ressort des éléments précités, qu’à la date du dépôt de la marque litigieuse, le 9 juin 2023, le titulaire de la marque contestée et le demandeur étaient effectivement liés par une relation contractuelle, ce qui, du reste, n’est pas contesté par le titulaire de la marque litigieuse.

25. Il ressort également de ces éléments, qu’en sa qualité de consultant, le titulaire de la marque contestée a reçu plusieurs emails entre avril et mai 2023 de la part de la société GALAPAGOS GOURMET laquelle est reliée au demandeur comme en atteste l’organigramme fourni en annexe 1.

Ces emails consistent en des comptes-rendus de réunions portant sur l’avancement du labo boutique créé et développé par le demandeur. Si le titulaire de la marque contestée n’a pas été présent physiquement lors de ces réunions, il en a néanmoins reçu les comptes-rendus puisqu’il figure parmi les destinataires de ces emails.

Il ressort ainsi :

— de l’email du 5 mai 2023 (annexe 5) qu’un dépôt de nom était envisagé pour le 15 mai. En effet, cet email indique : « Retour sur le dépôt du nom pour le 15/05 (C) ». Cette phrase, même si elle est concise, laisse supposer, sans trop d’ambigüité que le demandeur projetait de déposer un nom, à titre de marque.

— de l’email du 17 mai 2023 (annexe 7) que le nom LES PONTAVIENNES était envisagé. En effet, cet email indique : « Nom confirmé : LES PONTAVIENNES ».

— de l’email du 26 mai 2023 (annexe 8) que c’est le nom LES PONTAVIENES – avec un seul N – qui était retenu. En effet, cet email indique : « Nom confirmé (ça ne changera plus !) : LES PONTAVIENES ».

— de l’email du 13 avril 2023 du titulaire de la marque contestée à C C (annexe 4) que celui- ci savait manifestement que les noms PONTAVENNES ou PONTAVIENNES étaient envisagés. En effet, dans cet email, le titulaire de la marque contestée indique : « Bonjour déjà pontavennes il faudrait commencer à se renseigner à l’inpi c’est pour cela que j’avais proposé pontaviennes qui ne resteras qu’à déposer comme marque ». 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270

26. Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments précités que le titulaire de la marque contestée avait manifestement connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse, que le demandeur envisageait d’utiliser le signe LES PONTAVIENES dans le cadre de son labo boutique.

27. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que le demandeur ne démontre pas l’avoir informé « d’une intention claire de déposer le nom « Les Pontaviènes » en tant que marque ».

Néanmoins, il ressort de l’email du 5 mai 2023, en particulier de la mention « Retour sur le dépôt du nom pour le 15/05 », combiné avec les emails du 17 et 26 mai 2023 au sein desquels les noms LES PONTAVIENNES puis LES PONTAVIENES ont été cités, que le titulaire de la marque contestée pouvait raisonnablement avoir connaissance que le demandeur envisageait de déposer le signe LES PONTAVIENES à titre de marque.

28. En tout état de cause, le titulaire de la marque contestée admet lui-même dans ses observations en réponse, sa connaissance de l’intention du demandeur d’utiliser le signe dans le cadre de son projet d’’activité (page 6).

29. Ainsi, il y a lieu de relever que le déposant avait bien connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, que le demandeur projetait d’utiliser le signe « LES PONTAVIENES» dans le cadre de son activité.

 L’intention du titulaire de la marque contestée

30. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise », ou en l’occurrence à l’intention d’utiliser, « un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

31. Notamment la jurisprudence a reconnu frauduleux des dépôts de marques effectués dans l’intention de les monnayer ultérieurement (TGI Paris 10 janvier 2012 n°11/05257 ; TGI Paris 26 mai 2016 n° 15/03075).

32. A ce titre, le demandeur :

• Soutient que le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de le nuire, de le priver illégitimement d’un signe nécessaire à son activité ; • Soutient que le titulaire de la marque contestée a déposé le signe litigieux « pour tenter d’obtenir un accord financier et de monnayer le nom auprès du Demandeur » ; • Fournit, à l’appui de son argumentation, un email du titulaire de la marque contestée adressé à A T et C C de la société Galapagos Gourmet daté du 17 juillet 2023 (annexe 12) dans lequel le titulaire de la marque contestée « les menace directement de leur opposer le dépôt qu’il a effectué de la marque LES PONTAVIENES » et sollicite une contrepartie financière ; • Relève que le titulaire de la marque contestée a déposé « une opposition à l’encontre de la demande de marque LES PONTAVIENES n°4978288 régulièrement et légitimement déposée le 18 juillet 2023 par la société TRAOU MAD SAS » ;

8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270 • Soutient que le titulaire de la marque contestée n’a jamais eu l’intention d’exploiter la marque contestée.

33. De son côté, le titulaire de la marque contestée relève que :

• Le terme « LES PONTAVIENES » a été conçu par lui-même ; • Le contrat du 13 février 2023 ne comporte aucune cession du nom « LES PONTAVIENES » au profit du demandeur ; • Il a pu légitimement procéder au dépôt de cette marque LES PONTAVIENES afin d’obtenir la protection de la marque, lui conférant un monopole et lui permettant d’interdire l’usage de cette marque par tout tiers ; • L’opposition qu’il a formée à l’encontre du signe « LES PONTAVIENES » « a été formée judicieusement, afin de conserver le monopole sur la marque qu’il a lui-même créé » ; • L’email du 17 juillet 2023 fourni par le demandeur ne constitue pas une preuve qu’il « réclame une contrepartie financière à la concession du droit d’usage », bien plus, l’accord financier auquel il est fait référence dans cet email « se réfère à l’exécution du contrat de consultant dans son ensemble ».

34. En l’espèce, le dépôt litigieux porte sur un signe identique à celui retenu par le demandeur à savoir LES PONTAVIENES, comme cela ressort des emails datés de mai 2023 (annexes 7 et 8) et désigne des produits relevant du domaine alimentaire pour partie identiques et similaires à ceux exploités par le demandeur dans le cadre de ses activités de biscuitier.

35. En outre, il convient de relever que le dépôt de la marque contesté est concomitant aux relations contractuelles existantes entre les parties, le titulaire de la marque contestée ayant déposé la marque litigieuse après avoir pris connaissance que le demandeur retenait le nom LES PONTAVIENES dans le cadre de son activité.

36. Il y a lieu de tenir compte de ce contexte contractuel afin d’apprécier l’intention du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt.

37. Au surplus, le titulaire de la marque contestée a formulé, dans son email du 17 juillet 2023 (annexe 12) qu’il souhaitait « trouver un accord financier pour régulariser la situation ». A cet égard, il ne saurait valablement soutenir que l’accord financier auquel il est fait référence se rapporte à l’exécution du contrat de consultant dans son ensemble. En effet, les propos précités du titulaire de la marque contestée révèlent bien une intention de monnayer la marque contestée ou du moins l’attente d’une proposition financière.

38. L’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel il a conçu le nom de marque LES PONTAVIENES, ne saurait par ailleurs être retenu.

En effet, à cet égard, il ne fournit qu’un seul email daté du 9 juin 2023 d’A B R à C F, sans préciser qui sont ces personnes et leur implication dans le contexte en cause et dans lequel on peut lire : « Je crois que L l’avait écrit avec deux N quand il a fait émerger le nom mais nous avons mis un accent et un seul « N » pour que ce soit plus court ».

Ces éléments sont ainsi insuffisants à démontrer que le titulaire de la marque contestée est à l’origine du nom définitif LES PONTAVIENES.

39. En tout état de cause, à supposer même qu’il ait effectivement conçu ce nom, le titulaire de la marque contestée ne saurait valablement soutenir que le contrat ne réserve pas au demandeur « un droit exclusif, ou un droit de priorité, sur le dépôt d’une marque conçu par le consultant » puisqu’il ressort expressément de l’article 4 que le titulaire de la marque contestée cède au demandeur les « droits de propriété intellectuelle y afférents conformément à l’article 6 ci- après », lequel article 6.2.3 précise que le demandeur dispose du droit de déposer tout titre de 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270 propriété industrielle tels que des marques sur lesquelles il « dispose de la pleine et entière propriété des droits y afférents ».

A cet égard, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le Directeur de l’INPI devrait se déclarer incompétent pour se prononcer sur le contrat ; en effet, si l’interprétation d’un contrat de relève pas de la compétence de l’INPI, ce dernier est en mesure de tenir compte de clauses contractuelles lorsqu’elles sont explicites, comme c’est le cas en l’espèce.

Or, l’article 4 du contrat passé entre le demandeur et le titulaire de la marque contestée (annexe 3) précise que : « En contrepartie de l’exécution des Prestations, de la contribution du Consultant à la réalisation des Recettes qui seront exploitées en exclusivité par TRAOU MAD [le demandeur], et de la cession par le Consultant – en tant que de besoin eu égard à la nature des contributions du Consultant – à TRAOU MAD, de la propriété matérielle des Recettes ainsi que des droits de propriété intellectuelle y afférents conformément à l’Article 6 ci-après (…) ».

Il ressort en outre de l’article 6.2.3 de ce contrat que le titulaire de la marque contestée « donne tous pouvoirs et droits et autorise expressément TRAOU MAD [le demandeur] à effectuer ou à faire effectuer, tout dépôt de propriété industrielle qu’elle jugera opportun auprès de tout organisme – tant en France qu’à l’étranger – ayant pour objet de protéger les Réalisations, tels que marques, dessins et modèles et/ou brevets, étant entendu que la SAS TRAOU MAD dispose de la pleine et entière propriété des droits y afférents ».

A cet égard, le titulaire de la marque contestée ne saurait soutenir que « la définition des « Réalisations » du contrat ne s’étend pas à une telle création [du nom de marque], et, qu’en conséquence, le nom de la marque litigieuse ne fait pas partie des obligations contractuelles des parties » puisque l’article 6.2.3 définit expressément les « Réalisations » comme les « marques, dessins et modèles et/ou brevets ».

40. Ainsi, quand bien même le titulaire de la marque contestée serait le créateur du nom LES PONTAVIENES comme il le soutient, cette circonstance ne saurait pour autant légitimer le dépôt à son propre compte de la marque en cause, au détriment du demandeur, et dont l’effet attendu est manifestement d’entraver l’activité commerciale du demandeur.

41. A cet égard, l’opposition formée le 3 octobre 2023 par le titulaire de la marque contestée à l’encontre de la demande d’enregistrement LES PONTAVIENES n° 4 978 288 déposée par la société TRAOU MAD S.A.S le 18 juillet 2023, laquelle est actuellement pendante auprès de l’INPI sous la référence OP23-3699, vient conforter l’intention du titulaire de la marque contestée de priver le demandeur d’un signe nécessaire à son activité.

En effet, si l’intention malhonnête doit être caractérisée au jour du dépôt de la marque contestée, les éléments de preuves antérieurs comme postérieurs à l’acte de dépôt peuvent contribuer à l’établir, en apportant des précisions notamment sur la situation existant entre les parties avant ce dépôt ou sur l’usage ultérieur qui a été fait du signe. A cet égard, la jurisprudence a pu considérer que « l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt » (Cass. com. du 3 février 2015, BATEAUX MOUCHES, n°13-18.025).

42. Dans ces conditions, il ressort des éléments précités que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant d’un signe qu’il avait l’intention d’utiliser et même de déposer.

10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270 43. En particulier, au vu de la chronologie des évènements, des relations contractuelles entre les parties, de la teneur du contrat les liant et de l’email daté du 17 juillet 2023 dans lequel le titulaire de la marque contestée réclame une contrepartie financière, le dépôt peut être considéré comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires, et du devoir de loyauté du titulaire de la marque contestée envers son partenaire commercial.

44. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.

45. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement.

3. Sur la répartition des frais 46. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

47. L’arrêté du 4 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance » (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 48. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais exposés par la partie perdante.

49. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue justifiée pour l’intégralité des produits initialement visés.

50. Par ailleurs, outre que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée a été caractérisée, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique représentée par un mandataire, a présenté un jeu d’observations écrites auquel le demandeur, personne morale représentée par un mandataire, a répondu une fois.

51. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0270 PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL23-0270 est reconnue justifiée.

Article 2 : La marque n° 23/ 4968198 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.

Article 3: La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur L F au titre des frais exposés.

12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI