NL23-0250 24/05/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0250 I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 23 novembre 2023, la société par actions simplifiée EMETI (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 23-0250 contre la marque verbale n°23/4965529 déposée le 31 mai 2023 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée TUCOENERGIE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2023-38 du 22 septembre 2023. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 4 : combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; Classe 37 : Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); installation, entretien et réparation de machines; Classe 39 : distribution d’électricité; Classe 40 : production d’énergie; Classe 42 : recherches technologiques; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française n°23/4941164, déposée le 28 février 2023, portant sur le signe verbal SOLARBOX, dont il indique en être devenu titulaire par suite d’une transmission de propriété dument inscrite au registre national des marques. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par deux courriers simples envoyés à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque et à l’adresse d’un établissement secondaire. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 12 décembre 2023 et reçue le 12 décembre 2023, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0250 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse dans le délai imparti auquel le demandeur n’a pas répondu. 8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 14 mars 2024. Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque un risque de confusion entre les marques en cause, lequel résulte de l’identité et de la similarité des produits et services et de l’identité des signes. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 10. D ans ses premières et uniques observations en réponse , le titulaire de la marque contestée sollicite « l’irrecevabilité de la demande adverse de nullité sur le fondement de l’article L716- 2-3 du Code de la propriété intellectuelle au motif que [le demandeur] n’a pas fait un usage sérieux de sa marque SOLARBOX depuis qu’[il] l’a déposée ». II.- DECISION A- S ur l’irrecevabilité soulevée par le titulaire de la marque contestée 11. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la présente demande en nullité, au motif que le demandeur n’aurait pas fait un usage sérieux de la marque antérieure invoquée. 12. Aux termes de l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». 13. L’article R. 716-3 alinéa 2 du code précité dispose quant à lui que « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0250 leurs prétentions. (…) ». 14. En l’espèce, outre le fait qu’il ne ressort pas des observations du titulaire de la marque contestée qu’il ait fait une demande expresse de preuve d’usage de la marque antérieure, celui-ci se contentant d’affirmer que le demandeur « n’a pas fait un usage sérieux de sa marque SOLARBOX depuis qu’[il] l’a déposée », il ressort des éléments apportés au dossier que l’enregistrement de la marque antérieure a été publié au BOPI 2023-24 du 16 juin 2023, en sorte qu’au jour de la présente demande en nullité, le 23 novembre 2023, la marque antérieure était enregistrée depuis moins de cinq ans. 15. Il s’ensuit que l’argument du titulaire de la marque contestée ne saurait être appréhendé comme une demande expresse de preuve d’usage au sens des dispositions précitées et qu’en tout état de cause, une telle demande serait irrecevable, la marque antérieure n’étant pas enregistrée depuis plus de cinq ans. 16. En conséquence, la demande d’irrecevabilité soulevée par le titulaire de la marque contestée est rejetée. B- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 17. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 18. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 19. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le risque de confusion 20. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale n°23/4965529 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure n°23/4941164. 21. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 22. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0250 services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 23. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 24. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage; Appareils et instruments scientifiques; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); installation, entretien et réparation de machines; distribution d’électricité; production d’énergie; recherches technologiques; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ». 25. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Énergie électrique produite à partir de sources renouvelables ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Ensembles de panneaux solaires pour la production d’électricité ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; travaux de couverture de toits ; installation, entretien et réparation de machines ; Distribution d’énergie renouvelable ; Production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables ; Production d’électricité à partir de l’énergie solaire ; Production d’énergie par des centrales électriques ; Services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel ; Conception et développement de systèmes photovoltaïques ». 26. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); installation, entretien et réparation de machines; distribution d’électricité; production d’énergie; recherches technologiques; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie » de la marque contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres similaires , aux produits et services invoqués de la marque antérieure, les « appareils et instruments scientifiques » apparaissant quant à eux faiblement similaires à certains des produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. b. Sur les signes 27. La marque contestée porte sur la dénomination reproduite ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0250 28. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : 29. Le demandeur invoque l’identité des signes en présence. 30. La reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 31. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté SOLARBOX constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure SOLARBOX. c. Autres facteurs pertinents 32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 33. En l’espèce, les produits et services en cause s’adressent aussi bien au grand public doté d’un degré d’attention normal qu’à un public de professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. 34. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 35. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure SOLARBOX, n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 36. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 37. En l’espèce, la faible similarité entre certains produits de la marque contestée et les produits invoqués de la marque antérieure se trouve largement compensée par l’identité des signes en présence. 38. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par l’identité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 39. A cet égard, le fait que les produits et services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public de référence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0250 40. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services visés par la demande en nullité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0250 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°23/4965529 est déclarée nulle pour les produits et services suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage; Appareils et instruments scientifiques; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); installation, entretien et réparation de machines; distribution d’électricité; production d’énergie; recherches technologiques; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI