OP23-1738 16/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C A T a déposé le 21 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 938 981 portant sur le signe verbal SOCLUB.

L e 15 mai 2023, la société DEBONAIR TRADING INTERNACIONAL LDA (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne SO… ?, déposée le 7 mars 1997 et enregistrée sous le n° 000485078, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque figurative de l’Union européenne SO… ?, déposée le 14 novembre 2017 et enregistrée sous le n° 17058231, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par courrier du 20 juin 2023. Toutefois, cette opposition étant notamment fondée sur une marque antérieure faisant l’objet d’une action en annulation devant l’EUIPO, la procédure a été suspendue dès l’origine. Par courrier en date du 28 octobre 2024, la procédure d’opposition a repris, à l’issue de cette action en annulation, à la requête de la société opposante. Ce courrier de reprise a été notifié au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne SO… ? n° 000485078 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition fondée sur la marque n° 000485078 porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ». Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante invoque les produits suivants de la marque antérieure : « Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits de bronzage; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits pour le bain et la douche ; tous non médicinaux ; savons de toilette; produits pour tonifier le corps; tous non médicinaux; parfums; fragrances; après-rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; mousses à raser; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles; shampooings; après-shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs ; produits pour les cheveux à savoir shampooings secs; produits coiffants à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; dentifrices ; Crèmes médicinales et lotions médicinales; et préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu ». Toutefois, suite à la décision N° C 15 601 rendue par l’EUIPO le 8 septembre 2022, certains des produits précités ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure invoquée. En conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche ; tous non médicinaux ; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs ; produits pour les cheveux à savoir shampooings secs; produits coiffants à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas répondu. En revanche, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

v étérinaire ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée et les « Crèmes médicinales et lotions médicinales; et préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de cette marque. En outre, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir d’autres liens d’identité ou de similarité, lesquels n’apparaissent pas à l’évidence, entre les produits suivants « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée et les produits précités figurant dans la marque antérieure invoquée telle qu’enregistrée à ce jour, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les produits de la demande contestées apparaissent, pour partie, identiques, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SOCLUB reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la marque verbale SO…?. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal composé de deux termes accolés et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal suivi d’éléments de ponctuation. Les signes en présence ont en commun la séquence SO en attaque. Toutefois, visuellement, le signe contesté SOCLUB et la marque antérieure SO…? présentent des physionomies et longueur distinctes (deux termes accolés formant un ensemble de six lettres dans le signe contesté / un terme de deux lettres suivi de trois points de suspension et d’un point d’interrogation dans la marque antérieure). Phonétiquement, ces dénominations se distinguent tant par leur rythme (deux temps pour le signe contesté / un temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités finales. Intellectuellement, le signe verbal contesté SOCLUB, sera compris en français comme un néologisme constitué des termes accolés « SO » et « CLUB », signifiant « tellement / si club », cette expression n’ayant pas de sens particulier et étant distinctive au regard des produits visés par le signe contesté, tandis que la marque antérieure SO… ? sera davantage perçue comme une interrogation signifiant « Alors… ? » ou « Donc… ? », ce qui distingue nettement les signes en présence. Dès lors, il est peu probable que le signe contesté SOCLUB soit perçu « comme un club regroupant les amateurs et admirateurs de la marque antérieure », contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, l’élément verbal SO commun aux deux signes, s’il apparaît distinctif, n’est pas dominant au sein du signe contesté en ce que l’élément CLUB qui le suit, désignant un cercle de personnes partageant les mêmes idées ou les mêmes loisirs, est également distinctif, contrairement à ce que soutient la société opposante, au regard des produits en cause, dans la mesure où il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, si comme le soutient la société opposante, les signes en présence partagent « une dénomination monosyllabique SO, placée en position d’attaque », il n’en reste pas moins qu’ils ne partagent que deux lettres d’attaques communes et que l’élément CLUB, comprenant quatre lettres, est deux fois plus long et occupe ainsi une place beaucoup plus importante, de sorte qu’il est immédiatement perceptible et qu’il est, à tout le moins, tout autant apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence SO n’est pas dominante, ni apte à retenir à elle seule, même en position d’attaque, l’attention des consommateurs au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé et retenu dans sa globalité. Le consommateur de référence percevra donc les différences précitées entre les signes en présence et ce même si, comme le relève la société opposante, il convient de tenir compte du

fa it que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Ainsi, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte excluant toute similitude entre eux. Le signe verbal contesté SOCLUB n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SO… ?, dont il ne peut être perçu comme la déclinaison. Enfin, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de l’Institut rendues dans des circonstances distinctes. En effet, dans les décisions invoquées, l’élément SO était accolé à un élément verbal dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du terme CLUB, comme précédemment démontré. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. À l’appui de son opposition, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques. À cet égard, elle fait valoir que « Les cosmétiques de la marque SO…? sont destinés à une clientèle jeune, constituée d’adolescents » et que les produits cosmétiques SO… ? :

- sont « vendus en France notamment sur Internet (Pièce n° 3 – Extrait du site Internet www.groupon.fr) » ;

- « rencontrent un succès important auprès des adolescents, en raison du fait qu’ils apparaissent, notamment, dans la presse populaire destinée à des lecteurs adolescents (Pièce n° 4 – Extrait du magazine Series Zap daté de juillet/août 2007) » ;

- « ont également remporté de nombreux prix internationaux (Pièce n° 5 – Extraits du site Internet www.sofragrance.com): – Les Pure Beauty Awards en 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 ; – Les Dolly Awards en 2006 ».

E lle ajoute que le Tribunal de l’Union européenne a retenu que « la marque de l’Union européenne SO… ? jouit d’une renommée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (Pièces n° 6 – TUE décision T-341/13 du 8 juin 2017 confirmée par l’arrêt du 28 février 2019 C-505/17 P) ». Toutefois, les arguments et pièces précitées ne permettent pas d’établir la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques en France, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. A cet égard, la pièce n°3, invoquant des ventes sur Internet en France via des plateformes telles que Groupon en 2018, ne démontre pas de manière probante une diffusion large et continue de la marque auprès d’un public suffisamment vaste et représentatif. En effet, les ventes sur un site Internet comme Groupon, bien que témoignant d’un certain usage de la marque antérieure, ne permettent pas d’établir l’étendue réelle de la rencontre avec le consommateur de la marque, surtout si l’on considère que la clientèle d’un tel site peut être très diverse et peu ciblée spécifiquement sur le domaine des cosmétiques. Par ailleurs, l’article du magazine SERIES ZAP (pièce n°4), bien qu’il mentionne un succès auprès des adolescents en 2007, est très ancien et ne fournit aucune donnée quantitative sur le nombre de lecteurs ou sur l’impact de l’apparition dans ce magazine. La mention de « presse populaire destinée à des lecteurs adolescents » ne permet pas non plus de caractériser une reconnaissance étendue sur le marché des cosmétiques. De plus, l’impact de cette presse est limité dans le temps et ne traduit pas nécessairement une notoriété pérenne au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée. De même, les prix internationaux, tels que les Pure Beauty Awards et Dolly Awards dont le plus récent date de 2015, sont mentionnés (pièce n°5), mais sans contexte sur leur étendue géographique et leur impact spécifique sur la reconnaissance de la marque. Une telle mention ne permet pas d’établir une notoriété généralisée ou significative de la marque antérieure auprès du public de référence. En outre, la société opposante fait valoir que le Tribunal de l’Union européenne a reconnu la renommée de la marque antérieure SO…? sur une partie substantielle de l’Union européenne dans une décision précédente (pièce n°6). Toutefois, la communication d’une décision rendue antérieurement ne saurait apporter la preuve de la connaissance de la marque antérieure dans le cadre de la présente procédure. En effet, la connaissance est appréciée in concreto dans chaque décision au vu des éléments fournis et ne saurait être transposée la solution retenue dans d’autres cas d’espèce. En conséquence, si les documents fournis démontrent un certain usage de la marque SO…?, ils ne suffisent pas à établir la notoriété pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition pour le consommateur concerné. Enfin, ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure, les arguments de la société opposante relatifs à l’existence de plusieurs autres marques lui appartenant et constituant une famille de marques. En effet, dans une telle hypothèse, conformément à l’arrêt du Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne du 23 février 2006 invoqué par la société opposante (T-194/03), le risque d’association ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies.

En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. En l’espèce, la société opposante affirme que l’ensemble des marques constituant cette famille présentent des caractéristiques similaires, à savoir la présence du terme SO en position d’attaque, suivi d’un second terme qualifiant et évocateur. Or, la marque antérieure est constituée uniquement du terme SO suivi uniquement d’éléments de ponctuation et non d’un second terme qualifiant et évocateur. Par conséquent, la société opposante ne saurait se prévaloir de l’existence d’une famille de marques dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, en l’absence de similitudes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité notamment à un faible degré, d’une partie des produits en cause. B. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne SO… ? n° 017473513 Sur la comparaison des produits Les produits restants à comparer sont les suivants : « : aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes médicinales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations et traitements capillaires; Produits de parfumerie; Sprays parfumés pour le corps; Eaux de toilette; Eau de parfum; Cosmétiques; Déodorants à usage personnel; Lotions corporelles; Gels douche; Shampooings secs; Shampoing pour le soin des cheveux; Après-shampoing pour le soin des cheveux; Brumisateurs corporels parfumés; Crème pour le corps » En n’établissant pas de liens précis entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.

Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif SO… ?, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La présentation particulière de la marque antérieure écrite en gras avec un trait soulignant tout le signe présente un caractère accessoire et pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. En l’espèce, en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits et en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques. A cet égard, ne saurait être retenus les arguments de la société opposante relatifs à la connaissance de la marque antérieure, son éventuelle renommée et l’existence d’une famille de marques et ce pour les raisons développées précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SOCLUB peut être adopté comme marque pour désigner des produits, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.