OPP 2 4-0958 08/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C Z a déposé le 29 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 017 685 portant sur le signe verbal ROSIE. Le 15 mars 2024, la société MARKS AND SPENCER PLC (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque

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verbale internationale désignant l’Union européenne ROSIE, enregistrée le 22 mars 2022 sous le n° 1662477, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 18 novembre 2024, au stade où elle se trouvait le 17 juillet 2024, date de la suspension. A la reprise de la procédure, la société opposante a présenté des observations écrites. Aucune observation en réponse de la déposante n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ROSIE. La marque antérieure porte sur la dénomination ROSIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que la marque antérieure est reproduite à l’identique au sein du signe contesté.

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A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la déposante selon lequel la dénomination ROSIE, commune aux deux signes, « joui[rait] d’un caractère distinctif faible car il s’agi[rait] [d’un] prénom[…] féminin[…] ». En effet, comme le soutient la société opposante, la dénomination ROSIE, commune aux deux signes, jouit « a minima d’un pouvoir distinctif normal », dès lors qu’elle « ne présente aucun lien direct et concret avec les produits [en cause], ni [n’en] désigne une caractéristique ». En outre, la déposante ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’un tel prénom aurait été si fréquemment utilisé à titre de marque, qu’il serait devenu faiblement distinctif au regard des produits en cause. En tout état de cause, la coexistence de marques faiblement distinctives ne serait possible qu’entre des marques qui présenteraient des différences suffisantes pour écarter tout risque de confusion entre elles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme précédemment indiqué, dès lors que les signes en cause sont strictement identiques. Par conséquent, le signe verbal contesté ROSIE est identique à la marque verbale antérieure ROSIE. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir contre les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vêtements ; sous- vêtements ; articles de lingerie ; tenues décontractées ; nuisettes ; vêtements de nuit ; vêtements pour dormir ; soutiens-gorges ; culottes ; nu-pieds à lanières ; cache-corsets ; peignoirs ; bralettes ; pyjamas ; brassières [chemises pour dames] ; shorts ; bretelles ; blouses ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure, et invoque la diversification des entreprises pour certains d’entre eux.

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Les « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, et que la déposante n’a pas contestés. En outre, en ce qui concerne la comparaison entre les « malles et valises ; parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» » de la demande d’enregistrement contestée et les « vêtements » de la marque antérieure, ces produits, qui n’ont à l’évidence pas les mêmes nature et fonction, n’apparaissent pas similaires. Cependant, à l’égard de ces mêmes produits, la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises en soutenant que « l’industrie de la mode s’est diversifiée, pour offrir sous une même enseigne et dans un même magasin, l’ensemble des articles destinés à la mise en valeur du corps humain » et qu’« il est désormais tout à fait courant que les enseignes proposant des vêtements, et plus généralement, des articles d’habillement, proposent également des articles de maroquinerie et autres accessoires de mode, et ce qu’elle que soit la gamme de prix ou la qualité concernée ». En outre, elle fournit à cet égard de nombreuses pièces. Il ressort de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante que de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente, sous la même marque, à la fois des produits d’habillement, des accessoires de mode, et des produits de maroquinerie. Il résulte de cette circonstance, conjuguée à l’identité des signes en présence, que le public sera amené à attribuer une origine commune aux produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure. Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison entre les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée et les « vêtements » de la marque antérieure, ces produits, qui n’ont à l’évidence pas les mêmes nature et fonction, n’apparaissent pas similaires. Cependant, à l’égard de ces mêmes produits, la société opposante invoque également la diversification des activités des entreprises en soutenant que « l’industrie de la mode s’est diversifiée, [que] les articles d’habillement pour animaux sont devenus de véritables accessoires », et que « de nombreuses enseignes d’habillement proposent désormais des articles d’habillement pour animaux [et des] colliers pour animaux, [qui sont] assortis aux vêtements pour humains de leurs maîtres, et ce qu’importe la gamme de prix ». En outre, elle fournit à cet égard de nombreuses pièces. Il ressort de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante que de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente, sous la même marque, à la fois des produits

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d’habillement pour humains, des produits d’habillement pour animaux, et des colliers pour animaux. Il résulte de cette circonstance, conjuguée à l’identité des signes en présence, que le public sera amené à attribuer une origine commune aux produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « la diversification des entreprises […] contrevien[drait] au principe de spécialité en droit des marques ». En effet, il convient de rappeler que la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques et/ou similaires ou pour lesquels le public peut leur attribuer la même origine, comme c’est le cas en l’espèce, ainsi que précédemment démontré. En outre, comme l’indique à juste titre la société opposante, « la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative », et est sans incidence sur l’appréciation de la similarité ou du lien pouvant exister entre les produits en cause. Au surplus, la diversification des entreprises « n’est aucunement contraire au principe de spécialité », étant « simplement une exception, reconnue par une jurisprudence établie ». Enfin, comme il a été précédemment indiqué, la société opposante a démontré par les pièces qu’elle a fournies « en quoi la diversification des activités des entreprises relevant du secteur de l’habillement pouvait amener le consommateur à croire que » les « malles et valises ; parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » et les « vêtements », « commercialisés sous une même marque, pouvaient émaner de la même entreprise ». Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel les « marques opérant tant dans le domaine des articles de maroquinerie que dans le domaine des articles vestimentaires [seraient] titulaires [des] classes 18 et 25 ». En effet, outre le fait qu’une telle allégation n’est nullement démontrée, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement du signe contesté. Ainsi, comme l’indique la société opposante, ne saurait être prise en compte dans le cadre de la présente procédure la potentielle « stratégie utilisée par les acteurs économiques, qui choisissent [à eux seuls] de déposer ou non leurs signes à titre de marque et de sélectionner les produits et / ou services à revendiquer ». En revanche, les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parasols ; cannes ; fouets ; sellerie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de matières premières constituées de peaux d’animaux et destinées à être mises en œuvre dans des secteurs très variés, de grandes ombrelles utilisées pour se protéger du soleil, de bâtons dont on se sert pour s’appuyer en marchant, d’instruments composés d’un manche et d’une ou plusieurs lanières, et servant généralement à faire avancer des animaux, et de sièges que l’on attache sur le dos de certains animaux pour pouvoir les monter, ne

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présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement servant à couvrir le corps humain. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (tanneurs, magasins spécialisés dans les objets pour la protection contre le soleil, dans les produits pour personnes souffrant de problèmes de mobilité et dans les accessoires et équipements pour animaux pour les premiers / magasins de prêt-à-porter pour les seconds). Par ailleurs, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer une diversification des entreprises du secteur de l’habillement en ce qui concerne les produits précités de la demande d’enregistrement. En effet, aucun des documents fournis ne mentionne la vente de tels produits par des sociétés commercialisant des articles d’habillement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions d’opposition citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, celles-ci ont été rendues dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce, et ne concernaient en outre pas de tels produits. Au surplus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au cas par cas et selon les pièces et arguments fournis par chacune des parties. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ou susceptibles d’être attribués à la même origine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité de certains des produits en cause et de la diversification des entreprises dans les domaines considérés pour d’autres, ainsi que de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et non susceptibles d’être attribués par le public à la même origine, et ce malgré l’identité des signes.

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ROSIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ; parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.