OPP 24-0983 20/02/2025

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LES BRASSEURS DU SORNIN (société à responsabilité limitée) a déposé le 15 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 021 422 portant sur le signe verbal EAU DE PASTILLE N°3.

Le 19 mars 2024, la société ETABLISSEMENTS GIFFARD ET CIE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MENTHE PASTILLE déposée le 5 septembre 2005 et dûment renouvelée sous le n° 3378371, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition.

Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION

1. Sur la demande de preuve d’usage Preuve de l’usage

Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».

Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société déposante a invité la société opposante à justifier de l’usage de la marque antérieure MENTHE PASTILLE n° 3378371 à l’égard de l’ensemble des produits invoqués à l’appui de l’opposition à savoir : « Liqueurs à base de menthe ».

Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 18 juillet 2024, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

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3 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 15 janvier 2024. La société opposante est par conséquent tenue de prouver que la marque française sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 15 janvier 2019 au 15 janvier 2024 inclus, pour les « Liqueurs à base de menthe ».

Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, un certain nombre de pièces listées ci-dessous :

 Annexe 1 : 24 factures, datées de 2019 à 2023, émises par la société Etablissements Giffard et Cie pour des ventes d’un total de 130 442 bouteilles de MENTHE PASTILLE 70 cl à des clients situés en France ;  Annexe 2 : captures d’écran (4) du site www.giffard.com obtenues sur le site www.archive.org datées du 05/02/2019, 28/02/2020, 06/05/2021 et 30/06/2022 qui présentent la liqueur MENTHE PASTILLE comme étant une « liqueur de menthe blanche transparente obtenue à partir d’huiles essentielles de menthe poivrée (type Mitcham) » ;  Annexe 3 : articles de presse (7) datés du 01/07/2019, 09/11/2023, 11/12/2023, 14/12/2023, 21/12/2023 et 11/12/2023 présentant la liqueur MENTHE PASTILLE dans des revues spécialisées ou grand public paraissant en France ;  Annexe 4 : attestation de la société CIRCANA relative aux parts de marché de la marque MENTHE PASTILLE en France en supermarchés et hypermarchés.

Sur la période pertinente

Les pièces listées précédemment sont toutes datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.

Sur le lieu de l’usage

Les preuves d’usage de la marque antérieure doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français.

En l’espèce, les factures (annexe 1) sont adressées à des sociétés situées à Caen, Paris, Rungis, Lille, Saint-Etienne et les adresses de livraison indiquent des sociétés situées en région Pays de la Loire (Cholet, Carquefou), en région Centre-Val de Loire (Saint-Pierre des Corps), en région Bretagne (Le Grand Fougeray) mais aussi en région Auvergne Rhône-Alpes (Saint-Bonnet les Oules) ainsi qu’en Occitanie (Nîmes).

Le site de l’opposante (annexe 2) est accessible en français.

Les articles de presse (annexe 3) sont rédigés en français et ont été publiés dans des revues françaises dont certaines sont à diffusion nationale (Le Point, Télé Star, Télé Poche).

Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les factures transmises ne font apparaître que 6 sociétés clientes, dont 4 sont localisées dans une zone territoriale proche (Grand Ouest) – zone dans laquelle est également située l’opposante » dès lors que ces factures font aussi état d’adresses de livraison situées en Bretagne, en Auvergne et en Occitanie.

En tout état de cause, il est rappelé qu’en ce qui concerne une marque française, il n’est pas nécessaire que l’usage soit démontré sur l’intégralité du territoire français.

Sur la nature et l’importance de l’usage

Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure.

De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37).

En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

o Nature de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante font état d’un usage de la marque antérieure MENTHE PASTILLE sous la forme telle qu’elle a été déposée et sous la forme figurative suivante : .

Aux termes de l’article L.714-5 3° du Code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Ainsi, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

En l’espèce, ce sont les éléments verbaux MENTHE PASTILLE qui identifient les produits commercialisés. Le fait que ces éléments verbaux soient accompagnés de couleurs et d’une présentation particulière n’altèrent nullement le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré.

En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage sérieux de la marque antérieure sous la forme sous laquelle elle a été déposée et sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

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5 o Importance de l’usage

La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

En outre, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt BUDWEISER). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.

Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

En l’espèce, la société opposante a fourni 24 factures (annexe 1) qui font état de la vente de 130 442 bouteilles de 70 cl, et un chiffre d’affaires réalisé de 553 916,23 euros. La société déposante ne saurait valablement soutenir que « rien ne permet de considérer que ces factures ne sont pas que de simples échantillons/exemples de vente des produits marqués au cours de la période concernée » dès lors que ces factures font toutes clairement apparaître que les produits livrés sont des bouteilles de 70 cl et non des échantillons.

Par ailleurs, la société déposante soutient que « l’opposante n’a fourni que 24 factures représentant 4 à 5 factures par an dans la période pertinente, dont certaines ont été émises le même mois, et environ 2000 bouteilles par an, ce qui apparaît très faible pour des produits de grande consommation ».

Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit qualitativement important pour être qualifiée de sérieux.

En outre, il y a lieu de relever que les clients de la société opposante sont des enseignes notoires de la grande distribution (Carrefour, Auchan, Casino).

Par ailleurs, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération. Or, en l’espèce, les factures fournies (annexe 1) sont datées de 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et elles sont espacées de 1 ou 6 mois maximum ce qui est de nature à démontrer la fréquence et la régularité de l’usage.

Ainsi, même si les produits commercialisés par la société opposante sous la marque MENTHE PASTILLE n’étaient pas quantitativement importants, ce qui, du reste, n’est pas le cas, ce faible volume serait compensé par une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque.

Les éléments susvisés permettent ainsi d’établir que l’usage de la marque antérieure ne constitue pas un usage purement symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché sur le marché des liqueurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Sur l’usage pour les produits enregistrés

La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition.

En l’espèce, la société opposante était tenue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « Liqueurs à base de menthe ».

En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par l’opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits précités.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « sur les factures, rien ne permet d’affirmer que la bouteille d’alcool vendue est une liqueur à base de menthe ». En effet, d’une part, les factures comportent toute une colonne « Description » dans laquelle est systématiquement mentionné l’intitulé « MENTHE PASTILLE 70cl ». D’autre part, dans le cadre d’une appréciation globale, ces factures sont à examiner conjointement avec les autres pièces fournies par l’opposante et notamment les captures d’écran et les articles de presse de sorte qu’il apparaît clairement que les factures portent sur la vente de bouteilles de liqueurs à base de menthe.

La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les « Liqueurs à base de menthe ».

2. Sur le risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; alcool forts, spiritueux et liqueurs ; liqueurs aromatisées [boissons alcoolisées] ; liqueurs de plantes ; alcool de menthe ; extraits ou essences alcooliques ; apéritifs à base d’alcools forts ».

Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Liqueurs à base de menthe ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

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7 Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EAU DE PASTILLE N°3, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal MENTHE PASTILLE, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et d’un élément alphanumérique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.

Les signes en cause ont en commun le terme PASTILLE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure ferait « référence aux pastilles à la menthe (confiseries) » alors que le signe contesté n’évoquerait « aucunement ces confiseries », dès lors que dans les deux signes, il est vraisemblable que le terme PASTILLE soit spontanément perçu dans sa définition première, à savoir un petit morceau de pâte pharmaceutique ou de confiserie.

Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux EAU DE et de l’élément alphanumérique N°3 dans le signe contesté ainsi que par la présence de l’élément verbal MENTHE en attaque de la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.

En effet, l’élément commun PASTILLE, tel que précédemment défini, apparaît distinctif au regard des produits en présence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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A cet égard, si ce terme PASTILLE pourrait évoquer des « pastilles de menthe anglaises » ainsi que le fait valoir la société déposante, il n’en demeure pas moins que ce terme ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise, de sorte qu’il apparaît arbitraire à leur égard.

La société déposante ne saurait davantage soutenir que « le choix de cette dénomination [PASTILLE] n’est pas anodin et certainement pas arbitraire » puisqu’il fait « référence au goût des pastilles de menthe » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.

En outre, ce terme PASTILLE présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que les termes EAU DE qui le précèdent, outre leur absence de caractère distinctif ou à tout le moins faiblement distinctif au regard des produits en cause, se rapportent directement à l’élément PASTILLE, le mettant ainsi en exergue.

En outre, comme le démontre la société opposante, les termes EAU DE constituent « une expression communément associée aux alcools » ; la société opposante relève qu’on les retrouve dans le nom « eau-de-vie, une catégorie bien connue de boisson alcoolique » de sorte que ces termes ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’élément de marque.

Les termes « EAU DE » sont donc davantage susceptibles d’évoquer un alcool et ce d’autant plus que les produits en cause sont des boissons alcoolisées.

L’élément alphanumérique N°3, quant à lui, présente également un caractère faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’évoquer le numéro de gamme des produits en cause.

A cet égard, la société déposante soutient que « l’utilisation de l’élément « N°3 » est parfaitement arbitraire et n’a pas été dicté par une volonté de différencier des produits au sein d’une même gamme » ; toutefois, outre le fait que les raisons ayant présidées au choix du signe contesté sont extérieures à la présente procédure, il est plus probable qu’aux yeux du consommateur concerné, cet élément évoque un numéro de gamme ou une troisième version de produits de sorte qu’il apparaît accessoire et ce d’autant plus qu’il est placé en position finale dans le signe contesté.

La société déposante relève également que dans le secteur des alcools notamment, « les chiffres peuvent être utilisés comme éléments symboliques, conférant un caractère particulier au produit sans indiquer une succession ou une gamme » et cite deux exemples (Bacardi 8 et London Dry Gin n°3) ; toutefois, force est de constater que dans ces exemples, les chiffres sont systématiquement employés avec les marques qui identifient les produits et présentent dès lors un caractère accessoire par rapport aux éléments verbaux qui les précédent.

Ainsi, au sein du signe contesté, le terme PASTILLE est davantage de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’élément de marque.

Au sein de la marque antérieure, l’élément PASTILLE présente également un caractère dominant en ce que le terme MENTHE qui le précède, apparaît descriptif de la composition des produits invoqués (« Liqueurs à base de menthe »).

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9 A cet égard, la société déposante relève que la marque antérieure « MENTHE PASTILLE apparaît totalement dénuée de caractère distinctif, au mieux elle n’est que très faiblement distinctive, puisqu’elle décrit directement une caractéristique des produits couverts, à savoir leur goût ». Toutefois, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée, cette question ne relevant pas de la présente procédure d’opposition.

Enfin, sont inopérants les arguments de la société déposante quant aux différences pouvant exister entre les signes, dès lors qu’il résulte de ce qui précède, que les deux signes seront perçus par le consommateur des produits concernés, qui n’aura pas simultanément les deux marques en cause sous les yeux et qui n’en gardera qu’une image imparfaite, comme l’association du terme arbitraire PASTILLE précédé par des éléments faiblement distinctifs voire descriptifs, à savoir d’un côté EAU DE et de l’autre MENTHE, de sorte que ces signes risquent bien d’être attribués à la même origine commerciale.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté EAU DE PASTILLE N°3 est donc similaire à la marque verbale antérieure MENTHE PASTILLE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion est accru par l’identité ou la très grande proximité des produits en présence.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté EAU DE PASTILLE N°3 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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10 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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