OPP 24-1556 20/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EDUCATIONAL TESTING SERVICE (société organisée selon les lois de l’Etat de New York) a déposé le 9 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5028814 portant sur un signe figuratif. Le 2 mai 2024, la société CANTON-CONSULTING (société par actions simplifiée à capital variable) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative déposée le 13 juin 2023 et enregistrée sous le n° 4969113. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Enregistrements audio et vidéo, programmes informatiques préenregistrés et programmes informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial, tous étant utilisés pour la préparation et l’entrainement aux tests normalisés d’alphabétisation, de compétences académiques de base, d’acquis et d’aptitudes académiques, de maîtrise de la langue et pour la recherche de programmes d’études supérieures et la préparation aux examens d’admission aux études supérieures ainsi qu’aux tests éducatifs et professionnels et à l’évaluation des compétences, des aptitudes, de l’apprentissage et des acquis ; publications électroniques téléchargeables sous forme de livrets d’information, livres, pamphlets, lettres d’information, brochures et rapports sur les résultats dans le domaine de la préparation aux tests, des informations sur les tests, des résultats aux tests pour l’obtention de licences d’enseignant et de certification d’ enseignant, de l’éducation, de la recherche éducative et des tests normalisés ; logiciels interactifs d’assistance au développement des programmes d’études, à la gestion des programmes d’études et l’élaboration de programmes d’enseignement pour enseignants, écoles, secteurs académiques et régions académiques ; logiciel de gestion de base de données pour la gestion des outils d’évaluation académique de la maternelle au collège, pour les résultats des tests, rapports sur les résultats des tests et évaluations des programmes d’enseignement, tous étant conçus pour répondre aux normes éducatives établies par l’Etat ; logiciels multimédia interactifs pour plates- formes mobiles d’apprentissage de la langue anglaise ; publications téléchargeables, à savoir, tests, livres, livrets, guides d’études, manuels et rapports de résultats dans le domaine de la productivité au travail, des compétences professionnelles et des aptitudes professionnelles ; livres électroniques téléchargeables pour la préparation aux examens d’admission, l’évaluation et la formation pédagogiques, les évaluations professionnelles et éducatives, et la recherche de programmes et de services éducatifs ; logiciel téléchargeable sous forme d’application mobile permettant d’évaluer la maîtrise d’une langue, de se préparer et s’entraîner aux tests de maîtrise d’une langue et d’enrichir son Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 vocabulaire ; tests téléchargeables sur ordinateur pour noter, mesurer, évaluer et stocker des informations liées aux niveaux de productivité, aux compétences et aux aptitudes non cognitives d’une personne pour le placement professionnel, l’adaptation au poste de travail et l’identification des candidats à un emploi ; logiciel téléchargeable pour noter, mesurer, évaluer et stocker des informations liées à la productivité au travail, aux compétences professionnelles et aux mesures des aptitudes professionnelles pour aider au placement professionnel ; logiciel téléchargeable pour la préparation aux tests et aux évaluations de productivité au travail, des compétences professionnelles et des aptitudes professionnelles ; logiciels de moteurs de recherche ; logiciel téléchargeable pour les tests et la préparation aux tests dans le domaine des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour l’évaluation du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle ; logiciel téléchargeable sous forme d’application mobile pour les tests et la préparation aux tests dans le domaine des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour d’évaluation du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle ; publications électroniques téléchargeables, à savoir, certificats, rapports des résultats et évaluations de la performance dans le domaine des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour l’évaluation des compétences du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle ; articles en papier et produits de l’imprimerie, à savoir, formulaires de test et livrets de tests imprimés, livrets, livres, lettres d’information, certificats imprimés, manuels, guides, pamphlets, affiches, listes, rapports imprimés, bons imprimes, résumés et documents relatifs à la préparation aux tests, à l’évaluation éducative et professionnelle des compétences, aptitudes, apprentissages et acquis ; publications imprimées, à savoir, livres et livrets destines à la préparation et la pratique de tests normalisés d’alphabétisation, de compétences académiques de base, d’acquis académiques, d’aptitudes, de maîtrise de la langue et à la recherche de programmes d’études supérieures et à la préparation aux examens d’admission aux études supérieures ; publications imprimées, à savoir, livres, livrets, guides d’étude et manuels pédagogiques dans le domaine de la préparation aux tests, de l’administration des tests et de la notation des tests pour une série d’examens de licence et de certification d’ enseignant ; tests imprimés dans le domaine de la licence et de la certification d’ enseignant ; publications imprimées, à savoir livres, livrets, guides d’études, manuels et rapports de résultats dans le domaine de la productivité, des compétences non cognitives et des évaluations de compétences ; tests imprimés pour mesurer et évaluer les niveaux de productivité, les compétences et les aptitudes non cognitives d’une personne pour le placement professionnel, l’adaptation au poste de travail et l’identification des candidats à un emploi ; matériel d’éducation imprimé, à savoir, livres, manuels, cahiers d’exercices, guides d’études, guides pédagogiques, tests, formulaires de réponses aux tests et rapports de résultats destinés à l’enseignement, à l’apprentissage et à l’évaluation des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour l’évaluation du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle ; services d’administration en rapport avec l’inscription à des tests d’évaluation professionnelle ; services en ligne de vente au détail proposant du matériel d’éducation et du matériel de préparation à l’emploi et à la carrière ; consultation dans le domaine de l’évaluation professionnelle afin d’améliorer les compétences professionnelles ; services aux entreprises pour déterminer les aptitudes professionnelles et évaluer les compétences professionnelles, à savoir services de développement, d’administration et de notation de tests pour des examens qui mesurent et évaluent la productivité, les compétences non cognitives, l’adaptation au poste de travail et la préparation à l’emploi d’une personne ; création, administration, notation et rapport d’un test de compétences en langue sur support papier, ordinateur et internet ; création, administration et évaluation de tests de compétences, aptitudes et apprentissages académiques ; administration de tests pédagogiques pour mesurer les compétences en technologies de l’information et en communication ; préparation, administration, notation et rapport d’une série d’examens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 d’admission aux études supérieures ; services de développement, d’administration et de notation de tests pour une série d’examens de licence et de certification d’enseignant ; organisation de séminaires, de webinaires et d’ateliers dans le domaine de la préparation aux tests, de la licence d’enseignant et de la certification d’enseignant ; conseils dans le domaine des tests et de l’évaluation en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation sur les tests, à savoir, dans le domaine de l’éducation ; organisation de forums éducatifs et conduite d’ateliers et de séminaires de formation sur les études supérieures et les examens d’admission aux études supérieures ; mise à disposition d’informations éducatives sur les études supérieures par ordinateur pour les étudiants et les établissements d’enseignement ; conduite d’ateliers de perfectionnement professionnel dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues et de la préparation aux tests de compétences en langues ; fourniture de programmes de formation, de conférences éducatives, d’ateliers, de cours et de séminaires dans les domaines de la réforme de l’éducation, du développement et de l’enrichissement des programmes d’études ; services de consultation et de formation en matière d’éducation dans le domaine des pratiques éducatives visant à aider les enseignants et les administrateurs pour évaluer les données de performance des étudiants ainsi que concevoir et mettre en œuvre un enseignement basé sur les normes afin d’améliorer les acquis académiques ; services d’éducation, à savoir, conception et mise en œuvre de programmes d’études et d’enseignement ; analyse et évaluation des programmes d’études (services d’évaluation en matière d’éducation) ; services de formation et de consultation éducative dans le domaine de l’enseignement primaire et secondaire ; évaluation des acquis, des compétences et du niveau de compétences des étudiants, basée sur les normes éducatives établies par l’Etat ; développement d’outils de diagnostic basés sur la recherche, à savoir, matériel imprimé pour aider les écoles et les secteurs académiques à évaluer leurs programmes d’études et d’enseignement afin de garantir que tous les étudiants atteignent les normes éducatives établies par l’Etat (services d’évaluation en matière d’éducation) ; réalisation de recherches et d’études sur les tests éducatifs et la théorie des tests ; services d’informations en matière d’éducation et d’orientations sur les études supérieures pour les étudiants et les établissements d’enseignement via une base de données en ligne ; mise à disposition de services d’orientation, d’évaluation et de placement pour les études supérieures ; fourniture de reconnaissance et d’incitations sous forme de la remise de prix pour démontrer l’excellence dans le domaine de l’enseignement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation et de conseils sur les tests normalisés et l’éducation de la maternelle au collège, aux enseignants, aux parents et aux étudiants, par le biais d’un site web interactifs en ligne ; fourniture de liens vers des sites informatifs de tiers sur des questions éducatives (mise à disposition d’informations en matière d’éducation) ; publication de livrets, de dépliants et de brochures sur l’éducation de la maternelle au collège et les tests normalisés ; fourniture de services d’édition de textes fournis via internet ; services d’informations en matière de recherches éducatives et d’études de validité en matière d’éducation dans le domaine des acquis, des aptitudes et de l’évaluation en matière d’éducation via une base de données consultable en ligne ; mise à disposition d’évaluation en matière d’éducation en ligne ; services éducatifs, à savoir, préparation, administration, notation et analyse des tests normalisés sur support papier, sur ordinateur et sur internet dans les domaines des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour évaluer les compétences du niveau lycée et la préparation aux études supérieures et au milieu professionnel ; élaboration de rapports des résultats d’examens éducatifs ; services éducatifs à savoir mise à disposition d’évaluations en rédaction et en écriture pour les étudiants et enseignants via internet ; services éducatifs à savoir fourniture, administration et notation des évaluations en ligne des compétences non cognitives afin de mesurer les facteurs prédictifs de la réussite des étudiants à l’université ; services éducatifs à savoir, offre de stages et de bourses dans le domaine de la recherche éducative ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour tests de compétences en langue sur internet ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’administration d’une série Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 d’examens de licence et de certification d’enseignant ; développement d’outils de diagnostic basés sur la recherche, à savoir, logiciels, pour aider les écoles et les secteurs académiques à évaluer leurs programmes d’études et d’enseignement afin de garantir que tous les étudiants atteignent les normes éducatives établies par l’Etat ; réalisation de recherches et d’études de validité dans le domaine des acquis, des aptitudes et des examens en matière d’éducation pour la notation, la mesure, l’évaluation et le stockage d’informations liées à l’évaluation d’une personne ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’ administration des examens pour la notation, la mesure, l’évaluation et le stockage d’informations liées aux niveaux de productivité, aux compétences et aptitudes non cognitives d’une personne pour le placement professionnel, de l’adaptation au poste et de l’identification des candidats à un emploi ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour un test normalise sur internet pour les tests éducatifs dans les domaines des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer les compétences du niveau lycée et la préparation aux études supérieures et au milieu professionnel ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’administration, la notation et l’analyse de tests normalisés pour les tests éducatifs dans les domaines des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales dans le but d’évaluer les compétences du niveau lycée et la préparation aux études supérieures et au milieu professionnel ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables par le biais d’un site internet permettant aux utilisateurs de passer des examens d’entrainement pour déterminer leur aptitude pour le lycée et les études supérieures et les examens de préparation au milieu professionnel ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui identifient les candidats à un emploi susceptibles de réussir dans des environnements professionnels particuliers ; fourniture d’un moteur de recherche sur internet pour l’évaluation, la notation et les rapports de productivité professionnelle, des compétences professionnelles et des aptitudes professionnelles et de l’adaptation au milieu professionnel ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments audiovisuels ; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; logiciels ; Logiciels de conférence ; Logiciels pour le traitement des communications ; Logiciels d’authentification ; Logiciels de systèmes biométriques pour l’identification et l’authentification de personnes ; Logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone ; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques ; Logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social ; Logiciels de communication ; Logiciels de partage de fichiers ; Logiciels de télécommunication ; Logiciels de communications unifiés ; Logiciels de mise en réseau ; Logiciels de vidéoconférence ; Logiciels de sécurité ; Logiciels de cryptographie ; Logiciels de paiement ; Logiciels de paiements électroniques ; Logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit ; programmes informatiques pour la gestion de la communication et de l’échange de données entre ordinateurs ; Travaux de bureau ; Enregistrement de données et de communications écrites ; Transcription de communications [travaux de bureau] ; Services de secrétariat ; Traitement de texte ; Organisation et conduite de réunions d’affaires ; Services de télécommunications ; Services de conférence sur l’internet ; Organisation [fourniture] de services de conférences électroniques ; Services de conférences en réseau ; Transmission de communications cryptées ; Services de communications électroniques ; Communications par visioconférence pour réunions ; Services de diffusion et de communications interactifs ; Communications électroniques de données ; Communications par terminaux d’ordinateurs ; Fourniture de liaisons de communications électroniques ; Services de visioconférence ; Mise à disposition de services de visioconférence ; Services de téléconférence et de vidéoconférence ; Services de téléconférences ; Mise à disposition d’installations pour téléconférences ; Communication d’informations par ordinateur ; Communication entre ordinateurs ; Mise à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 disposition de forums de discussion sur l’internet ; Mise à disposition de forums en ligne ; Mise à disposition de services de communication vocale sur Internet ; Services de messagerie vidéo ; Transmission de données ; Transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données ; Transmission électronique de messages ; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie des communications ; Services d’authentification pour la sécurité informatique ; Services d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie d’authentification unique pour applications logicielles en ligne ; Services d’authentification d’utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique ; Cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données ; Surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet ; Recherche technique relative aux systèmes d’identification automatiques ; Services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées ; Conception, développement et programmation de logiciels ; Conception et développement de programmes de sécurité Internet ; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels ; Consultation en matière de sécurité informatique ; location, mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée, les téléconférences, les visioconférences ». La société opposante soutient, dans son exposé des moyens, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « En raison de la délimitation de la demande d’enregistrement contestée à un domaine d’activité très spécifique, le public pertinent ne pourra attribuer à ces produits et services, ainsi qu’à ceux de la marque antérieure, une même origine » ; en effet, il convient de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et services similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de produits et services de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité avec ceux de la marque antérieure. Dès lors, la précision du libellé de la demande d’enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces produits et services à tout lien avec ceux de la marque antérieure. En l’espèce, les « programmes informatiques préenregistrés et programmes informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial, tous étant utilisés pour la préparation et l’entrainement aux tests normalisés d’alphabétisation, de compétences académiques de base, d’acquis et d’aptitudes académiques, de maîtrise de la langue et pour la recherche de programmes d’études supérieures et la préparation aux examens d’admission aux études supérieures ainsi qu’aux tests éducatifs et professionnels et à l’évaluation des compétences, des aptitudes, de l’apprentissage et des acquis ; logiciels interactifs d’assistance au développement des programmes d’études, à la gestion des programmes d’études et l’élaboration de programmes d’enseignement pour enseignants, écoles, secteurs académiques et régions académiques ; logiciel de gestion de base de données pour la gestion des outils d’évaluation académique de la maternelle au collège, pour les résultats des tests, rapports sur les résultats des tests et évaluations des programmes d’enseignement, tous étant conçus pour répondre aux normes éducatives établies par l’Etat ; logiciels multimédia interactifs pour plates- formes mobiles d’apprentissage de la langue anglaise ; logiciel téléchargeable sous forme d’application mobile permettant d’évaluer la maîtrise d’une langue, de se préparer et s’entraîner aux tests de maîtrise d’une langue et d’enrichir son vocabulaire ; logiciel téléchargeable pour noter, mesurer, évaluer et stocker des informations liées à la productivité au travail, aux compétences professionnelles et aux mesures des aptitudes professionnelles pour aider au placement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 professionnel ; logiciel téléchargeable pour la préparation aux tests et aux évaluations de productivité au travail, des compétences professionnelles et des aptitudes professionnelles ; logiciels de moteurs de recherche ; logiciel téléchargeable pour les tests et la préparation aux tests dans le domaine des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour l’évaluation du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle ; logiciel téléchargeable sous forme d’application mobile pour les tests et la préparation aux tests dans le domaine des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour d’évaluation du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle » de la demande d’enregistrement contestée, appartiennent à la catégorie générale des « logiciels » de la marque antérieure. A cet égard, la spécificité des produits de la demande d’enregistrement contestée ne saurait suffire à écarter tout lien avec les produits de la marque antérieure, cette spécificité ne les faisant pas échapper à la catégorie générale constituée par les produits précités de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Les « services d’administration en rapport avec l’inscription à des tests d’évaluation professionnelle » de la demande contestée, tout comme les services de « travaux de bureaux ; services de secrétariat » de la marque antérieure s’entendent tous de services visant à effectuer des tâches administratives, de sorte qu’ils présentent des nature, objet et destination communs. Il s’agit donc de services similaires. Les services de « mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour tests de compétences en langue sur internet ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’administration d’une série d’examens de licence et de certification d’enseignant ; développement d’outils de diagnostic basés sur la recherche, à savoir, logiciels, pour aider les écoles et les secteurs académiques à évaluer leurs programmes d’études et d’enseignement afin de garantir que tous les étudiants atteignent les normes éducatives établies par l’Etat ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’ administration des examens pour la notation, la mesure, l’évaluation et le stockage d’informations liées aux niveaux de productivité, aux compétences et aptitudes non cognitives d’une personne pour le placement professionnel, de l’adaptation au poste et de l’identification des candidats à un emploi ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour un test normalise sur internet pour les tests éducatifs dans les domaines des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer les compétences du niveau lycée et la préparation aux études supérieures et au milieu professionnel ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’administration, la notation et l’analyse de tests normalisés pour les tests éducatifs dans les domaines des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales dans le but d’évaluer les compétences du niveau lycée et la préparation aux études supérieures et au milieu professionnel ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables par le biais d’un site internet permettant aux utilisateurs de passer des examens d’entrainement pour déterminer leur aptitude pour le lycée et les études supérieures et les examens de préparation au milieu professionnel ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui identifient les candidats à un emploi susceptibles de réussir dans des environnements professionnels particuliers ; fourniture d’un moteur de recherche sur internet pour l’évaluation, la notation et les rapports de productivité professionnelle, des compétences professionnelles et des aptitudes professionnelles et de l’adaptation au milieu professionnel » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de la mise à disposition et du développement de divers logiciels pour des tiers, présentent manifestement les mêmes nature, objet et destination que les services de « location, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée, les téléconférences, les visioconférences » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services fortement similaires. Les « enregistrements audio et vidéo » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers supports audiovisuels et vidéo qui enregistrent, diffusent et reproduisent des sons et des images présentent un lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments audiovisuels ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’équipements combinant image et son. En effet, les seconds ont pour objet les premiers. Autrement dit, les seconds ont recours aux produits précités de la demande d’enregistrement contestée dans le cadre de leur fonctionnement. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors, similaires. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « publications électroniques téléchargeables sous forme de livrets d’information, livres, pamphlets, lettres d’information, brochures et rapports sur les résultats dans le domaine de la préparation aux tests, des informations sur les tests, des résultats aux tests pour l’obtention de licences d’enseignant et de certification d’ enseignant, de l’éducation, de la recherche éducative et des tests normalisés ; publications téléchargeables, à savoir, tests, livres, livrets, guides d’études, manuels et rapports de résultats dans le domaine de la productivité au travail, des compétences professionnelles et des aptitudes professionnelles ; livres électroniques téléchargeables pour la préparation aux examens d’admission, l’évaluation et la formation pédagogiques, les évaluations professionnelles et éducatives, et la recherche de programmes et de services éducatifs ; tests téléchargeables sur ordinateur pour noter, mesurer, évaluer et stocker des informations liées aux niveaux de productivité, aux compétences et aux aptitudes non cognitives d’une personne pour le placement professionnel, l’adaptation au poste de travail et l’identification des candidats à un emploi ; publications électroniques téléchargeables, à savoir, certificats, rapports des résultats et évaluations de la performance dans le domaine des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour l’évaluation des compétences du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des versions électroniques de publications imprimées et divers tests d’évaluation dans le domaine professionnel accessibles par téléchargement, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « logiciels » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. En outre, s’il est vrai que la mise en œuvre des premiers peut supposer le recours aux « logiciels » de la marque antérieure, une telle circonstance n’est pas de nature à inciter le public à leur attribuer une origine commune ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux « logiciels » de la marque antérieure, les produits les plus divers, compte tenu de l’emploi généralisé de l’outil informatique dans tous les domaines de la vie économique. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les « articles en papier et produits de l’imprimerie, à savoir, formulaires de test et livrets de tests imprimés, livrets, livres, lettres d’information, certificats imprimés, manuels, guides, pamphlets, affiches, listes, rapports imprimés, bons imprimes, résumés et documents relatifs à la préparation aux tests, à l’évaluation éducative et professionnelle des compétences, aptitudes, apprentissages et acquis ; publications imprimées, à savoir, livres et livrets destines à la préparation et la pratique de tests Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 normalisés d’alphabétisation, de compétences académiques de base, d’acquis académiques, d’aptitudes, de maîtrise de la langue et à la recherche de programmes d’études supérieures et à la préparation aux examens d’admission aux études supérieures ; publications imprimées, à savoir, livres, livrets, guides d’étude et manuels pédagogiques dans le domaine de la préparation aux tests, de l’administration des tests et de la notation des tests pour une série d’examens de licence et de certification d’ enseignant ; tests imprimés dans le domaine de la licence et de la certification d’ enseignant ; publications imprimées, à savoir livres, livrets, guides d’études, manuels et rapports de résultats dans le domaine de la productivité, des compétences non cognitives et des évaluations de compétences ; tests imprimés pour mesurer et évaluer les niveaux de productivité, les compétences et les aptitudes non cognitives d’une personne pour le placement professionnel, l’adaptation au poste de travail et l’identification des candidats à un emploi ; matériel d’éducation imprimé, à savoir, livres, manuels, cahiers d’exercices, guides d’études, guides pédagogiques, tests, formulaires de réponses aux tests et rapports de résultats destinés à l’enseignement, à l’apprentissage et à l’évaluation des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour l’évaluation du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers documents reproduits par impression, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « logiciels » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits de la marque antérieure puissent être utilisés dans « un contexte d’enseignement », dès lors que ces derniers peuvent être mis en œuvre dans des secteurs très divers. Ces produits ne présentent pas davantage un lien étroit et obligatoire, l’utilisation des premiers n’impliquant pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet la mise en œuvre des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « services en ligne de vente au détail proposant du matériel d’éducation et du matériel de préparation à l’emploi et à la carrière ; consultation dans le domaine de l’évaluation professionnelle afin d’améliorer les compétences professionnelles ; services aux entreprises pour déterminer les aptitudes professionnelles et évaluer les compétences professionnelles, à savoir services de développement, d’administration et de notation de tests pour des examens qui mesurent et évaluent la productivité, les compétences non cognitives, l’adaptation au poste de travail et la préparation à l’emploi d’une personne ; création, administration, notation et rapport d’un test de compétences en langue sur support papier, ordinateur et internet ; création, administration et évaluation de tests de compétences, aptitudes et apprentissages académiques ; administration de tests pédagogiques pour mesurer les compétences en technologies de l’information et en communication ; préparation, administration, notation et rapport d’une série d’examens d’admission aux études supérieures ; services de développement, d’administration et de notation de tests pour une série d’examens de licence et de certification d’enseignant ; organisation de séminaires, de webinaires et d’ateliers dans le domaine de la préparation aux tests, de la licence d’enseignant et de la certification d’enseignant ; conseils dans le domaine des tests et de l’évaluation en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation sur les tests, à savoir, dans le domaine de l’éducation ; organisation de forums éducatifs et conduite d’ateliers et de séminaires de formation sur les études supérieures et les examens d’admission aux études supérieures ; mise à disposition d’informations éducatives sur les études supérieures par ordinateur pour les étudiants et les établissements d’enseignement ; conduite d’ateliers de perfectionnement professionnel dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues et de la préparation aux tests de compétences en langues ; fourniture de programmes de formation, de conférences éducatives, d’ateliers, de cours et de séminaires dans les domaines de la réforme de l’éducation, du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10 développement et de l’enrichissement des programmes d’études ; services de consultation et de formation en matière d’éducation dans le domaine des pratiques éducatives visant à aider les enseignants et les administrateurs pour évaluer les données de performance des étudiants ainsi que concevoir et mettre en œuvre un enseignement basé sur les normes afin d’améliorer les acquis académiques ; services d’éducation, à savoir, conception et mise en œuvre de programmes d’études et d’enseignement ; analyse et évaluation des programmes d’études (services d’évaluation en matière d’éducation) ; services de formation et de consultation éducative dans le domaine de l’enseignement primaire et secondaire ; évaluation des acquis, des compétences et du niveau de compétences des étudiants, basée sur les normes éducatives établies par l’Etat ; développement d’outils de diagnostic basés sur la recherche, à savoir, matériel imprimé pour aider les écoles et les secteurs académiques à évaluer leurs programmes d’études et d’enseignement afin de garantir que tous les étudiants atteignent les normes éducatives établies par l’Etat (services d’évaluation en matière d’éducation) ; réalisation de recherches et d’études sur les tests éducatifs et la théorie des tests ; services d’informations en matière d’éducation et d’orientations sur les études supérieures pour les étudiants et les établissements d’enseignement via une base de données en ligne ; mise à disposition de services d’orientation, d’évaluation et de placement pour les études supérieures ; fourniture de reconnaissance et d’incitations sous forme de la remise de prix pour démontrer l’excellence dans le domaine de l’enseignement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation et de conseils sur les tests normalisés et l’éducation de la maternelle au collège, aux enseignants, aux parents et aux étudiants, par le biais d’un site web interactifs en ligne ; fourniture de liens vers des sites informatifs de tiers sur des questions éducatives (mise à disposition d’informations en matière d’éducation) ; publication de livrets, de dépliants et de brochures sur l’éducation de la maternelle au collège et les tests normalisés ; fourniture de services d’édition de textes fournis via internet ; services d’informations en matière de recherches éducatives et d’études de validité en matière d’éducation dans le domaine des acquis, des aptitudes et de l’évaluation en matière d’éducation via une base de données consultable en ligne ; mise à disposition d’évaluation en matière d’éducation en ligne ; services éducatifs, à savoir, préparation, administration, notation et analyse des tests normalisés sur support papier, sur ordinateur et sur internet dans les domaines des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour évaluer les compétences du niveau lycée et la préparation aux études supérieures et au milieu professionnel ; élaboration de rapports des résultats d’examens éducatifs ; services éducatifs à savoir mise à disposition d’évaluations en rédaction et en écriture pour les étudiants et enseignants via internet ; services éducatifs à savoir fourniture, administration et notation des évaluations en ligne des compétences non cognitives afin de mesurer les facteurs prédictifs de la réussite des étudiants à l’université ; services éducatifs à savoir, offre de stages et de bourses dans le domaine de la recherche éducative ; réalisation de recherches et d’études de validité dans le domaine des acquis, des aptitudes et des examens en matière d’éducation pour la notation, la mesure, l’évaluation et le stockage d’informations liées à l’évaluation d’une personne » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure susvisée servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, représenté ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

11 La marque antérieure porte sur le signe figuratif, représenté ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément figuratif. Visuellement et intellectuellement, les signes ont en commun la représentation d’une étoile stylisée de couleur sombre sur fond clair, composée de huit branches coupées longitudinalement et se « rejoignant en un point central épais », dans des proportions et selon un graphisme équivalents. Il en résulte donc une impression d’ensemble très proche entre les deux signes. Les différences visuelles observées au sein du signe contesté tenant aux extrémités biseautées des branches et au trait blanc relativement discret positionné en diagonale et venant tronquer une légère partie de l’étoile, apparaissent peu significatives. En effet, celles-ci ne sauraient altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément figuratif commun, ni, dès lors, la perception globale proche des signes en présence car elles risquent d’échapper au consommateur d’attention moyenne qui, n’ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux et ne pouvant procéder à une comparaison détaillée, n’en conservera en mémoire qu’une impression semblable réduite à la représentation très comparable d’une étoile stylisée à huit branches épaisses coupées longitudinalement. Les signes diffèrent visuellement par la présence d’un cadre noir au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, la représentation d’une étoile à huit branches, sous une stylisation particulière, apparaît arbitraire au regard des produits et services en présence et, revêt ainsi un caractère distinctif, dès lors que le consommateur ne pourra pas établir de lien direct et concret entre celui-ci et les produits et services en cause, ni percevoir cet élément comme désignant une caractéristique quelconque de ces derniers Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

12 A cet égard, si un élément figuratif en forme d’étoile est susceptible d’évoquer « le symbole de l’astérisque » comme le soutient la société déposante, elle ne démontre pas pour autant que la marque antérieure , telle que représentée, constitue un élément ou une indication devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. En tout état de cause, à la supposer perçue, cette évocation se retrouvera également dans le signe contesté , compte tenu de la forme très semblable de son étoile. En outre, cet élément figuratif, seul élément constitutif du signe contesté, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le cadre dans lequel il s’inscrit ne fait que mettre en valeur cette figure stylisée et n’affecte donc pas son caractère dominant. Par conséquent, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « les marques formées d’un astérisque sont nombreuses » et que, par conséquent, « une telle coexistence existe parce-que les stylisations de cette forme, peu distinctive, sont distinctes comme c’est le cas entre les signes comparés dans la présente opposition ». En effet, la seule fourniture d’un extrait des bases de données de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), reprenant une centaine de marques sans précision quant aux produits et services réellement protégés et sans préciser si ces marques sont en vigueur, ne pourrait suffire à démontrer le caractère banal de cet élément graphique, sous sa représentation particulière, au regard des produits et services en cause (annexe 3). En outre, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles et/ou avec la marque antérieure invoquée ; de plus, il convient de relever que le titulaire d’un droit antérieur est seul juge de l’opportunité des procédures qu’il entend engager à l’encontre des marques tierces. De même, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’EUIPO citées par la société déposante à l’appui de son argumentation (annexes 1 et 2) et portant sur le refus d’enregistrement de signes représentant des « figures géométriques simples » dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En tout état de cause, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer dans le cadre de la présente procédure, sur la validité d’une marque enregistrée. En outre, le Tribunal de l’Union européenne a souligné à plusieurs reprises que la constatation d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il ne constitue qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes en cause et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

13 Par conséquent, en l’espèce, indépendamment du niveau d’attention du public pertinent et à supposer que le caractère distinctif de la marque antérieure ne serait que minimal, les ressemblances précitées entre les signes sont telles que le consommateur risque de les associer à la même origine. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif n° 5028814 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

14 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « enregistrements audio et vidéo, programmes informatiques préenregistrés et programmes informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial, tous étant utilisés pour la préparation et l’entrainement aux tests normalisés d’alphabétisation, de compétences académiques de base, d’acquis et d’aptitudes académiques, de maîtrise de la langue et pour la recherche de programmes d’études supérieures et la préparation aux examens d’admission aux études supérieures ainsi qu’aux tests éducatifs et professionnels et à l’évaluation des compétences, des aptitudes, de l’apprentissage et des acquis ; logiciels interactifs d’assistance au développement des programmes d’études, à la gestion des programmes d’études et l’élaboration de programmes d’enseignement pour enseignants, écoles, secteurs académiques et régions académiques ; logiciel de gestion de base de données pour la gestion des outils d’évaluation académique de la maternelle au collège, pour les résultats des tests, rapports sur les résultats des tests et évaluations des programmes d’enseignement, tous étant conçus pour répondre aux normes éducatives établies par l’Etat ; logiciels multimédia interactifs pour plates-formes mobiles d’apprentissage de la langue anglaise ; logiciel téléchargeable sous forme d’application mobile permettant d’évaluer la maîtrise d’une langue, de se préparer et s’entraîner aux tests de maîtrise d’une langue et d’enrichir son vocabulaire ; logiciel téléchargeable pour noter, mesurer, évaluer et stocker des informations liées à la productivité au travail, aux compétences professionnelles et aux mesures des aptitudes professionnelles pour aider au placement professionnel ; logiciel téléchargeable pour la préparation aux tests et aux évaluations de productivité au travail, des compétences professionnelles et des aptitudes professionnelles ; logiciels de moteurs de recherche ; logiciel téléchargeable pour les tests et la préparation aux tests dans le domaine des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour l’évaluation du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle ; logiciel téléchargeable sous forme d’application mobile pour les tests et la préparation aux tests dans le domaine des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales pour d’évaluation du niveau lycée et la préparation à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle ; services d’administration en rapport avec l’inscription à des tests d’évaluation professionnelle ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour tests de compétences en langue sur internet ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’administration d’une série d’examens de licence et de certification d’enseignant ; développement d’outils de diagnostic basés sur la recherche, à savoir, logiciels, pour aider les écoles et les secteurs académiques à évaluer leurs programmes d’études et d’enseignement afin de garantir que tous les étudiants atteignent les normes éducatives établies par l’Etat ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’ administration des examens pour la notation, la mesure, l’évaluation et le stockage d’informations liées aux niveaux de productivité, aux compétences et aptitudes non cognitives d’une personne pour le placement professionnel, de l’adaptation au poste et de l’identification des candidats à un emploi ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour un test normalise sur internet pour les tests éducatifs dans les domaines des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer les compétences du niveau lycée et la préparation aux études supérieures et au milieu professionnel ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’administration, la notation et l’analyse de tests normalisés pour les tests éducatifs dans les domaines des langues, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

15 sciences et des études sociales dans le but d’évaluer les compétences du niveau lycée et la préparation aux études supérieures et au milieu professionnel ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables par le biais d’un site internet permettant aux utilisateurs de passer des examens d’entrainement pour déterminer leur aptitude pour le lycée et les études supérieures et les examens de préparation au milieu professionnel ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui identifient les candidats à un emploi susceptibles de réussir dans des environnements professionnels particuliers ; fourniture d’un moteur de recherche sur internet pour l’évaluation, la notation et les rapports de productivité professionnelle, des compétences professionnelles et des aptitudes

professionnelles

et

de

l’adaptation

au

milieu

professionnel ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI