OP24-1684 28 février 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P A a déposé, le 20 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5032035 portant sur le signe figuratif MERCI PARIS, ci-dessous reproduit : Le 14 mai 2024, la société AUGUST STORCK KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

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— La marque de l’Union européenne verbale MERCI, déposée le 27 mai 2004, enregistrée puis renouvelée (en dernier lieu en 2024) sous le n° 3858231, sur le fondement du risque de confusion ;

- Cette même marque n° 3858231, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites dans les délais impartis (au total un jeu d’observations pour l’opposante et deux pour le déposant). A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Il convient à titre liminaire d’écarter comme étant inopérante l’affirmation du déposant selon laquelle « en application des dispositions de l’article L 712-5-1 et L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans devra être rejetée puisque l’opposant n’a pu établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq dernières années dans la classe contestée n° 43 ». En effet, cette affirmation ne saurait être considérée comme une requête expresse en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure, au sens de l’article L 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle tel que précisé par l’article R. 712-16 du même code (qui indique que « Les parties à l’opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions »). En tout état de cause, il n’aurait pu être exigé de l’opposante qu’elle fournisse des preuves d’usage de la marque antérieure « dans la classe contestée n° 43 », la fourniture de preuves d’usage de la marque invoquée dans la procédure d’opposition ne pouvant concerner que des produits et/ou services désignés pa r cette marque et « s ur lesquels est fondée l’opposition », lesquels en l’espèce ne sont nullement des services relevant de la « classe contestée n°43 ». B. Sur les articles L 713-4 et L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, invoqués par le déposant De même, sont sans incidence sur la présente procédure les affirmations du déposant relatives au droit d’usage par un tiers de la marque d’autrui suite à l’épuisement de ses droits en application de l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle ou aux fins de préciser la destination de ses produits en application de l’article L 713-6 du même code. En effet, ces dispositions, qui concernent, pour l’article L 713-4, le droit pour des tiers de commercialiser des produits qui ont été mis en circulation par le titulaire lui-même (ou avec son consentement) dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, et, pour l’article

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L 713-6, le droit pour des opérateurs de faire mention dans le commerce de la marque d’autrui pour informer les consommateurs que leurs produits (notamment accessoires et pièces détachées) se destinent aux produits de cette marque, ne trouvent nullement à s’appliquer dans le cadre de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Ainsi, il convient de statuer au fond sur l’atteinte portée à la marque antérieure invoquée par le dépôt de la demande d’enregistrement contestée, et ce au regard des services objets de l’opposition. A cet égard, l’opposante invoque, pour ces services, un risque de confusion avec la marque antérieure et une atteinte à la renommée de cette marque. C. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les services objets de l’opposition au titre notamment du présent motif sont les suivants : « Services de restauration (alimentation) ; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; Services de conseils concernant la préparation des aliments ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Conseils en matière de cuisine (préparation de plats) ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ; Services de traiteurs ». Les produits de la marque antérieure indiqués dans le récapitulatif comme servant de base à l’opposition sur ce motif sont les suivants : « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie ».

Dans son exposé des moyens, la société opposante invoque la similarité des services précités de la demande d’enregistrement contestée avec les « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat » de la marque antérieure. En l’espèce, comme le fait valoir l’opposante et conformément à une jurisprudence constante, les « Services de restauration (alimentation) ; Services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ; Services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien de complémentarité avec les « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat » de la marque antérieure, ces derniers étant des préparations culinaires, lesquelles sont directement l’objet des premiers. Par ailleurs, les «Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; Services de conseils concernant la préparation des aliments ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Conseils en matière de cuisine (préparation de plats) ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Informations et conseils en matière de préparation de repas » de la demande d’enregistrement, qui consistent en des prestations d’information et de conseil spécifiquement en matière de préparations

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culinaires, présentent également un lien étroit avec les « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat » de la marque antérieure, les premiers ayant directement pour sujet des préparations culinaires telles que les seconds. S’il est vrai, comme le relève le déposant, que les services contestés peuvent ne pas porter exclusivement sur des « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat » et notamment avoir pour objet des préparations salées, il n’en demeure pas moins que ces produits de la marque antérieure, qui constituent notamment divers desserts, entremets et mignardises, occupent une part non négligeable parmi les préparations culinaires que les services précités ont directement pour objet de préparer / fournir / renseigner. En outre, l’opposante fournit des exemples justifiant de la fourniture de ces divers services et produits par des prestataires communs (ou du moins associés). Elle relève notamment l’existence de coffrets de chocolats vendus dans le commerce sous les marques de certains traiteurs ou établissements de restauration, de même que de certains traiteurs ou restaurants spécialisés dans des produits à base de chocolat, ainsi que des conseils et informations ou formations pour la préparation de chocolat(s), diffusés par des fournisseurs ou exposants de chocolat(s). Ainsi, il convient de reconnaître une certaine similarité entre tous ces services et produits. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MERCI PARIS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté contient deux éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et de couleurs, tandis que la marque antérieure consiste en une unique dénomination, sans graphisme ni couleur. A cet égard, il convient de préciser que sont inopérants les arguments du déposant relatifs à la forme figurative sous laquelle le signe antérieur MERCI serait exploitée. En effet, dans le cadre de la recherche du risque de confusion entre deux marques dans la procédure d’opposition, les signes

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doivent être comparés tels qu’ils ont été déposés, indépendamment des formes ou variantes sous lesquelles ils peuvent être exploités concrètement. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme identique MERCI, constitutif de la marque antérieure et placé en attaque et en première ligne dans le signe contesté. Il en résulte d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes. Si les signes diffèrent par l’adjonction du terme PARIS ainsi que d’éléments graphiques et de couleurs dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à amoindrir fortement ces différences. En effet, le terme MERCI commun aux deux signes apparaît arbitraire au regard des produits et services en présence, en ce qu’il ne pourrait servir à les désigner ni à décrire une de leurs caractéristiques objectives. En outre, il n’est nullement démontré que ce terme soit devenu si fréquemment utilisé dans le domaine de ces produits et services qu’il serait devenu banal pour les désigner. A cet égard, la citation par le déposant de seulement trois marques ou enseignes dans le secteur alimentaire comportant le terme MERCI (« MERCI JEROME », « LES ELEVEURS VOUS DISENT MERCI » et « MERCI SOPHIE ») ne saurait nullement suffire à démontrer son usage courant dans ce domaine, et ce nonobstant le fait que l’une de ces marques soit exploitée par une enseigne de grande distribution. Ainsi, le terme commun MERCI apparaît pleinement distinctif au regard des produits et services en présence, dans le signe contesté comme dans la marque antérieure. Par ailleurs, ce terme MERCI, constitutif de la marque antérieure, présente manifestement un caractère dominant dans le signe contesté. En effet, il y est nettement mis en exergue par sa place et sa présentation (en première ligne et en grands caractères), et le terme PARIS qui le suit, placé sur une ligne inférieure et en petits caractères, ce qui le rend peu perceptible, se comprendra en outre comme une simple mention informative sur le lieu de prestation des services, de sorte qu’il ne sera probablement pas prononcé ni retenu dans la désignation de la marque. A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, le fait que ce nom PARIS soit compréhensible comme une indication du lieu de prestation des services contestés ne saurait avoir pour effet d’écarter tout risque de confusion sur l’origine des deux marques, le signe contesté risquant de ce fait d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits fabriqués à Paris ou à tout le moins en France. Quant aux éléments graphiques et couleurs, ils sont imperceptibles pour un consommateur qui percevrait la marque seulement phonétiquement et n’altèrent nullement visuellement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination centrale MERCI, qu’ils contribuent même à mettre en valeur. Il convient à cet égard de préciser qu’est sans incidence l’argument du déposant selon lequel le graphisme circulaire du signe contesté n’aurait pas qu’une fonction esthétique et serait similaire à des logos utilisés par la société qu’il dirige, qui auraient également été déposés.

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En effet, la comparaison entre deux marques dans la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés et ainsi perceptibles du public, indépendamment de circonstances telles que les intentions du déposant dans le choix du signe contesté, ou encore son activité et les éventuels autres signes qu’il utilise et/ou a déposés. Ainsi, compte tenu des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ceux-ci, d’un degré élevé. Le signe contesté est donc fortement similaire à la marque antérieure.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en présence, conjuguée à la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public au regard de ces produits et services, ce dernier apparaissant notamment susceptible de croire qu’elles appartiennent à un même titulaire ou à des titulaires contractuellement liés. A cet égard, la forte similarité des signes apparaît de nature à compenser le moindre degré de similarité des produits et services. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne MERCI n°3858231, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour tous les services objets de l’opposition. D. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Il n’y a pas lieu de statuer sur le motif de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MERCI n°3858231 pour les services contestés sur ce fondement, dès lors que l’opposition a d’ores-et-déjà été reconnue justifiée pour l’intégralité de ces services au titre du risque de confusion avec cette même marque. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MERCI PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour les services objets de l’opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne verbale MERCI n° 3858231, de sorte que la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour tous ces services.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; Services de conseils concernant la préparation des aliments ; Services de conseils concernant la préparation d’aliments ; Conseils en matière de cuisine (préparation de plats) ; Conseils en matière de recettes culinaires ; Informations et conseils en matière de préparation de repas ; Services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ; Services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 5032035 est partiellement rejetée, pour les services précités.