OP24-2414 10/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T K F, agissant pour le compte de la société « Banker Universal » en cours de formation, a déposé le 17 avril 2024 la demande d’enregistrement n°5048028 portant sur le signe figuratif (8) BANKER UNIVERSAL. Le 9 juillet 2024, la société EIGHT ADVISORY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants:

- La marque figurative 8 EIGHT ADVISORY TAX déposée le 19 avril 2019, enregistrée sous le n°4545121, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque figurative déposée le 22 mai 2023, enregistrée sous le n°4963160 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; 1

- La marque figurative EIGHTADVISORY déposée le 22 mai 2023, enregistrée sous le n°4963168 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- Le nom de domaine 8advisory.com, crée le 31 juillet 2009. Toutefois, en ce qui concerne le nom de domaine 8advisory.com, la société opposante a, dans son exposé des moyens, transmis le 9 août 2024, renoncé à invoquer ce droit antérieur. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°24-2414. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

D ÉCISION A. Sur le fondement de la marque n°4545121 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base de la marque antérieure précitée, l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels d’apprentissage automatique pour la finance ; Services de conseils aux entreprises en matière de financement de la croissance ; Services d’intermédiaires commerciaux concernant la mise en rapport d’investisseurs privés potentiels et d’entrepreneurs nécessitant un financement ; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; Services de financements commerciaux ; Financement de prêts ; Financements de biens immobiliers ; Services de financement liés aux soins de maternité ; Financement en matière de location-vente ; Financement de fusions ; Financement de projets ; Financement de location-vente de véhicules ; Organisation du financement de primes d’assurances ; Fourniture de financements pour crédits commerciaux ; Services de financement et de prêt ; Services de financement de primes d’assurance ; Financement de crédit à la consommation ; Services de financement liés au commerce ; Prêts [financement] ; Services de conseil en matière de financement d’entreprises ; Financement de biens immobiliers ; Services de financement pour ventes ; Financement de prêts collectifs ; Services de prêt à des commerçants afin de financer des inventaires de véhicules ; Services de financement en matière de soins dentaires ; Financement reposant sur l’actif ; Services de financement de frais médicaux ; Prêts garantis pour financer la fourniture de contrat de caution de véhicules à moteur ; Services de financement pour ventes à crédit ; Financement en matière d’achat et de vente d’entreprises ; Financement d’emprunts ; Financement de prêts résidentiels ; Financement de prêts, d’hypothèques et de sûretés ; Service de financement pour l’achat et la vente de bateaux ; Financement d’investissements ; Financement de prêts et escompte de factures ; Services de financement liés aux hôtels ; Services de financement pour centres de loisir ; Fourniture de financements de crédits commerciaux ; Services de courtage pour organisation de financement par d’autres institutions financières ; Financement d’entreprises ; Financement d’acquisitions de terrains ; Services de financement pour garantir des fonds ; Services de financement pour garantir des fonds d’affaires ; Services de financement d’équipements ; Financement d’acquisitions ; Service de financement pour des constructions de génie civil ; Financement de créances à recouvrer ; Services de financement commercial ; Fourniture de financement d’aéronefs ; Prêts garantis pour financer la fourniture contrat de location de véhicules à moteur ; Services de financement pour garantir des fonds liés aux entreprises ; Services de financement d’hypothèques ; Services de financement ; Financement d’hypothèques et de cautions ; Services de financement pour 3

l 'achat de véhicules à moteur ; Conseils en matière de financement de projets d’énergie ; Services de financement pour des opérations de construction ; Plans d’épargne pour financer les soins de santé ; Financement de prêts-relais ; Services de financement pour le parrainage d’entreprises ; Gestion de financements d’entreprises ; Financement de crédits ; Financement de prêts personnels ; Financement d’automobiles ; Financement d’achats ; Fourniture de financement d’équipements ; Conseil et information en matière d’assurance et de finance ; Financement de crédits de trésorerie ; Financement de prêts immobiliers ; Financement d’activités industrielles ; Plans d’épargne pour financer l’assurance-maladie ; Services en matière d’investissements financiers, notamment de placements de capitaux, de financements et d’assurances ; Services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles ; Organisation de finances pour entreprises ; Services de conseils dans les domaines de la finance et des investissements ; Services d’informations en matière de finance fournis en ligne à partir d’une base de données ou à partir d’Internet ; Services d’assistance en matière de finances personnelles ; Financement de prêts liés à des machines de bureau ; Financement de capital- risque ; Financement pour la location d’équipements ; Services de consultation en matière de financement dans le domaine de la marine marchande ; Services de financement pour le développement immobilier ; Services de finances personnelles ; Fourniture de financements pour soins de santé ; Services de financement industriel ; Services de financement pour la location ; Financement par actions ; Services caritatifs, à savoir services de financement ; Financement de garanties ; Consultation professionnelle en matière de finance ; Services de financement pour locations-ventes ; Services de financement pour achat immobilier ; Prêts garantis pour financer la mise à disposition de contrats de crédit à tempérament liés à des véhicules à moteur ; Service de financement pour le développement immobilier ; Services de financement relatifs au crédit-bail ; Financements assortis d’une garantie financière ; Services de financement de véhicules automobiles ; Services d’association d’épargne immobilière en matière de finance ; Financement de cautions ; Financement de matières premières ; Financement d’entreprises commerciales ; Financement de crédits à tempérament ; Financement de projets de développement immobilier ; Financement de prêts à court terme ; Financement de location-vente ; Développement et mise en place de solutions de financement ; Services de financement pour les sociétés ; Services de financements pour prêts immobiliers ; Service de financement pour l’achat de véhicules ; Financement de systèmes multimédias de transmission électriques et électroniques ; Services de financement pour les entreprises ; Prêts hypothécaires et services de financement ; Prestation de conseils en finances ; Services de conseillers en finance ; Parrainage financier et financement d’émissions de radio ; Mise à disposition de financement pour des entités commerciales ; Mise à disposition de financement pour des inventions ; Services financiers en matière de financement de radiodiffusion ; Services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance ; Services de financement de prêts à tempérament ; Services de collecte de fonds de bienfaisance par le biais d’un site web de financement participatif ; Prestation de conseils et services de conseillers en finance ; Parrainage financier et financement de films ; Parrainage financier et financement de programmes télévisés ; Financement de prêts sur gage ; Services de financement de projets ; Organisation du financement de projets de construction ; Refinancement d’hypothèques ; Services de prestation de conseils en finances ; Financement de projets de développement ; Mise à disposition de financement pour des entités à but non lucratif ; Mise à disposition de financement pour le développement de nouvelles technologies ; Mise en place de financement d’émissions télévisées ; Mise en place de financement pour films ; Mise à disposition de financement pour des inventeurs ; Mise en place de financement d’émissions de radio ; Financement de projets de construction ; Financement du développement de produits ; Services de financement de capital risque pour des instituts de recherche ; Services de financement de capital risque pour des entreprises ; Mise en place de financement de projets humanitaires ; Mise à disposition de financement pour des instituts de recherche ; Financement d’achats de produits de consommation ; Financement participatif ; Préparation de rapports financiers en matière de financement de projets de construction ; Services de financement de capital risque pour des entités à but non lucratif ; Services de financement de capital risque pour des universités ; Activités de collectes de fonds de bienfaisance destinées à financer la recherche médicale et des procédures médicales pour les personnes dans le besoin ; Services de financement au détail ; Services de financement participatif ; Services de financement pour l’achat de navires ; Services de financement de capital risque pour des entités commerciales ; Services de 4

f inancement de capital risque pour des inventeurs ; Services de conseils en matière de financement de travaux de génie civil et de projets d’infrastructures ; Mise à disposition de financement pour des gouvernements ; Mise à disposition de conseils en matière de placement et de finance ; Services de financement participatif ou micro-mécénat ; Financement de projets de promotion immobilière ; Mise à disposition de financement pour des universités ; Mise en place de financement de projets sportifs, culturels et de divertissement ; Cours d’enseignement en matière de finances ; Services de formation en matière de finances ; Services de formation en finance ; Prêt de livres relatifs à la finance ; Services d’enseignement pour adultes relatif à la finance ; Formation en matière de finance. Cours d’enseignement en matière de finances ; Services de formation en matière de finances ; Services de formation en finance ; Prêt de livres relatifs à la finance ; Services d’enseignement pour adultes relatif à la finance ; Formation en matière de finance » . La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de publicité et de promotion ; services de recrutement de personnel ; services de gestion commerciale, de conseils commerciaux, de consultation commerciale, d’information commerciale et de recherche commerciale ; services de comptabilité, tenue de livres et audit comptable ; services d’établissement de déclarations fiscales et de conseils en matière fiscale ; services de conseils en matière de gestion commerciale dans le domaine des technologies de l’information ; informations commerciales, y compris informations fournies en ligne à partir d’une base de données par le biais de pages web sur Internet ; Conseils en organisation et direction des affaires ; conseil en stratégie commerciale ; conseil commercial en matière opérationnelle et amélioration de performance, en matière de gestion de litiges, de restructuration d’entreprises ; gestion de l’exploitation et des affaires commerciales ; vérification comptable, préparation et calcul de déclarations fiscales et services de consultant y relatifs ; services de comptabilité ; services d’audit comptable et financier ; conseil en matière de direction d’affaires commerciales ; services en matière d’analyse de coûts ; services en matière d’aide et de conseil dans l’organisation et la gestion d’entreprises, services d’études de marché ; estimations, recherches et évaluations d’entreprises et de valeurs ; Services de gestion, d’assistance, de conseils, d’information et de recherche en matière financière ; services de conseils en matière fiscale ; services en matière d’insolvabilité ; services d’investissement ; services d’évaluation en matière commerciale ; services d’agences et de gestion immobilières ; services en matière d’affaires immobilières, y compris évaluations de biens immobiliers ; fourniture d’informations financières, y compris au moyen de pages web sur Internet ; Services financiers ; services d’investissements, de gestions de portefeuilles et de patrimoines, services de placements financiers, investissements de capitaux ; opérations financières ; affaires monétaires ; services de conseil et d’administration en matière financière, bancaire et fiscale, toutes opérations relatives aux conseils financiers et fiscaux, aux conseils en gestion et à la mesure des risques financiers, conseil en matière de directions et de stratégies financières et fiscales ; planification financière et fiscale, consultation et gestion en matière financière et immobilière ; recherche financière en matière de profits, de pertes d’exploitation et de clauses de pertes ; investissements immobiliers ; affaires financières ; Services de renseignements et d’information concernant des domaines techniques (ingénierie), la technologie de l’information, les domaines juridiques, la fiscalité ; services juridiques, y compris conseils juridiques et fiscaux et représentation de tiers dans des affaires juridiques et fiscales, dans toute législation de portée générale ou fiscale, nationale ou internationale ; recherches légales ; services de conseil en matière de fiscalité ; étude de projets techniques ; Services juridiques, services de conseils juridiques, d’assistance juridique et de représentation juridique aux entreprises, aux individus ou groupe d’individus notamment en matière de fiscalité et de droit des affaires ; recherches judiciaires et légales, expertises juridiques ; services d’avocats ; services de contentieux ; assistance juridique en cas de litiges notamment en matière fiscale ; recherches judiciaires ; veille législative, règlementaire et jurisprudentielle ; services d’arbitrage, de médiation, de conciliation et de résolution des litiges ; services de négociation et de rédaction de contrats ; services de lobbying ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 5

Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant pas répondu. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif (8) BANKER UNIVERSAL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif 8 EIGHT ADVISORY TAX, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué d’un chiffre suivi de deux éléments verbaux présentés de façon particulière alors que la marque antérieure est composée d’un chiffre suivi de trois éléments verbaux présentés au sein d’un ensemble figuratif. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le chiffre 8 présenté de grande taille, de manière stylisée et contrastée (bleu sur fond blanc pour le signe contesté et blanc sur fond gris pour la marque antérieure) et sur une ligne 6

s upérieure, associé à un élément verbal en anglais renvoyant au domaine financier (BANKER UNIVERSAL pour le signe contesté et TAX pour la marque antérieure). A cet égard, ne saurait prospérer, l’argument du déposant selon lequel le chiffre 8 du signe contesté est représenté « à l’envers » et apparaît « plus large dans la partie haut et plus basse dans la partie basse » , dès lors que ces différences visuelles n’apparaissent pas significatives en ce qu’elles n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du chiffre 8 lequel sera ainsi lu et prononcé dans chacun de ces signes. Ces signes diffèrent également par la présence des parenthèses autour du chiffre 8 au sein du signe contesté ainsi que par la présentation particulière de ce dernier et par la présence des éléments verbaux EIGHT ADVISORY et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que les parenthèses ne viennent que mettre en exergue le chiffre 8 (à l’instar du cartouche gris dans la marque antérieure) et que les éléments EIGHT ADVISORY de la marque antérieure viennent rappeler le chiffre 8 et le domaine des services en cause (le terme ADVISORY évoquant le conseil). Ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe un lien entre ces marques. Le signe figuratif contesté (8) BANKER UNIVERSAL est donc similaire à la marque figurative antérieure 8 EIGHT ADVISORY TAX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En outre, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par la très grande proximité des produits et services en présence qui relèvent tous du domaine financier. B. Sur le fondement de la marque n°4963160 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure dans le cadre de la précédente comparaison. 7

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif (8) BANKER UNIVERSAL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué d’un chiffre suivi sur une ligne inférieure de deux éléments verbaux présentés de façon particulière, alors que la marque antérieure est constituée d’éléments figuratifs. La société opposante indique que les signes en présence ont en commun le chiffre 8, présenté en attaque et sur une ligne supérieure au sein du signe contesté et seul élément de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer les signes comme similaires dès lors qu’ils produisent des caractéristiques visuelles propres à générer une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, ces signes se différencient par leur longueur et structure, un chiffre suivi de deux éléments verbaux pour le signe contesté, un élément figuratif pour la marque antérieure. A cet égard, si la marque antérieure peut être perçue comme évoquant le chiffre 8, celui-ci est alors extrêmement stylisé et ne rappelle nullement la représentation du chiffre 8 du signe contesté. En effet, la marque antérieure est composée de deux éléments principaux, une courbe fluide, qui commence par une boucle fermée en haut (évoquant un 9 inversé) et un petit point noir isolé en bas à gauche. Cet ensemble figuratif apparaît ainsi très minimaliste et abstrait et ne sera ainsi pas nécessairement perçu comme le chiffre 8. 8

E nfin, les deux signes se distinguent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence des éléments BANKER UNIVERSAL et de parenthèses de couleur au sein du signe contesté, ce qui renforce leurs différences d’ensemble. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Il n’existe donc pas de risque d’association entre les marques pour le public des services concernés. Le signe figuratif contesté (8) BANKER UNIVERSAL n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure n° 4963160. C. Sur le fondement de la marque n°4963168 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure n°4545121 dans le cadre de la première comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif (8) BANKER UNIVERSAL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif EIGHTADVISORY ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué d’un chiffre suivi de deux éléments verbaux présentés de façon particulière sur deux lignes 9

d istinctes, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux accolés et d’une présentation particulière. La société opposante indique que les signes en présence ont en commun le chiffre 8, présenté en attaque et sur une ligne supérieure au sein du signe contesté et présenté en caractères latin et en anglais en position d’attaque de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer les signes comme similaires dès lors qu’ils produisent des caractéristiques visuelles et phonétiques propres à générer une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, ces signes se différencient par leur longueur et structure, un chiffre 8 présenté en grande taille sur une ligne supérieure, encadré par des parenthèses, et suivi de deux éléments verbaux présentés sur une ligne inférieure et en italiques pour le signe contesté, deux éléments verbaux accolés totalisant treize lettres et présentés sur une même ligne dont le premier élément verbal comporte une lettre stylisée pour la marque antérieure. En outre, visuellement, le chiffre 8 du signe contesté est présenté en numérique alors que l’élément verbal EIGHT de la marque antérieure apparaît comme une représentation du chiffre 8 écrite en lettres et en anglais ce qui induit des différences visuelles non négligeables. Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leurs sonorités d’attaque, en effet, pour le consommateur français, le chiffre 8, présent sur une ligne supérieure en grands caractères sera susceptible d’être prononcé en français, dès lors que les termes anglais BANKER UNIVERSAL qui suivent, présentés en plus petits caractères et sur une ligne inférieure ne seront lus que dans un second temps, contrairement à la marque antérieure dont le terme d’attaque sera nécessairement lu et prononcé en anglais [eight]. En outre, ils diffèrent également par leurs sonorités centrales et finales de par la présence de leurs autres éléments verbaux, qui bien que faiblement distinctifs, participent tout de même de l’impression différente laissée entre les signes. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Il n’existe donc pas de risque d’association entre les marques pour le public des services concernés. Le signe figuratif contesté (8) BANKER UNIVERSAL n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure EIGHTADVISORY n° 4963168 CONCLUSION En conséquence, le signe contesté (8) EIGHT BANKER UNIVERSAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte à la marque antérieure 8 EIGHT ADVISORY TAX n° 4545121 de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE 10

A rticle 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 11