OPP 24-3356 23/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société FELIX ULM (Société à responsabilité limitée) a déposé le 2 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°24 5066485 portant sur le signe verbal FELIX ULM. Le 25 septembre 2024, la société DREAMWORKS ANIMATION L.L.C. (Société organisée et existant selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne FELIX THE CAT, déposée le 19 mars 2007 et enregistrée sous le n°005767975. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Film cinématographiques, impressionnés – pour diffusion à la télévision proposant de la comédie-de l’aventure-de l’animation, programmes télévisés proposant des dessins animés, cassettes vidéo préenregistrées, contenu audio et bandes audio préenregistrés, disques compacts interactifs contenant des personnages animés pour le divertissement et musique en haute définition ou non, DVD, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, supports de données magnétiques; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services d’« éducation ; formation ; divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de l’action d’instruire, de former et de divertir un public. De plus, contrairement à ce que soutient la société opposante, ils ne sont pas proposés par les mêmes entreprises. Il ne s’agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les services de « Location de décors de spectacles; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Dès lors, aucune identité ou similarité entre ces services et les produits et services invoqués de la marque antérieure n’a été mise en évidence. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FELIX ULM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal FELIX THE CAT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Si, comme le soulève la société opposante, les signes ont en commun le terme FELIX, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes qui présentent des différences propres à les distinguer. En effet, visuellement, les signes se distinguent nettement par leur structure et leur longueur (deux éléments verbaux totalisant huit lettres pour le signe contesté, trois éléments verbaux totalisant onze lettres la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté contre quatre temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales (présence de l’élément ULM au sein de la marque contestée, et des termes THE CAT dans la marque antérieure). Intellectuellement surtout, la marque antérieure forme un ensemble désignant un chat prénommé Félix (les termes anglais THE CAT étant aisément compris du consommateur comme signifiant « le chat »), tandis que le signe contesté s’entend de l’association du prénom Félix et d’une pratique sportive, à savoir l’ULM. Ainsi, pris dans leur ensemble, ces deux signes produisent une impression d’ensemble différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer davantage cette impression d’ensemble différente. En effet, si le prénom FELIX, commun aux deux signes, apparaît comme distinctif au regard des produits et services en cause, il ne présente pas un caractère essentiel au sein de la marque antérieure. Bien que le terme FELIX apparaisse dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme ULM qui le précède est dépourvu de caractère distinctif ou à tout le moins faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il désigne la pratique d’une activité sportive, tel n’est pas le cas dans la marque antérieure, car il y est suivi des termes THE CAT tout aussi distinctifs et qui, en raison de leur présentation sur la même ligne en caractères de même taille et de même typographie, sont tout autant perceptibles. Ainsi, le terme FELIX n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure, celle-ci étant perçue dans sa globalité par le consommateur. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté FELIX ULM n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure FELIX THE CAT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En effet, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, la société opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie « d’un caractère distinctif accru du fait du volume et du caractère continu de [son] usage ». Cependant, la seule fourniture d’une capture d’écran de l’encyclopédie libre en ligne Wikipédia ne saurait suffire pour établir une large connaissance de la marque antérieure pour les produits et services en cause, de sorte que la prétendue notoriété de la marque antérieure invoquée ne peut pas être prise en compte. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FELIX ULM peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale FELIX THE CAT. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI