OPP 24-3411 28/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société HYGIE HEALTHCARE ORGANISATION (Société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 2 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°24 5066811 portant sur le signe figuratif PHARMASM!LE. Le 26 septembre 2024, la société CARL ZEISS MEDITEC AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SMILE, déposée le 25 mai 2022 et enregistrée sous le n°018708304. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 11 octobre 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A titre liminaire, est inopérante la demande de limitation du libellé faite par le déposant dans la mesure où celle-ci doit, afin d’être prise en compte, faire l’objet d’une déclaration de retrait formelle qui n’a pas été effectuée. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; yeux artificiels ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments ophtalmologiques ; laser réfracteur ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale incluant les « Appareils et instruments ophtalmologiques; Laser réfracteur » de la marque antérieure. A cet égard, si, comme le soutient la société déposante, les produits précités de la marque antérieure « s’adressent manifestement à un public particulier : les professionnels de santé spécialisés en ophtalmologie », il en va de même des produits de la demande d’enregistrement. En tout état de cause le consommateur de référence de ces produits est le professionnel de la santé dans leur généralité. Ces produits apparaissent donc identiques et similaires contrairement aux assertions de la société déposante. Les « yeux artificiels » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent similaires aux « Appareils et instruments ophtalmologiques » de la marque antérieure dès lors que l’ensemble de ces produits relèvent du même domaine de l’ophtalmologie. A cet égard, s’il est vrai, comme l’indique la société déposante, que « dans la classe 10 « œil artificiel » figure de façon parfaitement distincte des catégories « appareils et instruments » 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

(chirurgicaux ou médicaux) », outre le fait que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, ils s’adressent toutefois pareillement à une clientèle de professionnels médicaux spécialisés dans la médecine de l’œil. Par ailleurs, il importe peu que, contrairement à ce qu’avance la société déposante, « l’Opposante [se soit] gardée de parler d’identité à cet égard, pour n’argumenter que sur la base d’une similitude entre les produits couverts. Elle admet donc que l’œil artificiel n’est ni un appareil ni un instrument  ». En effet, il est constant que la reconnaissance d’une atteinte à une marque antérieure peut résulter soit de l’identité des produits mais également de leur similarité, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, il s’agit de produits similaires, contrairement aux assertions de la société déposante. Ainsi, les « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; yeux artificiels » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PHARMASM!LE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SMILE présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme SMILE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence PHARMA-, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière en couleur. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En effet, le terme SMILE apparaît comme distinctif au regard des produits en cause. En outre, et contrairement aux assertion de la société déposante, ce terme SMILE, constitutif de la marque antérieure, apparaît bien dominant au sein du signe contesté dès lors que la séquence PHARMA- qui le précède, abréviation usuelle des termes « pharmacie » ou « pharmaceutique » (que reconnaît la société déposante), apparaît dépourvue de caractère distinctif pour les produits visés en ce qu’elle renvoie à leur caractéristique médicale. Cette séquence n’est donc pas apte à retenir l’attention du consommateur de référence à titre de marque. Enfin, la présence d’éléments figuratifs et la présentation particulière des signes en cause en couleur n’altèrent en rien le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme SMILE dans ces deux signes. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre ces deux signes. Le signe figuratif contesté PHARMASM!LE est donc similaire à la marque verbale antérieure SMILE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté PHARMASM!LE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale SMILE. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; yeux artificiels ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI