OP24-3434 11/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame D A a déposé le 8 juillet 2024 la demande d’enregistrement n°5068089 portant sur le signe verbal YMAYA. Le 30 septembre 2024, la société Amaya Développement Holding a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque verbale française AMAYA déposée le 10 septembre 2007, enregistrée et renouvelée sous le n°3080635, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque verbale française L’ATELIER D’AMAYA déposée le 10 septembre 2007, enregistrée et renouvelée sous le n°3523398, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque verbale française L’ATELIER D’AMAYA déposée le 10 septembre 2007, enregistrée et renouvelée sous le n°3523398, sur le fondement de l’atteinte à la renommée ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

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I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion au regard des marques n°3080635 et 3523398 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure n°3080635 a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles de bijouterie ; bijouterie ; bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie) ». La marque antérieure n°3523398 a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles de bijouterie ; bijouterie ; bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués des marques antérieures. Les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits des marques antérieures, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 3

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. S’agissant des « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements », la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises, en soutenant que des « rayons de bijouterie se sont généralisés dans les boutiques de prêt-à-porter. Désormais, les consommateurs peuvent trouver couramment des bijoux en vente aux côtés des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures ou des accessoires », et fournit de la documentation à l’appui. Il ressort des pièces fournies par la société opposante que de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui à la vente, sous la même marque, à la fois des produits de l’habillement et des bijoux. Il s’agit donc de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières brutes ou mi- ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « joaillerie, bijouterie » de la marque antérieure invoquée lesquels constituent des produits finis. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée étant destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique…) et non pas exclusivement pour les produits de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Au regard de la marque n°3080635 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal, AMAYA. Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure sont de même longueur, à savoir cinq lettres dont quatre communes, positionnées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence 4

f inale -MAYA caractérisée par la répétition de la voyelle A, précédée d’une voyelle (Y et A), ce qui leur confère de grandes ressemblances. En outre, phonétiquement, les deux marques comportent la même sonorité finale [MAYA] et se prononcent selon un même rythme en deux temps, ce qui leur confère une prononciation proche. Ces dénominations diffèrent par la substitution de la première lettre A par la lettre Y au sein du signe contesté. Toutefois, la seule substitution d’une voyelle par une autre n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment énoncées. Ainsi, compte tenu desdites ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté YMAYA est donc similaire à la marque verbale antérieure AMAYA. Au regard de la marque n°3523398 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’ATELIER D’AMAYA, ci-dessous reproduit : Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure n°3080635 pour les raisons développées précédemment, d’autant que cette seconde marque ne diffère de la première marque antérieure que l’ajout de la locution faiblement distinctive L’ATELIER D’. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, de la diversification des entreprises dans les domaines concernés ainsi que de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5

B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque française n°3523398 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n°3523398 portant sur le signe verbal L’ATELIER D’AMAYA. En premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique au titre de l’atteinte à la marque de renommée les produits suivants : « Articles de bijouterie ; bijouterie ; bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie) ». Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « la marque « L’ATELIER D’AMAYA » n° 3523398 jouit d’une renommée importante en France et que, d’autre part, l’usage sans juste motif de la marque postérieure « YMAYA » n° 5035214 pour l’intégralité des produits qu’elle désigne, qu’ils soient identiques, similaires, ou non similaires à ceux désignés par la marque « L’ATELIER D’AMAYA », tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette dernière ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes :

- Pièce n°21 : Attestation du 30 octobre 2024 de la société Crowe relative aux dépenses publicitaires, aux investissements et aux chiffres d’affaires réalisés pour les exercices clos au 30 juin 2022, 30 juin 2023, 30 juin 2024 ;

- Pièce n°26 : Articles de presse sur « L’ATELIER D’AMAYA » ;

- Pièce n°27 : Sélections des produits L’ATELIER D’AMAYA dans la presse ;

- Pièce n°28 : Extraits des pages Facebook et Instagram L’ATELIER D’AMAYA ;

- Pièce n°29 Prix reçus par L’ATELIER D’AMAYA ; 6

- Pièce n°30 : Enquête de notoriété de L’Atelier d’Amaya réalisée par People Vox en juin 2020. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces n° 21 et 26 à 30 précitées, que la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché de la bijouterie en France, ce qui, du reste, n’est pas contesté par la déposante. Ainsi, la marque antérieure invoquée L’ATELIER D’AMAYA a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire en France, pour des « Articles de bijouterie ; bijouterie ; bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie) ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits susvisés. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YMAYA. La marque antérieure porte sur la dénomination L’ATELIER D’AMAYA Pour les raisons développées sous le point A, et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure L’ATELIER D’AMAYA est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ces produits, les produits restants sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « métaux précieux et leurs alliages ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits en cause, son caractère distinctif accru en raison de sa forte renommée et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. 7

C omme indiqué précédemment, il est établi par l’opposant que la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public dans le domaine de la bijouterie. En l’espèce, comme le soutient l’opposant les « métaux précieux et leurs alliages » sont souvent utilisés dans la conception de bijoux et sont donc destinés à la bijouterie et à la joaillerie. Dès lors, le consommateur sera incité à effectuer un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des « métaux précieux et leurs alliages ». Par conséquent, compte tenu de la renommée de la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA et de la similarité entre les signes, les consommateurs concernés, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée YMAYA en relation avec les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages », seront susceptibles de faire un lien avec la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA. Autrement dit, même si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont différents des produits de la marque antérieure invoquée pour laquelle la renommée a été démontrée, le public pertinent pourra être amené à penser que la marque antérieure a étendu son activité pour les produits précités. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « La demande d’enregistrement de marque contestée « YMAYA » a, de toute évidence, pour objectif de bénéficier de l’image de marque attachée à la marque antérieure de renommée « L’ATELIER D’AMAYA » résultant de ses investissements dans la promotion et la publicité. Ainsi, le titulaire de la demande d’enregistrement de marque contestée « YMAYA » cherche à favoriser la diffusion et la commercialisation de ses produits grâce à l’association que feront les consommateurs entre lesdits produits et la marque antérieure de renommée « L’ATELIER D’AMAYA ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son ancienneté, de son usage intensif et des investissements réalisés notamment publicitaires, a acquis une renommée importante. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. 8

I l existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit pour les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée. Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée YMAYA pour les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle N B 9

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