OPP 24-3643 Le 12/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A A a déposé le 25 juillet 2024 la demande d’enregistrement n° 5072440 portant sur le signe figuratif SAS. Le 16 octobre 2024, la société SAN ANTONIO SHOE, Inc. (société régie par les lois de l’état du Texas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque figurative SAS de l’Union européenne, déposée le 30 juillet 2014, enregistrée et renouvelée sous le n° 13126537, sur le fondement du risque de confusion ;

- l’enregistrement international n° 1618180 du 3 mai 2021, désignant l’Union européenne et portant sur le signe figuratif SAS, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent A. Sur le fondement de la marque n° 13126537 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Semelles orthopédiques. Sacs à main et Bandoulières [courroies]. Chaussures; Chaussures; Sandales; Semelles; Chaussettes; Ceinture (habillement).Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité; Démonstration de produits; Décoration de vitrines; Diffusion [distribution] d’échantillons; Publicité par correspondance; Conseil en gestion d’entreprise; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Informations d’affaires; Services d’agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises];

Services de marketing; Consultation pour les questions de personnel; Traitement administratif de commandes d’achats; Recherche de parraineurs; Tous étant liés à la vente de chaussures et de produits de maroquinerie». Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale. Force est de constater que les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements» de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains à l’identique, et pour d’autres similaires, aux « Chaussures; Chaussettes; Ceinture (habillement)» invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. De plus, les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles» de la demande d’enregistrement contestée, sont susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale que les « Chaussures» invoqués de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits similaires étant susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale, ce que ne conteste pas la titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les «métaux précieux et leurs alliages» de la demande d’enregistrement contestée présentent à l’évidence des natures, fonctions, destinations et circuits de distribution distincts et ne sont pas susceptibles d’être attribués par le public à la même origine commerciale que les «Sacs à main et Bandoulières [courroies]. Chaussures; Sandales; Chaussettes; Ceinture (habillement)» de la marque antérieure. En effet, les premiers, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées que sont l’or, l’argent, le platine et les alliages de ces métaux, destinées à être mises en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique, etc.). Ces produits ne présentent pas de lien de similarité avec les « Sacs à main et Bandoulières [courroies]. Chaussures; Sandales; Chaussettes; Ceinture (habillement)» de la marque antérieure qui désignent des articles de bagages et d’habillement ayant pour fonction et destination de servir de contenant (ou l’une des pièces de contenant) et de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, issus de l’industrie de la confection et distribués dans les magasins d’habillement.

Ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas destinés nécessairement ni exclusivement aux seconds. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. . A cet égard, les décisions d’opposition citées par la société opposante ne sauraient être transposées à la présente espèce, dès lors qu’elles ont été rendues dans des cas d’espèces dans lesquelles les produits en cause n’étaient pas les mêmes que dans la présente espèce. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires, et pour d’autres susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure invoquée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’il existe des ressemblances visuelles, et phonétiques prépondérantes entre les signes SAS et SAS (rythme identique, sigle de trois lettres communes

susceptibles d’être perçues et lues comme étant placées dans le même ordre et formant la séquences SAS et les signes étant susceptibles d’être prononcé de manière identique). A cet égard, les différences entre les signes, portant sur les typographies, la disposition et les couleurs utilisées dans la marque antérieure, n’ont pas d’incidence, dès lors que ces éléments n’altèrent pas la perception immédiate des sigles en présence. Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine et une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté. Le signe figuratif contesté SAS est donc similaire à la marque figurative antérieure SAS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. Elle soutient que le faible degré de similarité entre certains des produits en cause doit être compensé par le degré de similarité élevé entre les signes en présence. Elle invoque enfin la diversification des entreprises qui vient renforcer le risque de confusion sur l’origine des produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement contestée aux « Chaussures; Chaussettes; Ceinture (habillement » invoqués de la marque antérieure et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, comme le démontre la société opposante, certaines entreprises de prêt-à-porter et d’articles d’habillement ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement, de bijouterie et d’horlogerie. Cette diversification, conjuguée à la proximité entre les signes en présence, suffit à établir un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles» de la demande d’enregistrement contestée et des « Chaussures;» invoqués de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les «métaux précieux et leurs alliages» de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires et non susceptibles d’être rattachés à la même

origine que les « Sacs à main et Bandoulières [courroies]. Chaussures; Sandales; Chaussettes; Ceinture (habillement) » invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. A cet égard, les documents fournis par la société opposante à l’appui de son opposition ne démontrent pas de diversification des entreprises pour les produits suivants : «métaux précieux et leurs alliages de la demande d’enregistrement contestée. Par ailleurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes. Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Sur le fondement de la marque n° 1618180 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services restant à comparer sur le fondement de la marque n° 1618180 sont les suivants : « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles chaussants». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «métaux précieux et leurs alliages» de la demande d’enregistrement contestée présentent à l’évidence des natures, fonctions, destinations et circuits de distribution distincts et ne sont pas susceptibles d’être attribués par le public à la même origine commerciale que les «Articles chaussants» de la marque antérieure. En effet, les premiers, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées que sont l’or, l’argent, le platine et les alliages de ces métaux, destinées à être mises en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique, etc.). Ces produits ne présentent pas de lien de similarité avec les « Articles chaussants» la marque antérieure qui désignent des articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, issus de l’industrie de la confection et distribués dans les magasins d’habillement.

Ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas destinés nécessairement ni exclusivement aux seconds. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. . A cet égard, les décisions d’opposition citées par la société opposante ne sauraient être transposées à la présente espèce, dès lors qu’elles ont été rendues dans des cas d’espèces dans lesquelles les produits en cause n’étaient pas les mêmes que dans la présente espèce. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale, contrairement à ce que soutient la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires, et pour d’autres susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe le signe reproduit ci-dessous : Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Il n’existe pas de risque de confusion pour les «métaux précieux et leurs alliages» de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires et non susceptibles d’être rattachés à la même origine que les « Articles chaussants» invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. A cet égard, les documents fournis par la société opposante à l’appui de son opposition ne démontrent pas de diversification des entreprises pour les produits suivants : «métaux précieux et leurs alliages de la demande d’enregistrement contestée. Par ailleurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes. Enfin, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif SAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, similaires ou susceptibles d’être rattachés à la même origine, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.