OPP 24-4230 13/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société LALASOL (société par actions simplifiée) a déposé le 4 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5087758 portant sur le signe verbal HUGO ET CHLOE. Le 17 Décembre 2024, la société HUGO BOSS (AG) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union Européenne HUGO, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000049270, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété ;

- la marque verbale de l’Union Européenne HUGO, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000049270, et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la renommée, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION A- Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°000049270 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir: « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements pour hommes, dames, enfants ; Bas ; Chapellerie ; Ceintures. Amortisseurs ; Accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes ; Cravates ; Gants [habillement] ; Chaussures ; Ceintures en cuir [vêtements] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HUGO ET CHLOE, représenté ci-dessous :

. La marque antérieure porte sur le signe verbal HUGO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun le prénom HUGO, constitutif de la marque antérieure et situé en attaque du signe contesté. S’ils diffèrent par la présence de la conjonction de coordination ET et du prénom CHLOE au sein du signe contesté, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque contestée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude (voir, en ce sens, 10/09/2008, T-325/06, CAPIO, EU:T:2008:338, § 92; 23/04/2015, T- 282/13, IGLOTEX, EU:T:2015:226, § 65). En conséquence, le signe contesté HUGO ET CHLOE apparaît similaire à un faible degré à la marque antérieure HUGO, ce qui n’est pas contesté la société déposante.

Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir que « Depuis son origine, la marque HUGO est, aux côtés de la marque BOSS, l’une des marques phares du groupe Hugo Boss, destinée à identifier des collections urbaines, modernes et jeunes ». Elle relève que « la marque HUGO connaît un important succès sur le plan mondial et notamment en France, du fait de son usage ancien et constant, de la qualité des produits et de leur adaptation permanente aux évolutions de la mode ». Dans le cadre de la renommée de la marque antérieure, la société opposante met notamment en avant :

- son ancienneté : Elle précise, à ce titre, que « La marque HUGO trouve son origine il y a désormais un siècle, dans le prénom de Monsieur H B , fondateur en 1924 de l’entreprise éponyme en Allemagne, aujourd’hui Hugo Boss AG et dont les produits et collections sont diffusés dans le monde entier » et qu’« La marque verbale de l’Union européenne HUGO N" 49 270 a été déposée le 1° avril 1996, soit il y a presque trente ans (…) près de trois décennies après ce dépôt, la marque HUGO s’est imposée comme l’une des marques phares du groupe Hugo Boss ».

- l’intensité de l’exploitation et les investissements réalisés. Elle met à cet égard, en exergue notamment l’élargissement de sa gamme de produits « par le biais de licences consenties avec des partenaires », l’existence d’investissements publicitaires et promotionnels conséquents et permanents, le succès rencontré par la marque Hugo Boss « dont HUGO est […] une des marques phares » et l’existence « de multiples et constantes collaborations avec d’autres marques prestigieuses » ainsi que la mise place de partenariats sportifs. A cet égard, elle produit notamment les pièces suivantes aux fins de justifier de la connaissance invoquée :

- Pièce 9 : Extrait de l’édition française du magazine Vogue (3 pages)
- Pièce 10.1 : Article de presse relatif aux licences en matière de parfums (5 pages)
- Pièce 10.2 : Article de presse relatif aux licences en matière de montres (8 pages)
- Pièce 10.3 : Article de presse relatif aux licences en matière de lunettes (6 pages)
- Pièce 10.4 : Article de presse relatif aux licences en matière de bijoux (8 pages)
- Pièce 11 : Attestation du directeur général de la société Hugo Boss France, chiffres de 2017 à 2019- investissements publicitaire et chiffre d’affaires (1 page)
- Pièce 12 : Attestation du directeur général de la société Hugo Boss France, chiffres de 2020 à 2022 – investissements publicitaire et chiffre d’affaires (1 page)
- Pièce 13 : Factures relatives aux investissements réalisés par Hugo Boss pour la marque HUGO sur la période 2020-2022 (55 pages)
- Pièce 14 : Chiffre d’affaires mondial de Hugo Boss en 2018 et 2019 – Article de presse et communiqués officiels (10 pages)
- Pièce 15 : Sondage réalisé en mars 2024 en Allemagne par l’Institut für Demoskopie Allensbach et sa traduction libre en français (79 pages)
- Pièce 16 : Article sur la collaboration HUGO x Replay (3 pages)
- Pièce 17 : Article sur la collaboration HUGO x Warner Bros (3 pages)
- Pièce 18 : Article sur le partenariat sportif HUGO Formule 1 Visa Cash App RB (5 pages)
- Pièce 19 : Décision de l’Office de la propriété intellectuelle portugais, 8 novembre 2023 et sa traduction libre en français (11 pages). Il ressort des pièces produites que les pièces 9 à 12 ne portent pas spécifiquement sur la marque antérieure invoquée mais sont consacrées à la marque Hugo Boss. En revanche les pièces 13 à 19 portent sur la marque antérieure. Il en ressort notamment que :

- des investissements ont été réalisés (en partie dans l’Union Européenne et aux USA) pour promouvoir la marque Hugo seule, entre 2020 et 2022 (Pièce 13) ;

- cette marque représentait 13% du chiffre d’affaires en 2018 (Pièce n°14) ;

- la marque Hugo est connue de 57% de la population allemande (en notoriété confirmée)

(Pièce n°15) ;

- la marque Hugo fait l’objet de partenariat dans des domaines divers tels que le cinéma ou le sport (Pièces 16 à 18). Ainsi, la marque HUGO, bénéficie d’une certaine connaissance sur le marché pour désigner des « vêtements ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause, de la similarité à un faible degré entre les signes et d’une certaine connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B- Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque antérieure n° 000049270 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union Européenne HUGO n° 000049270. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Vêtements pour hommes, dames, enfants ; Bas ; Chapellerie ; Ceintures. Amortisseurs ; Accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes ; Cravates ; Gants [habillement] ; Chaussures ; Ceintures en cuir [vêtements] ». La société opposante doit donc prouver que cette marque avait acquis une renommée en France avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, soit avant le 4 Octobre 2024, à l’égard des produits précités. Pour les raisons précédemment exposées relativement à la connaissance de la marque antérieure et auxquelles il convient de se référer, il y a lieu de considérer que la marque antérieure bénéficie d’une certaine renommée pour les « vêtements pour hommes, dames » à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, les pièces produites n’apportent pas d’éléments permettant des reconnaitre une renommée pour les autres produits invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HUGO ET CHLOE, représenté ci-dessous :

. La marque antérieure porte sur le signe verbal HUGO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté HUGO ET CHLOE apparaît similaire à un faible degré à la marque antérieure HUGO. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Il convient de rappeler que les atteintes à la renommée d’une marque antérieure, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est à dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Ainsi, afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment :

- le degré de similitude entre les signes ;

- la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné,

- l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au- delà du public visé par cette marque),
- le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et
- l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure HUGO est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La société opposante fait valoir que « grâce à l’intensité de son exploitation, la marque HUGO Nº49 270 a acquis une renommée certaine pour les vêtements et leurs accessoires » et que « la dénomination HUGO de la marque antérieure est parfaitement distinctive pour les produits et services qu’elle désigne, ce qui lui attribue une grande distinctivité intrinsèque et extrinsèque ». Par ailleurs, elle soutient que, s’agissant des signes « la demande d’enregistrement Hugo et Chloé constitue l’imitation de la marque HUGO qu’elle reproduit intégralement » et que, s’agissant des produits « la marque HUGO doit bénéficier d’une protection élargie quant à l’usage d’une marque postérieure reproduisant ou imitant l’élément « HUGO », que les produits et services désignés par cette marque soient ou non identiques ou similaires, dès lors que l’usage de cette marque crée un lien avec elle et tirerait indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, ou encore porterait préjudice à son titulaire ». Elle en conclut que « compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similarité entre les signes, et de l’identité et la similarité des produits, le public concerné fera à l’évidence un lien entre la demande d’enregistrement Hugo et Chloé contestée et la marque antérieure HUGO pour les produits en cause ». Il est établi par la société opposante que la marque antérieure HUGO possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public en matière de vêtements. De plus, le signe contesté HUGO ET CHLOE et le marque antérieure HUGO présentent une certaine similarité du fait de la présence du terme commun HUGO, constitutif de la marque antérieure. Concernant les produits contestés, comme cela a été développé précédemment, ils apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En tout état de cause, il convient de relever que la société déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester le lien précité. Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes, de l’identité et de la forte similarité des produits, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits précités, à savoir les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Sur le risque de préjudice

Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que la société déposante va nécessairement tirer un profit indu de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure HUGO, et portera préjudice à son titulaire au vu « de la forte similarité des signes ; du lien qui pourra être établi entre la marque antérieure renommée et la demande d’enregistrement contestée ; du degré d’attention du public concerné, qui est le grand public ; et, surtout, de l’ancienneté et de la renommée de la marque HUGO Nº 49 270 compte tenu de l’intensité de son exploitation » . En l’espèce, la marque antérieure HUGO présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des produits identiques et similaires aux produits de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des produits pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée HUGO ET CHLOE pour ces produits est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure HUGO. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure HUGO, la demande d’enregistrement contestée HUGO ET CHLOE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté HUGO ET CHLOE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HUGO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.