OP25-0306 23/09/2025 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. FAITS ET PROCÉDURE La société SUNSET INNOVATION a déposé le 8 novembre 2024 la demande d’enregistrement n°5096361 portant sur le signe verbal NEIVIA.

Le 28 janvier 2025, la société BEIERSDORF AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne NIVEA, déposée le 26 août 2021, enregistrée sous le n°18540803, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DÉCISION L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. 1

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En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de l’Union européenne n°18540803, portant sur le signe verbal NIVEA.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « savons autres qu’à usage médical; produits cosmétiques non médicaux; Préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté; Préparations non médicamenteuses pour le lavage, le soin et l’embellissement des cheveux; Préparations solaires non médicales; Préparations de protection solaire non médicamenteuses à usage cosmétique et dermatologique, préparations après-soleil non médicamenteuses à usage cosmétique et dermatologique; Préparations cosmétiques de rasage et après-rasage; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ». La société opposante doit donc prouver que cette marque avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, soit avant le 8 novembre 2024, à l’égard des produits précités.

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, parmi lesquelles :

— Annexes 80 à 97 : Classements des marques les plus valorisées au monde

— Annexes 98 et 99 : Extraits de pages françaises des réseaux sociaux de NIVEA montrant que la marque est suivie par plus de 23 millions de personnes sur Facebook, et 103 000 personnes sur Instagram.

— Annexe 35 à 78 : Articles de presse nationale ou locale, datés entre 1938 et 2025 indiquant :

« La force du groupe tient à la renommée de sa marque vedette et dans son image auprès des consommateurs. Le groupe a ainsi bâti une position de numéro un mondial pour les soins de la peau » (Annexe 37 : Article OPCVM 360 – L’analyse Valeur de Gérard Moulin »)

« la célèbre petite boîte bleue est connue dans le monde entier. Et sa formule reste l’un des secrets les mieux gardés, comme celle de Coca-Cola. Il se vend chaque année plus de100 millions de pots de crème Nivea. » (Annexe 35 : Article du journal – les Echos Nivea, un centenaire en pleine forme) 2

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« Hommes, femmes, vieux ou jeunes tout le monde connaît Nivea. La plus mythique des crèmes est la mère de tous les soins hydratants. Celle, qui, aujourd’hui encore, bénéficie du plus grand capital de sympathie » (annexe 48 : Article Le Figaro – Nivea la crème des crèmes)

« La petite boîte ronde et plate, bleu et blanc, a fait le tour du monde. Elle a traversé la vie de chacun, s’est inscrite dans toutes les mémoires. La crème Nivea fait partie du patrimoine collectif » (Annexe 58 : Article du journal Le Monde, les quatre-vingt-dix ans de Nivea)
- Annexe 100 à 109 : Jurisprudences ayant reconnu la renommée de la marque NIVEA et dans l’Union Européenne pour les cosmétiques, le savon et les articles de toilette en général Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante et en particulier des pièces susmentionnées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public pour des produits cosmétiques. En particulier, les nombreux articles de presse et classements confirment sa reconnaissance constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public.

Il en résulte que la marque NIVEA jouit d’une renommée pour les «savons autres qu’à usage médical; produits cosmétiques non médicaux; Préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté; Préparations non médicamenteuses pour le lavage, le soin et l’embellissement des cheveux; Préparations solaires non médicales; Préparations de protection solaire non médicamenteuses à usage cosmétique et dermatologique, préparations après-soleil non médicamenteuses à usage cosmétique et dermatologique; Préparations cosmétiques de rasage et après-rasage; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques » sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEIVIA, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal NIVEA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, il existe des ressemblances prépondérantes entre le signe contesté NEIVIA et la marque antérieure NIVEA (longueur proche, quatre lettres en commun placées dans le même ordre, formant la même séquence N/IV/A). Phonétiquement, ces signes présentent les mêmes sonorités successives [n /v / a]. Les différences entre ces deux termes tenant aux lettres E et I du signe contesté ne sauraient écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elles ne concernent que deux lettres sur cinq, situées au sein même du terme contesté, et que les dénominations en présence restent dominées par la même succession de lettres N /VI/ A et par des sonorités proches. Il résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes. 3

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Le signe verbal contesté NEIVIA est donc similaire à la dénomination antérieure NIVEA. Par ailleurs, la société déposante explique le choix du signe contesté (« la marque NEIVIA repose sur une construction linguistique spécifique. La syllabe « Nei » évoque la neige (neige en latin : nix, nivis), une référence directe au froid, élément central de l’activité de NEIVIA, qui propose des casques réfrigérés pour les patients sous chimiothérapie. La terminaison « -via » signifie « voie », illustrant le chemin, l’accompagnement et le soulagement que ces dispositifs apportent aux patients ». Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la présente procédure. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des activités exercées et des raisons pour lesquelles ils ont été choisis.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure NIVEA est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : «Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ».

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et l’intensité de la renommée de la marque antérieure NIVEA. Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure NIVEA possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public pour les cosmétiques. De plus, s’il est vrai que les produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure ne sont pas similaires, l’opposant souligne qu’ils relèvent au sens large du domaine de la santé des individus et peuvent être « distribués dans les mêmes points de vente (enseignes spécialisées ou pharmacies et parapharmacies) ». La société déposante invoque la différence entre son activité et celle de l’opposante (« NEIVIA … propose des casques réfrigérés pour les patients sous chimiothérapie [et] est commercialisée auprès des professionnels de santé, des hôpitaux et des centres médicaux » alors que « NIVEA est une marque associée aux soins de la peau et aux cosmétiques, sans aucun lien avec le froid ou le domaine médical [et] est vendue en grandes surfaces, pharmacies et magasins de cosmétiques »). Toutefois, la comparaison 4

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des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans la demande d’enregistrement, indépendamment des conditions d’exploitation ou de l’activité réelle du titulaire de la demande. A cet égard, il convient de noter que le déposant n’a pas rempli de déclaration de retrait partiel qui aurait expressément limité son libellé aux « casques réfrigérés pour les patients sous chimiothérapie ». Ainsi, compte tenu de la grande renommée de la marque antérieure, de la similarité des signes, et du lien de tous les produits avec le domaine de la santé au sens large, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les «Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. En conséquence, il ressort des documents fournis par la société opposante que les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : «Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante a établi que l’image positive véhiculée par la marque antérieure, est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi la société déposante à « se placer dans sillage de la marque NIVEA et bénéficier de son pouvoir d’attraction, sa réputation et son prestige » comme le soutient la société opposante. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée NEIVIA pour des «Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage 5

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médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées» est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure NIVEA. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure NIVEA, la demande d’enregistrement contestée NEIVIA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : «Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées». CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6

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