OP25-0347 Le 13/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ADI (société à responsabilité limitée), a déposé, le 7 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°5096044 portant sur le signe verbal ADI. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 29 janvier 2025, la société ANALOG DEVICES, INC. (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

- sur le fondement de l’identité avec la marque verbale de l’Union européenne ADI déposée le 23 décembre 2019 et enregistrée sous le n°018171056 ;

- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne ADI déposée le 23 décembre 2019 et enregistrée sous le n°018171058. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la procédure a été suspendue, les marques antérieures faisant l’objet d’une demande en nullité. La procédure a repris à l’issue de ces actions. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation n’ayant présentée dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne ADI n° 018171056 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 018171056 est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données. » La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de développement technologique dans le domaine des circuits intégrés et des semi-conducteurs; Services de recherche et de conception dans le domaine de la technologie, À savoir, Circuits intégrés et semi- conducteurs fournis au secteur commercial, aux universités et aux instituts de recherche; Services de consultation en matière de conception et de développement de circuits intégrés, de semi-conducteurs et de puces [circuits intégrés] de gestion de puissance pour le contrôle de la puissance électrique; Services de conception et d’ingénierie pour le compte de tiers de circuits intégrés, de semi- conducteurs, de microprocesseurs, de puces de remplacement et de puces [circuits intégrés] de gestion de puissance pour le contrôle de la puissance électrique; Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de composants de gestion de puissance destinés à être utilisés dans le domaine des circuits intégrés et des semi-conducteurs; Fourniture d’informations techniques par le biais de l’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’affichage de modèles dans le domaine des circuits intégrés et des solutions de traitement de signaux et fourniture d’une base de données explorable en ligne sous forme d’une bibliothèque de conception de référence en ligne contenant des informations techniques, dans le domaine des circuits intégrés et des solutions de traitement de signaux; Hébergement d’un site web communautaire en ligne contenant des informations en matière de services de développement de logiciels et d’outils pour le traitement informatique et audio ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADI, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ADI. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il est constant que la marque antérieure ADI est reprise de façon identique dans le signe contesté ADI. Le signe verbal contesté ADI est donc identique à la marque antérieure verbale ADI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les services en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les services identiques. En ce qui concerne les services similaires, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré l’identité des signes. B. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne ADI n°018171058 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée restants à comparer sont les suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Toutefois, en n’établissant pas davantage de lien entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif ADI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un élément graphique en couleurs. Les signes ont en commun le terme ADI, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Si les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ADI apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, il présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure dès lors que les éléments figuratifs et les couleurs en tant que simples éléments d’ornement n’altèrent pas le caractère prépondérant et immédiatement lisible du terme ADI. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté ADI est donc similaire à la marque verbale antérieure ADI, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ADI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services en partie, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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