OP25-1233 03/12/2025

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur M M a déposé le 10 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5128056 portant sur le signe verbal CHAT-MALO.

Le 10 avril 2025, la société CHAT-MALO (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de sa dénomination sociale CHAT- MALO, immatriculée le 14 avril 2019 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 850064957.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

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II.- DÉCISION Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

En outre, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. En effet, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour cel es énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée » (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).

1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale

La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale CHAT-MALO, les activités de « production de bières, négoce de bières et autres boissons, et produits dérivés ».

La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 10 mars 2025. L’opposante doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées avant cette date.

A l’appui de ses affirmations, elle produit de nombreux documents qu’elle intitule comme suit :

1- Marque contestée « CHAT-MALO » 2- Kbis et statuts de notre société CHAT-MALO 3- Marque verbale « CHAT-MALO » expirée 4- Marque figurative « CHAT-MALO » expirée 5- Extrait RNE et statuts de THOQUENNE DISTRIBUTION 6- Acte de cession de fonds de commerce THOQUENNE DISTRIBUTION / CHAT-MALO 7- Acte de cession de marque CHAT-MALO 8- Demandes de modification de la marque « CHAT-MALO » (2022) 9- Autres marques déposées par le tiers déposant 2

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10- Kbis et statuts de BRASSERIE BOSCO SARL 11- Factures d’achat et de ventes de notre société CHAT-MALO 12- Page Facebook de notre site « CHAT-MALO » 13- Pages internet parlant de notre dénomination et bière « CHAT-MALO » 14- Echanges informels concernant un projet de cession d’entreprise en cours

La société opposante a notamment fourni :

• Un article de presse datant de 2018 intitulé « LA CHAT-MALO : UNE BIÈRE AMBRÉE ARTISANALE BRETONNE AU TEMPÉRAMENT CORSAIRE » (Pièce n°13) ; • Une publication du réseau social Facebook datant 2024 du compte intitulé « la malouine » (Pièce n°13) ; • Une publication du réseau social Facebook datant de 2018 du compte intitulé « A la bonne mousse » (Pièce n°13) ; • Un article de presse datant de 2013 du site internet <BièresBretonnes.fr> intitulé : « Chat-Malo Ambrée : la bière de Saint-Malo ? » (Pièce n°13) ; • Un extrait du compte boutique_lamalouine du réseau social Instagram, datant de 2024 (Pièce n°13) ; • Une copie d’écran de l’application PINT PLEASE datant de 2025 (Pièce n°13) ; • Une copie d’écran des publications du compte CHAT-MALO du réseau social Facebook (Pièce n°12) entre 2023 et 2024 ; • Une soixantaine de factures éditées entre 2019 et 2024 concernant la vente de bières (Pièce n°11).

Au vu des dizaines de factures fournies (pièce 11), l’opposante a démontré une exploitation effective de la dénomination sociale pour des bières, au cours des années précédant le dépôt contesté, et ce y compris à des périodes proches de la date du dépôt de la marque contestée. En effet, ces factures, émises par la « SARL CHAT-MALO », portent sur des « pack de 12 Chat- Malo de 33cl » ou de la « bière Chat-Malo 5.4° 33 CL » et sont datées de 2024 (quatorze factures pour cette année, datées soit du 30 avril soit du 30 décembre), 2023, 2022, 2020 et 2019.

Le déposant soutient que les pièces fournies par la société opposante sont insuffisantes. Il affirme à ce titre que « Les factures d’achat et de ventes fournies par l’opposant ne contiennent pas une facture datant de 2025 et sur soixante factures fournies, seules quatorze datent de 2024 ». Il ajoute que « l’opposant ne parvient pas à démontrer qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale au jour du dépôt de la demande de marque contestée » et que « La dénomination sociale semble ne plus être exploitée depuis de nombreux mois ».

Comme précédemment rappelé, la société opposante est tenue de prouver que la dénomination sociale invoquée est exploitée pour les activités effectivement exercées à la date de dépôt de la demande de marque contestée (CJUE, 5 avril 2017, aff. C-598/14P, Laguiole).

Or, force est de constater que de nombreuses factures ont été fournies (datées de 2024,2023, 2022, 2020 et 2019), parmi lesquelles les plus récentes datent du 30 décembre 2024, soit moins de trois mois avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (10 3

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mars 2025), ce qui peut être considéré comme une date proche de cette dernière. Ainsi, dans une décision d’opposition BE NU / BENU du 20 mars 2024, l’EUIPO a considéré que, pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure, « une période d’usage (jusqu’en mars 2021) [est] très proche de la date de dépôt du signe contesté (04/12/2020) ».

Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels il « exploite une activité de brasserie artisanale — fabrication de bières et autres boissons — à proximité de Saint-Malo depuis 2014, soit bien avant l’opposant » et qu’il est « déjà titulaire de trois autres marques, toutes enregistrées pour des produits relevant de la classe 32 ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au regard du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande objet de l’opposition, indépendamment des autres droits ou usages antérieurs du déposant.

Par ailleurs, il importe peu, comme le déposant le relève, que « Pour pouvoir fonder une opposition sur l’atteinte à un nom commercial, l’opposant [doive] démontrer l’exploitation effective de ce nom commercial, que sa portée n’est pas uniquement locale, ainsi que l’existence d’un risque de confusion » dès lors que le droit antérieur invoqué dans le présent cas est une dénomination sociale et non un nom commercial, et qu’ainsi, la portée non seulement locale n’a pas à être démontrée (article L 712-4 3° du code de la Propriété Intellectuelle).

Enfin, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels « La demande de marque a été déposée de bonne foi, indépendamment de la dénomination sociale opposée, sans volonté de confusion ou de captation de clientèle », qu’« Il n’existe aucun agissement parasitaire ou préjudice démontré » et que ce dépôt « s’inscrit […] dans la logique des dépôts de ses autres marques et dans la continuité de ses activités et ne constitue en aucun cas un dépôt déloyal », dès lors que l’existence d’une atteinte à un droit antérieur est indépendante de la bonne foi et de la loyauté du déposant.

Ainsi, une exploitation effective de la dénomination sociale CHAT-MALO a été établie pour la « production de bières ».

2. Sur le risque de confusion

Sur la comparaison des produits et des activités

L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « boissons sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; limonades ; sodas ».

Comme précédemment relevé, la dénomination sociale CHAT-MALO est exploitée pour l’activité de « production de bières ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, sont identiques aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.

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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Force est de constater que les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux activités exercées par la société opposante sous la dénomination invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Toutefois, les « boissons sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; limonades ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques à l’activité de « production de bières » de l’opposant. De plus, en l’absence d’argumentation de l’opposant, aucune similarité n’a été démontrée.

En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques aux activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHAT-MALO.

La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe CHAT-MALO.

La société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté.

L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

En l’espèce, force est de constater que le signe contesté est identique à la dénomination sociale antérieure.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en présence, pour partie identiques.

L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques.

En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres produits de la demande d’enregistrement, en l’absence d’identité de ces derniers et de démonstration de leur similarité. 5

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CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté CHAT-MALO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la dénomination sociale antérieure CHAT-MALO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « bières » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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