FAITS ET PROCEDURE La dénomination FELIX THE CAT est le nom créé aux U.S.A en au début des années 20 pour désigner un chat noir, nouveau personnage de bandes dessinées. La société FELIX THE CAT PRODUCTIONS, cessionnaire de l’ensemble des droits d’exploitation de l’oeuvre FELIX T C, est titulaire de la marque FELIX THE CAT déposée le 19 octobre 1994, enregistrée sous le n l.316.305 pour désigner les produits relevant des classes 9 et 16, en renouvellement de dépôts précédents intervenus les 13 novembre 1974 et 13 novembre 1984. Elle a eu connaissance que la société POLYGRAM a déposé le 15 mars 1995 une marque complexe « FELIX LE SOURICEAU » comprenant cette dénomination surmontée du dessin d’un rongeur sur pieds revêtu d’une salopette, enregistrée sous le n 95/562.981 pour désigner les produits et les services relevant des classes 9 et 41 et plus particulièrement : « Supports d’enregistrement et données, notamment du son, de l’image et des programmes. Education et divertissement. » C’est dans ces circonstances que la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS a assigné la société POLYGRAM le 14 mai 1997 aux fins de constatation judiciaire de contrefaçon du titre FELIX T C protégée par l’article L111-1 du CPI par la marque FELIX LE SOURICEAU, et de la marque FELIX THE CAT par la seconde sur le fondement des articles L713-3b) et L716-1 du CPI ainsi que de nullité de cette dernière. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicite 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire et 10.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société POLYGRAM conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS fondée sur le droit d’auteur dès lors qu’elle ne justifie pas être titulaire d’un tel droit sur le titre FELIX T C. Après avoir soulevé l’absence d’originalité de celui-ci, elle conteste subsidiairement sa contrefaçon par la dénomination FELIX LE SOURICEAU qui ne reproduit pas à l’identique FELIX T C. La société POLYGRAM conclut également à l’absence de contrefaçon de la marque revendiquée ainsi qu’à celle du préjudice invoqué dès lors qu’elle n’a jamais utilisé la marque litigieuse, et au paiement de 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. En réplique, la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS réfute les moyens et arguments de la défenderesse. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 1997.

DECISION SUR LA CONTREFACON DU TITRE FELIX T C : La société FELIX THE CAT PRODUCTION, créée le 4 mai 1950 à NEW-YORK aux USA justifie être titulaire des droits sur le titre « FELIX T C » que lui ont cédés les frères William et Pat S, par acte du 28 août 1950 (copie de l’acte déposé à l’office du copyright de Washington). Ces derniers tenaient leurs droits de Pat S, leur père, qui a été le créateur du titre pour désigner un chat noir, vedette de bandes dessinées, créé en 1919-1920 par Otto M et Pat S, ce dernier alors propriétaire d’un studio cinématographique aux USA. La société FELIX THE CAT PRODUCTIONS justifie en outre exploiter, sous son nom, le titre revendiqué, non seulement pour des ouvrages de bandes dessinées consacrés au félin, mais aussi pour commercialiser des produits dérivés portant sa reproduction (tasses, portes clefs, jouets…) Il est dès lors établi par l’ensemble de ces éléments précis et concordants que la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS est bien titulaire des droits d’auteur sur le titre FELIX T C. Celui-ci porte par ailleurs incontestablement la marque de la personnalité de son auteur Pat S. Il ressort en effet de l’ouvrage de 1991 de John C intitulé « FELIX l’histoire tourmentée du chat le plus célèbre du monde » que le titre dont le caractère original est contesté, a été choisi après de nombreuses réflexions et discussions avec Otto M. Le prénom FELIX proche du terme « féline » utilisé dans la dénomination « Féline books » pour désigner le premier film reproduisant le chat noir dessiné par Otto M, et attribué de façon relativement fréquente au cours des années 20 à des garçons, est original pour désigner un chat qui s’est retrouvé au fin des années dans des situations comparables à celles des humains, et a des comportements et des réactions très proches de ceux-ci. Les termes « THE CAT » qui suivent le prénom FELIX, contribuent à conférer un caractère original au titre prix dans son ensemble en raison de leur opposition apparente : un prénom d’humain pour désigner un chat. Dans ces conditions, le titre FELIX T C est une oeuvre protégeable. Au sein des deux dénominations, le terme FELIX est identique. Son emploi dans FELIX L n’est pas fortuit. Il est d’usage peu courant et renvoie nécessaire à FELIX T C ou « Félix le chat en français », personnage de bandes dessinées notoirement connus non seulement aux USA mais aussi en FRANCE.

Outre la reproduction de ce prénom, les deux titres offrent, du fait de leur construction grammaticale, une grande ressemblance d’ensemble. Le titre FELIX L est dès lors la contrefaçon du titre FELIX T C. I – SUR LA CONTREFACON DE MARQUE : La société POLYGRAM soutient qu’il n’existe aucune similitude visuelle et phonétique entre les deux dénominations au sein desquelles le prénom FELIX n’est pas perçu isolément ; qu’elles ne présentent pas non plus de similitude intellectuelle, les chats et les souriceaux étant des animaux parfaitement distincts ; et que ces différences sont de nature à conjurer tout risque de confusion entre les deux dénominations. La marque FELIX THE CAT dont la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS justifie être titulaire, sert à désigner les produits relevant des classes 9 et 16 et notamment « Films cinématographiques comiques, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.) photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement. Livres, papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) matériel d’instruction ou d’enseignement, cartes à jouer, caractères d’imprimerie, clichés. » La marque FELIX LE SOURICEAU déposée le 15 mars 1995 par la société POLYGRAM et enregistrée sous le n 95/562.981 sert à désigner des produits et des services relevant des classes 9 et 41 et plus particulièrement « Supports d’enregistrement et données, notamment du son, de l’image et des programmes. Education et divertissement. » Il n’est pas contestable que la marque seconde couvre, non seulement des produits relevant de la classe 9 identiques à ceux de la marque première, mais aussi des services similaires en ce qu’ils visent ceux de « L’éducation et du divertissement » qui procèdent nécessairement des produits visés par les deux marques en classe 9 ; Les deux signes en cause sont FELIX T C et FELIX L. Au sein des deux marques, le terme FELIX est identique. Nonobstant l’absence de similitude phonétique ou visuelle des mots THE CAT et LE SOURICEAU qui terminent respectivement les deux signes en cause, la marque seconde emprunte à la première la ligne générale de sa construction grammaticale et présente avec elle une similitude intellectuelle au moyen d’un rapprochement par contraste.

Il est en effet constant que le souriceau est toujours poursuivi par le chat dont il constitue un de ses repas favoris selon les histoires populaires reproduites notamment dans de nombreuses bandes dessinées. Compte-tenu de ces éléments, la réplique par contraste de la marque FELIX THE CAT par la dénomination FELIX LE SOURICEAU contribue à réaliser l’imitation de la marque première par la marque seconde entraînant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle pour les produits visés. En effet, l’impression intellectuelle reçue et conservée dans la mémoire du client moyennement attentif, après lecture ou audition de la dénomination FELIX LE SOURICEAU, conduit celui-ci dont l’impression est suggérée par le contraste, à penser qu’il s’agit de la marque FELIX THE CAT ou de l’une de ses variantes appartenant à une seule et même entreprise. Dès lors en procédant au dépôt de la marque FELIX LE SOURICEAU pour des produits et services identiques ou similaires à ceux de la marque première, sans l’autorisation de la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS, la société POLYGRAM a enfreint l’interdiction posée par l’article L713-3 b) du CPI et a commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. II – SUR LES MESURES REPARATRICES : La nullité de la marque contrefaisante FELIX LE SOURICEAU est prononcée par application de l’article L714-3 du CPI en ce qu’elles visent les produits et les services des classes 9 et 41 ainsi qu’il l’est demandé. Le préjudice subi par la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS tient à l’atteinte portée à ses droits privatifs sur le titre et sur la marque FELIX THE CAT n l.316.305. Si la société POLYGRAM a procédé au dépôt de la marque contrefaisante, il demeure que celle-ci n’est pas exploitée. Il est donc justifié d’allouer à la demanderesse deux indemnités de 30.000 francs chacune qui réparent exactement son préjudice. En raison de l’absence d’exploitation de la marque contrefaisante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour le tout. L’équité commande d’allouer à la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la société POLYGRAM, condamnée aux dépens, est rejetée.DECISION Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit qu’en déposant à titre de marque la dénomination FELIX LE SOURICEAU, sans le consentement de la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS, titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le titre FELIX T C et propriétaire de la marque n 95/562.981 FELIX T C, la société POLYGRAM a commis la contrefaçon dudit titre au regard des droits d’auteur et de la marque susvisée ; En conséquence : Prononce la nullité de l’enregistrement n 95/562.981 de la marque FELIX LE SOURICEAU demandée le 15 mars 1995 par la société POLYGRAM pour les produits et les services relevant des classes 9 et 41 ; Dit qu’en ce qui concerne cette nullité, le présent jugement sera inscrit au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou à la demande de l’une des parties ; Condamne la société POLYGRAM à verser à la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de sa marque ainsi que celle de 30.000 francs en réparation de ceux du titre FELIX T C ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société POLYGRAM à verser à la société FELIX THE CAT PRODUCTIONS la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société POLYGRAM aux dépens dont distraction au profit de M^e Elisabeth M, avocat, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.