TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Août 2009

3^e chambre 3^e section N° RG : 07/13504

DEMANDERESSES Société NOVARTIS AG LICHT STRASS 35, CH-4056 BALE SUISSE.

Société CIBA VISION AG Intervenant volontaire HARDHOFS-TRASS 15,CH 8424 EMBRACH SUISSE

Société CIBA VISION Intervenant volontaire […] 31700 BLAGNAC représentées par M^e Sabine AGE, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire P0024, M^e Pierre V, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24

DEFENDERESSES Société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC […], Jacksonville FL-32256, FLORIDE (USA)

Société JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED Po box 1988, Simpson Parkway, Livingston, West Lothian EH54 OAB ECOSSE (ROYAUME UNI)

S.A.S ETHICON […] 92130 ISS Y LES MOULINEAUX représentées par M^e Grégoire DESROUS SEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W03

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Elisabeth B, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier lors des débats et M^me Léoncia BELLON, Greffier lors du prononcé,

DEBATS A l’audience du 7 Juillet 2009 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Août 2009.

ORDONNANCE

Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire

FAITS ET PROCEDURE

La société NOVARTIS AG, société de droit suisse, est titulaire d’un brevet européen EP-A-0 819 258 B1 délivré sur le fondement d’une demande internationale de brevet déposée le 22 mars 1996 en application du Traité de Washington dit PCT, sous priorité de demandes de brevet européen, suisse et américain. Le titre et l’objet du brevet sont les « lentilles ophtalmiques qui peuvent être portées pendant une longue durée ».

La délivrance de ce brevet a été publiée au Bulletin européen de brevets du 12 septembre 2001. Il a été fait mention de la remise de la traduction en langue française à l’INPI au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle du 15 février 2002.

La société NOVARTIS AG est propriétaire de la totalité de ce brevet à la suite de la cession à son profit, le 30 septembre 2007, de la quote-part de copropriété du laboratoire de recherche australien COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION avec lequel elle avait initialement déposé l’invention.

L’invention porte sur une lentille ophtalmique pouvant notamment être portée en continu sur de longues périodes d’au moins 24 heures sans répercussion indésirable importante sur la santé de l’oeil ou le confort du consommateur.

Cette invention est exploitée en France par la société CIBA VISION, filiale du groupe NOVARTIS, sous la marque "AIR OPTDC NIGHT&DAY".

L’opposition au brevet européen formée par la société américaine JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. a été rejetée par décision de la chambre des recours de l’OEB en date du 12 juillet 2007, infirmant totalement la décision de la division d’opposition.

La société NOVARTIS AG ayant constaté que la société JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC commercialisait notamment en France par l’intermédiaire de ses filiales européennes, la société britannique JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et la société française ETHICON, des lentilles ophtalmiques dénommées « ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus », dont elle estimait qu’elles reproduisaient les caractéristiques protégées par la revendication 1 du brevet européen ci-dessus visé, a :

- le 19 septembre 2007, fait établir un constat d’huissier sur les sites Internet www.acuvue.com et www.pro-acuvue.fr.

-
- le 21 septembre 2007, fait procéder à une saisie contrefaçon au siège social de la société ETHICON en exécution d’une ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de ce siège en date du 19 septembre 2007.

Par actes en date du 5 octobre 2007, la société NOVARTIS AG a assigné les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON devant le Tribunal de ce siège en contrefaçon du brevet européen n° 0 819 258 Bl et en indemnisation .

Cette action s’inscrit dans un litige de plus grande ampleur entre les sociétés NOVARTIS et JOHNSON & JOHNSON, plusieurs procédures aux États-Unis, en Australie et dans divers pays européens (dont l’Allemagne, la Grande Bretagne et l’Italie notamment) étant également en cours.

Le 9 octobre 2007, la société ETHICON a assigné la société NOVARTIS AG devant le juge des référés aux fins de voir les documents n° 5 à 11, saisis à l’occasion des opérations de saisie contrefaçon, placés sous scellés et déposés au greffe du Tribunal jusqu’à ce que le juge du fond en décide autrement ou à défaut la désignation d’un expert aux fins de tri entre les documents confidentiels et ceux qui ne le seraient pas.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2007, le juge des référés a désigné un expert aux fins d’examiner les différents documents en la seule présence des avocats des parties et occulter dans ces documents l’information qui est sans rapport avec la contrefaçon.

L’expert, Monsieur K, a déposé son rapport le 14 avril 2008.

Par un jugement du 9 juillet 2009, le présent tribunal a notamment:

Dit que la revendication 1 du brevet européen n° 0 819 258 ne peut bénéficier des dates de priorité de la demande européenne EP 95 810221 déposée le 4 avril 1995 et de la demande suisse CH 149695 déposée le 19 mai 1995;

Débouté les sociétés JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON de leur demande en nullité de la partie française du brevet européen n° 0 819 258;

Dit qu’en important, offrant à la vente, mettant dans le commerce et détenant aux fins précitées en France, les lentilles ophtalmiques ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus, les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP 0 819 258 au préjudice de la société NOVARTIS AG ;

Fait interdiction aux sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonné la confiscation aux fins de destruction sous contrôle d’un huissier désigné par la société NOVARTIS AG et aux frais des sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON, de toute lentille ophtalmique contrefaisante qui

sera trouvée en leur possession en France au jour de la signification du présent jugement ;

Avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts, ordonné une expertise ;

Désigné pour y procéder Madame F demeurant […] 6^e, à titre d’expert, avec mission de rechercher et fournir au Tribunal tous éléments permettant de définir la masse contrefaisante résultant des actes de contrefaçon commis par la société JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et la société ETHICON en obtenant notamment des éléments d’information tels que les quantités de lentilles ophtalmiques ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus commercialisées, livrées, reçues ou commandées en France ainsi que sur le prix obtenu pour ces produits, lui permettant de statuer ultérieurement sur le quantum du préjudice subi par la société NOVARTIS AG du fait des actes de contrefaçon commis sur le territoire français par les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON du brevet européen EP 0 819 258 ;

Condamné in solidum les sociétés JOHNSON & JOHNSON MEDICAL LIMITED et ETHICON à payer à la société NOVARTIS AG une provision de 1.000.000 €, à valoir sur son préjudice.

Lors de la première réunion d’expertise, les sociétés JOHNSON et ETICON se sont opposées à ce que la société NOVARTIS soit représentée par M. COLLET de la société CIBA VISION, société qui n’était pas dans la cause.

Par conclusions du 5 juin 2009, la société CIBA VISION AG et la société CIBA VISION SAS sont intervenues volontairement à l’instance en qualité de licenciée et de distributrice des produits brevetés et ont sollicité l’extension de la mission de Florence Lazard pour fournir des éléments permettant l’évaluation du préjudice qu’elles ont subi du fait des actes de contrefaçon.

Par conclusions signifiées le 1^er juillet 2009, les sociétés JOHNSON et ETICON ont soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des sociétés CIBA VISION.

Par conclusions de même date ces deux sociétés ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande d’extension de mission dans l’attente de la décision définitive du tribunal sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés CIB A VISION, à titre subsidiaire de déclarer irrecevable ou mal-fondée la demande d’extension de la mission de M^me L, en toutes hypothèses de condamner les sociétés demanderesse et intervenantes à leur payer une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

Par un courrier du 6 juillet 2009, l’expert a saisi le juge de la mise en état d’une difficulté tenant à l’étendue de sa mission. M^me L écrit qu’elle a demandé à la société Johnson et Johnson des éléments non seulement sur les quantités de lentilles importées en France par J&J Médical mais également le prix facturé à la société ETICON pour ces lentilles importées, ce que ne veut pas fournir les sociétés JOHNSON et ETICON qui considèrent que s’agissant de l’appréciation d’une redevance indemnitaire due à la société NOVARTIS à titre de dommages et intérêts , seul doit être produits le nombre de lentilles « contrefaisantes » vendues sur

le territoire français et le chiffre d’affaires réalisé par ces ventes et non la facturation « intragroupe » qui est sans intérêt pour cette évaluation.

Par une note en délibéré du 9 juillet 2009, la société NOVARTIS considère que son préjudice doit s’évaluer non seulement en fonction du manque à gagner (montant de la redevance) mais également en fonction du profit réalisé par le contrefacteur et ce, en application de l’alinéa 1 de l’article L 615-7 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

*sur la représentation de la société NOVARTIS par un dirigeant de la société CIBA VISION:

Le présent Juge considère que dans le cadre de l’expertise, les parties sont légalement représentées par leur avocat qui peut se faire accompagner de toute personne déléguée par elle.

Dès lors que Maître V était présent à la première réunion d’expertise, la société NOVARTIS était légalement représentée. La présence de M. COLLET, PDG de la société CIBA VISION qui disposait d’un mandat de la société NOVARTIS pour assister à cette réunion était régulière.

Aussi, le juge considère que la société NOVARTIS, représentée par son avocat peut désigner toute personne de son choix pour participer aux réunions d’expertise.

*sur l’interprétation de la mission de l’expert:

Dès lors que la société NOVARTIS a précisé qu’elle entendait se fonder sur l’alinéa 1 de l’article L 615-7 du Code de la Propriété Intellectuelle pour l’évaluation de son préjudice et que le tribunal ne s’est pas prononcé dans son jugement sur le fondement juridique de l’évaluation des dommages et intérêts réparant ce dommage, le présent Juge considère que M^me L doit solliciter des parties tout document permettant non seulement d’évaluer le manque à gagner de la société NOVARTIS, en l’espèce la perte d’une redevance indemnitaire mais également les bénéfices réalisées par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de droit, une distinction étant à faire entre les faits de contrefaçon antérieur à la mise en application de l’article précité et les faits postérieurs.

*sur l’extension de mission de M^me L à l’évaluation du préjudice subi par les sociétés CIBA VISION:

Dès lors qu’est contestée la recevabilité des sociétés CIBA VISION à intervenir dans la présente instance pour un défaut de qualité et d’intérêt à agir, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’extension de mission en l’attente de la décision du tribunal sur ce point et d’établir un calendrier pour l’instruction de cette fin de non-recevoir.

*sur les autres demandes:

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS,

le Juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,

Disons que la société NOVARTIS peut se faire valablement représenter par toute personne de son choix dès lors qu’elle est légalement représentée dans les réunions d’expertise par son avocat,

Disons que M^me L , experte, doit solliciter des parties tout document permettant non seulement d’évaluer le manque à gagner de la société NOVARTIS c’est-à-dire la perte d’une redevance indemnitaire mais également les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire de droit, une distinction étant à faire entre les faits de contrefaçon antérieurs à la mise en application de l’article L 615-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et les faits postérieurs à cette disposition;

Sursoyons à statuer sur la demande d’extension de mission de l’expert à l’évaluation du préjudice subi par les sociétés CIBA VISION jusqu’à la décision du tribunal sur la recevabilité de ces interventions volontaires;

Renvoyons l’affaire à l’audience de la mise en état du lundi 21 septembre 2009 à 8 heures 45 pour conclusions de Maître D en réplique sur la fin de non-recevoir, les conclusions de Maître A devant être signifiées avant fin juillet 2009;

Disons que l’audience de plaidoiries sur cette fin de non-recevoir aura lieu le lundi 14 décembre 2009 à 9 heures30 ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Réservons les dépens.