TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Juin 2012

3^e chambre 4^e section N° RG : 09/01111

DEMANDERESSE Société WICKED-FASHIONS INC […] ETATS UNIS représentée par M^e Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594

DÉFENDEURS Monsieur Rabah B représenté par M^e Jean-Claude COHEN-, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl331

Maître Maître Frédérique LEVY, es qualités de Mandataire liquidateur de la société JDH TEXTILES -intervenant volontaire […] 75010 PARIS

Monsieur Daniel LEVY

S.A. CASHTEX […] 75002 PARIS représentés par M^e Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0174

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 03 Février 2012 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société WICKED FASHION Inc., société de droit américain, est titulaire notamment des marques françaises :

* SOUTHPOLE n°95595060 du 30 octobre 1995 pour les pr oduits en classes 18 et 25, marque acquise de la société EXCELSTAR LIMITED qui l’a elle-même acquise de la société WONDERTYPE LTD, l’ayant elle-même achetée à Dalbir S, qui la détenait de Rabah B, qui la déposée initialement, * SOUTH POLE n°96648318 du 29 octobre 1996 pour les p roduits en classe 25, marque acquise de la société EXCELSTAR LIMITED qui l’a elle-même acquise de la société WONDERTYPE LTD, l’ayant elle-même acheté à Dalbir S, qui la déposée initialement. Au cours d’une vérification de la situation administrative de l’enregistrement de la marque SOUTHPOLE n°95595060, la société WICKED FASH ION Inc. découvrait que cette marque avait fait l’objet d’une inscription, le 16 septembre 1998 sous le n°262113, d’un contrat de licence au registre natio nal des marques pour un contrat signé le 04 août 1998 entre Rabah B et Daniel LEVY, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant des sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX. Or, à la date de la signature dudit contrat de licence de la marque SOUTHPOLE n°95595060, le titulaire de la marque était Dalbir S. C’est dans ces conditions que la société WICKED FASHION Inc. assignait le 09 mars 2004 devant le Tribunal de grande instance de PARIS Daniel LEVY, la SA JDH TEXTILES, la SA CASHTEX et Rabah B. Rabah B a déposé plainte avec constitution de partie civile pour des faits de tentative d’escroquerie au jugement, de faux et d’usage de faux, il était ordonné le 05 avril 2006 le sursis à statuer de l’instance dans l’attente des résultats de cette instance pénale.

Par arrêt du 21 janvier 2008, la Cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance de non lieu rendue par le Juge d’instruction en ordonnant un supplément d’information. Par dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2008, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Rabah B a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, au maintien du sursis à statuer, les causes du sursis n’ayant pas disparues. Il a sollicité reconventionnellement : * la nullité de l’enregistrement par la société WICKED FASHION Inc. des marques «SOUTHPOLE» n°95595060 et « SOUTH POLE » n°96648318 , * la condamnation de la société WICKED FASHION Inc. à lui verser les sommes de :

- 50.000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-10.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Rabah B a soutenu détenir valablement des droits sur la marque «SOUTHPOLE». Par un jugement du 14 janvier2009, le tribunal a maintenu le sursis à statuer. Le 04 mai 2009, la JDH TEXTILES était placée en redressement judiciaire, M^e L était désigné en qualité d’administrateur judiciaire et M^e LEVY était désigné en qualité de mandataire judiciaire. Ils étaient donc assignés, par la société WICKED FASHION Inc. par acte du 05 janvier 2011, es qualité dans le cadre de la présente instance, aux côtés de M^e BOUYCHOU en qualité d’administrateur judiciaire de la SA CASHTEX et de M^e LEVY en qualité de mandataire judiciaire de la SA CASHTEX, désignés par

jugement de placement en redressement judiciaire de la SA CASHTEX du 02 novembre 2009. Par des conclusions du 18/02/2010 la demanderesse a sollicité la remise au rôle. Par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 06 janvier 2012, la SA JDH TEXTILES était placée en liquidation judiciaire et M^e LEVY était désigné en qualité de mandataire liquidateur. La SA CASHTEX est redevenue à ce jour in bonis. Par dernières conclusions signifiées le 11 avril 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société WICKED FASHION Inc. a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * la nullité du contrat de licence en date du 4 août 1998, inscrit au RNM le 16 septembre 1998 sous le n°262 113. * la condamnation de Rabah B à lui payer une somme de 300.000 Euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque «SOUTHPOLE» n°95 595 060, * l’inscription au Registre National des Marques du jugement à intervenir ou à tout le moins de la nullité du contrat de licence intervenu entre Rabah B et Daniel LEVY, la Société CASHTEX et la Société JDH. TEXTILES en date du 16 septembre 1998 inscrit sous le n°262 113, contrat conclu en date d u 4 août 1998, * la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou périodiques, de leur choix aux frais de Rabah B, le coût de chaque publication ne pouvant excéder une somme de 15.000 Euros hors taxes, * la condamnation de Rabah B à lui payer la somme de 20.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Elle s’est d’abord désistée de son instance et de son action à l’égard de la société CASHTEX, de Daniel LEVY et de M^e LEVY désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SA JDH TEXTILES.

Elle a ensuite fait valoir qu’en donnant en licence à Daniel LEVY et aux Sociétés CASHTEX et JDH TEXTILES la marque « SOUTHPOLE » n°9 5 595 060, Rabah B s’était rendu coupable de faits de contrefaçon de marque au sens des dispositions de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, alors qu’il n’était plus titulaire de droits sur cette marque.

Elle a également allégué que la SA CASHTEX avait exploité ladite marque mais aussi la marque «SOUTHPOLE», actes constituant également des actes de contrefaçon.

Elle a ainsi relevé que compte tenu de l’acceptation par la société CASHTEX et Daniel LEVY, elle avait seule la qualité de propriétaire de la marque «SOUTHPOLE» n°95 595 060.

Elle a conclu qu’elle avait subi un important préjudice ne pouvant exploiter sa marque sur le territoire français.

En défense, suivant dernières conclusions signifiées le 11 avril 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CASHTEX, M^e Frédérique LEVY, es qualités de mandataire judiciaire de la société CASHTEX et Daniel LEVY ont accepté le désistement d’instance et d’action de la société WICKED FASHION INC. à leur encontre. La société CASHTEX et Daniel LEVY ont reconnu irrévocablement ne détenir aucun droit, directement ou indirectement, sur les marques SOUTHPOLE et/ou SOUTH POLE notamment au titre du contrat de licence en date du 4 août 1998, inscrit au RNM le 16 septembre 1998 sous le n°262 1 13 et ont relevé qu’ils s’opposaient pas à ce qu’il soit ordonné l’inscription au Registre National des Marques du jugement à intervenir où, à tout le moins, de la nullité du contrat de licence intervenu entre Rabah B, Daniel LEVY et les sociétés CASHTEX et JDH TEXTILES en date du 4 août 1998 et inscrit le 16 septembre 1998 sous le n°262 113.

Ils ont ainsi indiqué que la société WICKED FASHION INC. était la seule propriétaire des marques SOUTHPOLE et SOUTH POLE en France et dans le monde, et qu’ils s’engageaient donc à ne pas vendre, directement ou indirectement, au travers de quelque entité qu’ils puissent contrôler aujourd’hui ou demain, en France ou à travers le monde, des produits sous les marques SOUTHPOLE et/ou SOUTH POLE. Par conclusions signifiées le 11 avril 2012, M^e LEVY désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SA JDH TEXTILES, intervenait volontairement à la présente instance et reconnaissait à la société WICKED FASHION Inc. les mêmes droits sur les marques SOUTHPOLE et/ou SOUTH POLE que la société CASHTEX et Daniel LEVY.

Rabah B n’a pas reconclu depuis ses conclusions du 24 septembre 2008. La clôture était ordonnée le 12 avril 2012, puis l’affaire était plaidée le 04 mai 2012 pour être mise en délibéré au 07 juin 2012.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement d’instance et d’action de la société WICKED FASHION Inc. à l’égard de la SA CASHTEX. de Daniel LEVY et de la SA JDH TEXTILES représentée par M^e LEVY en qualité de mandataire liquidateur : La société WICKED FASHION Inc. sollicite l’extinction de l’instance l’opposant à la SA CASHTEX, à Daniel LEVY et à la SA JDH TEXTILES représentée par M^e LEVY en qualité de mandataire liquidateur et se désiste de son action à leur égard, ceux-ci l’acceptant dans leurs dernières conclusions. Le désistement d’instance de la société WICKED FASHION Inc. à l’égard de la SA CASHTEX, de Daniel LEVY et de la SA JDH TEXTILES représentée par M^e LEVY en qualité de mandataire liquidateur est donc parfait.

Il y a également lieu de constater le parfait désistement d’action de la société WICKED FASHION Inc. à l’égard de la SA CASHTEX, de Daniel LEVY et de la SA JDH TEXTILES représentée par M^e LEVY en qualité de mandataire liquidateur. Sur la nullité de l’enregistrement par la société WICKED FASHION Inc. des marques « SOUTHPOLE » n°95595060 et « SOUTH POLE » n°96648318 : A défaut de préciser les fondements de sa demande et les motifs appuyant cette demande, il y a lieu de débouter Rabah B de cette demande reconventionnelle. Sur la nullité du contrat de licence de la marque SOUTHPOLE n°95595060 entre Rabah B et Daniel LEVY : La société WICKED FASHION Inc. produit notamment au soutien de sa demande : * l’original du contrat de cession de la marque SOUTHPOLE n°95595060 entre Rabah B et Dalbir S du 18 août 1997, enregistrée par l’INPI le 22 septembre 1997, (pièce n°27), * la copie du contrat de cession contresignée le 10 septembre 1997 en original notamment par Dalbir S et Rabah B, * l’acte de cession du 19 septembre 1997 des marques SOUTHPOLE n°95595060 et SOUTH POLE n°96648318 entre Dalbir S et la société WONDERTYPE LIMITED, enregistré à l’INPI le 16 octobre 1997, * l’acte de cession du 21 février 2000 des marques SOUTHPOLE n°95595060 et SOUTH POLE n°96648318 entre la société WONDERTYPE L IMITED devenue WONDER TYPE LIMITED d’une part et la société EXCELSTAR LIMITED d’autre part, enregistré à l’INPI le 17 avril 2000, * l’acte de cession du 27 septembre 2000 des marques SOUTHPOLE n°95595060 et SOUTH POLE n°96648318 entre la société EXCELSTAR LI MITED et la société WICKED FASHION Inc., enregistré à l’INPI le 12 décembre 2000. Ces éléments démontrent que depuis le 27 septembre 2000, la société WICKED FASHION Inc. est valablement titulaire des marques françaises SOUTHPOLE n°95595060 et SOUTH POLE n°96648318, Rabah B ayant cédé à Dalbir S, contrairement à ses affirmations, « l’entière propriété de la marque et tout droit, titre et intérêt afférant à la marque et à l’enregistrement français n°95595060, avec l’ensemble de la clientèle attachée à la marque, ainsi que de droit d’agir pour des causes antérieures (à la présente cession) le 18 août 1997. Dès lors, le 18 août 1997, Rabah B perdait tous ses droits sur la marque SOUTHPOLE n°95595060. Or, il apparaît que le 04 août 1998, alors qu’il n’était plus titulaire de droit sur la marque, Rabah BOUARROUDJ concluait avec Daniel LEVY un contrat de licence exclusive de la marque SOUTHPOLE n°95595060 déposée en classes 18 et 25 pour une durée de 10 ans à compter du 05 août 1998 pour le territoire français. Au surplus, la SA CASHTEX, Daniel LEVY et la SA JDH TEXTILES, représentée par M^e LEVY en qualité de mandataire liquidateur, reconnaissent qu’ils ne détiennent aucun droit sur les marques SOUTHPOLE n°95595060 et SOUTH POLE n°96648318 notamment au titre du contrat de licence du 04 août 1998 enregistré à l’INPI le 16 septembre 1998.

Ce contrat de licence n’a pas été ainsi valablement conclu. Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de licence exclusive de la marque SOUTHPOLE n°95595060 du 04 août 1998 conclu entre R abah B et Daniel LEVY, enregistré à l’INPI sous le n°262113.

Sur les actes de contrefaçon : La demanderesse reproche au titre des actes de contrefaçon à l’égard de Rabah B d’abord, l’inscription abusive à l’INPI du contrat de licence exclusive, et ensuite, la commercialisation par la SA CASHTEX de produits reproduisant la marque « SOUTHPOLE » comme la marque «SOUTH POLE». En premier lieu, doit être assimilé à l’usage d’une marque au sens de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle, la conclusion d’un contrat de licence sur une marque sans avoir l’autorisation de son titulaire. Ainsi, la signature par Rabah B du contrat de licence exclusive de la marque SOUTHPOLE no95595060 alors qu’il n’avait aucun droit sur cette marque, ainsi que l’inscription à l’INPI de ce contrat, sont constitutifs d’actes de contrefaçon engageant la responsabilité de ce dernier. En deuxième lieu, Rabah B A J ne peut être responsable que des actes qui lui sont directement imputables, et ce d’autant que cette commercialisation reviendrait au fait de lui reprocher une seconde fois d’avoir signé un contrat de licence exclusive de la marque SOUTHPOLE n°95595060 et de l’avoir enregistr é. Le Tribunal ne peut, en conséquence, retenir comme acte de contrefaçon imputable à Rabah B la commercialisation par la SA CASHTEX de produits reproduisant la marque « SOUTHPOLE » comme la marque «SOUTH POLE», II y a donc lieu de rejeter la demande à l’encontre de Rabah B de ce chef. Il apparaît que la société WICKED FASHION Inc. a subi un préjudice lié à la perte de chance de commercialiser en France des produits sous ses marques SOUTHPOLE n°95595060 et SOUTH POLE n°96648318. Cependant, à d éfaut pour la société WICKED FASHION d’étayer sa demande d’éléments comptables, il y a lieu de fixer le préjudice subi par elle à la somme de 20.000 Euros. En conséquence, Rabah B est condamné à verser à la société WICKED FASHION Inc. la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, il y a lieu de rejeter les mesures de publication judiciaire, le préjudice de la société WICKED FASHION Inc. étant entièrement réparé par l’octroi de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La demanderesse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Rabah B à rencontre de la société WICKED FASHION Inc.

Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision et de l’ancienneté de la procédure, l’assignation ayant été délivrée au mois de mars 2004, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner Rabah B aux entiers dépens de la procédure. Il y a lieu de condamner Rabah B à verser à la société WICKED FASHION Inc. la somme de 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais de constat.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition, Constate le parfait désistement d’instance et d’action de la société WICKED FASHION Inc. à l’égard de la SA CASHTEX, de Daniel LEVY et de la SA JDH TEXTILES représentée par M^e LEVY en qualité de mandataire liquidateur,

Dit que l’instance entre la société WICKED FASHION Inc. d’une part et la SA CASHTEX, de Daniel LEVY et de la SA JDH TEXTILES représentée par M^e LEVY en qualité de mandataire liquidateur, d’autre part est en conséquence éteinte, Prononce la nullité du contrat de licence exclusive de la marque SOUTHPOLE n°95595060 du 04 août 1998 conclu entre Rabah B et Daniel LEVY, enregistré à l’INPI sous le n°262113, Dit que la partie la plus diligente notifiera à l’INPI la décision devenue définitive, Dit que la signature par Rabah B du contrat de licence exclusive de la marque SOUTHPOLE no95595060 alors qu’il n’avait aucun droit sur cette marque, ainsi que l’inscription à l’INPI de ce contrat, sont constitutifs d’actes de contrefaçon, Condamne Rabah B à verser à la société WICKED FASHION Inc. la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts, Rejette les mesures de publication judiciaire, Déboute la société WICKED FASHION Inc. du surplus de ses demandes, Déboute Rabah B de sa demande de nullité de l’enregistrement par la société WICKED FASHION Inc. des marques «SOUTHPOLE» n°95595 060 et «SOUTH POLE » n°96648318,

Déboute Rabah B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne Rabah B aux entiers dépens de la procédure, Condamne Rabah B à verser à la société WICKED FASHION Inc. la somme de 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais de constat.