TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2014

3^e chambre 4^e section N° RG : 13/01750

Assignation du 21 Novembre 2012

DEFENDERESSES FERREROSPA I Piazzale Pietro Ferrero 1-12 051 ALBA – ITALIE

FERRERO FRANCE 18 me Jacques M 76130 MONT ST AIGNAN Toutes deux agissant poursuites et diligences de leur représentant légal, domicilié en cette qualité aux dits sièges. et représentées par Maître Pascal BECKER de la SELARL IPSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0052

DÉFENDERESSE CAGLA SEKERLI MAMULLKR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETL 2. Organize San. Bol. 1 Nolu Yol No : […] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. représentée par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0037

COMPOSITION DU TRIBUNAL François THOMAS. Vice-Président Président de la formation Thérèse A. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Assesseurs. assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier, lors des débats.

DÉBATS A l’audience du 19 Septembre 2014 tenue en audience publique

JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société italienne FFRRERO SpA produit des articles de confiserie et de chocolaterie, et notamment une pâte à tartiner « Nutella » créée en 1946, distribuée en France par la société FERRERO France depuis 1966.

La société FERRERO SpA est titulaire des marques internationales suivantes, visant la France :

-la marque semi figurative n°513 113 du 16 juillet 1987, pour désigner des produits en classe 29 et 30, régulièrement renouvelée,
-la marque tridimensionnelle n° 1002313 du 20 avril 2009, pour désigner notamment en classe 30 des « pâtisseries et confiseries, chocolat et produits à base de chocolat, crèmes à tartiner »; La société FFRRERO France est une société immatriculée depuis le 3 juin 1960 au RCS de Rouen qui exploite les marques précitées. La société turque Cagla ekerli Mamuller Sanyi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-dessous, société CAGLA) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de confiserie et propose sous le nom Nutcity une gamme de produits de pâle de chocolat à tartiner. Ayant découvert courant 2012 que la société CAGLA exposait en France au salon international de l’agroalimentaire (SIAL)à Villepinte (93420) des produits de chocolaterie qu’elle soupçonnait être contrefaisants, la société Ferrero SpA, autorisée par le président du tribunal de grande instance de Paris, a fait procéder à une saisie contrefaçon le 24 octobre 2012 .

C’est dans ces conditions que les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France ont assigné par exploit en date du 21 novembre 2012 la société CAGLA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des marques et concurrence déloyale et parasitaire.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 janvier 2014, elles demandent au tribunal de :

- les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes.

- écarter des débats la Pièce n° 9 communiquée par la société CAGLA.

- dire irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes les demandes, notamment en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et/ou de marque, et pécuniaires, ainsi que toutes prétentions, fins et conclusions telles que formulées par la société CAGLA dans ses dernières écritures et les en débouter intégralement.

- dire que les adoptions et exploitations incriminées, dont la société CAGLA est à l’origine, constituent autant d’atteintes aux droits de propriétaire des marques invoquées par la société FERRERO SpA

objet des enregistrements de marques internationaux n° 513 113 et n° 1 002 313 en application des Articles 9.1 b) du Règlement CE 40/94. L 716-1 et I. 713-3 b) du code de la copropriété intellectuelle.

- dire que les présentations adoptées et exploitées par la société CAGLA pour identifier un produit en tous points identique à celui des sociétés FERRERO contrefont par imitation les marques invoquées.

- dire que les atteintes aux droits de marques de la société FERRERO SpA sont également constituées par des actes d’usage non autorisés de ces marques contrefaites, plus particulièrement par la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre en vente et la vente par la société CAGLA du produit litigieux sur le territoire français.

- dire que les faits incriminés révèlent par ailleurs autant d’agissements fautifs, à la fois au regard de la société FERRERO SpA. en raison des atteintes portées à la très haute renommée du produit authentique, de son image, des marques, signes et éléments d’identification s’y rapportant, créations et propriétés exclusives de cette société, et au regard de la société FERRERO FRANCE, laquelle a subi un préjudice propre en tant qu’exploitante (et non propriétaire) des marques et produits correspondant effectivement commercialisés par ses soins en France, ce tant en raison des actes de contrefaçon commis au détriment de la société FERRERO SpA. qu’en raison des atteintes portées à la très haute renommée de ces produit, image, marques, signes et éléments d’identification s’y rapportant, les sociétés FERRERO étant ainsi particulièrement bien fondées à demander réparation des préjudices subis à ces divers titres, ce en tenues de concurrence déloyale/parasitaire et en application des articles 1382 et suivants du code civil. En conséquence de quoi :

- condamner la société CAGLA pour faits de contrefaçon des droits de marques de la société FERRERO SPA en application des textes susvisés.

- condamner la société CAGI.A en ternies de responsabilité civile pour agissements fautifs de concurrence déloyale/parasitaire au détriment tant de la société FERRERO France que de la société FERRERO SpA, ce en application des articles 1382 et suivants du code civil,
- interdire à la société CAGLA toute adoption d’un quelconque signe et/ou d’une quelconque présentation reproduisant et/ou imitant, faisant état et/ou se référant en tout ou partie aux marques, signes et éléments d’identification du produit des sociétés FERRERO, et en particulier toute exploitation, et notamment fabrication directe ou indirecte, importation, détention directe ou indirecte, offre en vente, vente dudit produit et analogues en relation avec tout ou partie de ces marques, signes et éléments d’identification, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de 5 000 euros par infraction constatée,
- ordonner le retrait du marché français et la destruction par tout huissier compétent de tous documents, papiers commerciaux, publicités, et supports de toutes sortes faisant état ou à l’origine de l’adoption incriminée, ce aux frais exclusifs de la société CAGLA le tout dans les 15 jours de la signification du jugement, et au-delà sous

astreinte de 2 000 euros par jour de retard et de 5 000 euros par infraction constatée,
- condamner la société CAGLA à payer aux sociétés FERRERO une indemnité d’un montant de 100 000 euros, tous préjudices confondus.

- ordonner à titre de complément de réparation la publication, par extraits ou non. du jugement, dans 4 publications au choix des sociétés FERRERO. aux frais exclusifs de la société CAGLA. dans la limite de 20 000 euros au total, hors TVA, et ordonner le cas échéant le remboursement de chacune des insertions autorisées sur simple présentation des factures, le montant au principal étant augmenté des intérêts courant au taux légal + 5 points passé un délai de 8 jours à compter de cette présentation.

- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

- condamner la société CAGLA aux entiers dépens, lesquels comprendront tous les frais, débours et vacations liés aux opérations de saisie-contrefaçon, dont distraction au bénéfice de la société d’Avocats au Barreau de Paris, ipSO, agissant par Maître Pascal Becker, avocat au Barreau de Paris.

- condamner la société CAGLA à verser aux sociétés FERRERO la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, la société Cagla sollicite par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2014 : In I.imine litis
- juger que l’huissier instrumentaire désigné par l’ordonnance en date du 23 octobre 2012, n’a pas respecté les règles de procédure en signifiant en langue française à une personne ne comprenant pas le français la requête et l’ordonnance en date du 23 octobre 2012,
- juger que l’huissier instrumentaire n’a pas respecté les principes d’impartialité et de loyauté présidant à la recherche des preuves,
- constater que, par son procès-verbal de saisie en date du 25 octobre 2012. l’huissier a indiqué clôturer ses opérations en quittant le salon du SIAL tel qu’il l’a consigné dans son procès-verbal de saisie- contrefaçon en date du 25 octobre 2012,
- juger que. dans ces conditions, l’huissier ne pouvait procéder à de nouvelles opérations de constat de retour à son étude pour la mise sous scellé des éléments saisis lors de ses opérations de saisie-contrefaçon : ces nouvelles opérations ayant donné lieu à un procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2012.

-constater l’absence d’intérêt à agir de la société Ferrero France sur le fondement des marques n°513113 et 1002313. En conséquence
- Déclarer nuls les opérations de saisie-contrefaçon réalisées par l’huissier en date du 25 octobre 2012. ainsi que le procès-verbal subséquent de constat dressé le 25 octobre 2012.

- à tout le moins, écarter des débats les pièces n°35 et 36 versées par les sociétés Ferrero SpA et Ferrero France.

- débouter la société Ferrero France de ses demandes de condamnations de la société Cagla sur le fondement de la contrefaçon de marques.

A titre principal :

- juger la pièce n°9 versée aux débats par la société Cagla parfaitement valide.

- constater qu’aucun produit de la marque « Nutcity » n’a pu faire l’objet d’une saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées à la requête de la société Ferrero SpA et de la société Soremartec à l’occasion du Salon SIAL se déroulant en octobre 2012 à Villepinte.

- constater et prendre acte de ce que la société Cagla Sekerli Mamuller Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ne commercialise aucun produit de la marque « Nutcity » sur le territoire français,
- juger que la marque tridimensionnelle n° 1002313 dont est titulaire la société Ferrero SpA est dépourvue de caractère distinctif à tout le moins subsidiairement est évocatrice des produits pour laquelle elle est enregistrée.

- juger subsidiairement qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque tridimensionnelle n° 1002313 et le signe et produit Nutcity exploité par la société Cagla Sekerli Mamuller Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.

- juger que le signe et produit Nutcity exploité par la société Cagla accompagné des éléments figuratifs n’est pas identique ou similaire à la marque semi-figurative n°513113 dont est titulaire la société Ferrero SpA.

- constater que la société Ferrero France ne démontre pas au vu des pièces produites au débat, commercialiser sur le territoire français des produits porteurs de la marque tridimensionnelle n° 1 002 313 prétendument contrefaite.

- juger que la société Cagla n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme au détriment des sociétés Ferrero SpA et Ferrero France.

- juger que les Ferrero SpA et Ferrero France n’apportent pas la démonstration d’un quelconque préjudice qu’elles estiment avoir subi. En conséquence.

- débouter la société Ferrero SpA et. en tant que de besoin la société Ferrero France de l’ensemble de leurs demandes au titre des prétendus actes de contrefaçon de leurs marques qu’aurait commis la société Cagla,
- autoriser la société Cagla à notifier la copie du jugement au Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour retranscription au Registre National des Marques.

- débouter la société Ferrero SpA et la société Ferrero France de leurs demandes au titre des prétendus actes de concurrence déloyale ou du parasitisme qu’aurait commis la société Cagla Sekerli Mamuller Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi. A titre subsidiaire
-constater l’absence de justification du préjudice allégué par la société Ferrero SpA et la société Ferrero France.

-constater le caractère manifestement excessif et disproportionné de la demande indemnitaire ainsi que des mesures de condamnation sollicitées par la société Ferrero SpA et la société Ferrero France. En tout état de cause :

— débouter la société Ferrero SpA et la société Ferrero France de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société Ferrero SpA et la société Ferrero France au versement au bénéfice de la société Cagla de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum la société Ferrero SpA et la société Ferrero France aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre. Ydcs- Société d’Avocats (Selarl).

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2014.

SUR QUOI

Sur la nullité des opérations de saisie contrefaçon La société CAGLA considère que l’acte signifié en français, qui n’a pas été traduit dans une langue compréhensible à celui auquel il était destiné, est nul pour non-respect des principes généraux nationaux et internationaux des droits de la défense en matière pénale : que ces règles sont transposables aux procédures civiles au vu du règlement communautaire n° 1393/2007. Elle soutient en outre qu’au cours des opérations, l’huissier a excédé sa mission en ayant recours à une traduction libre en langue anglaise, puis aux services d’une traductrice qui s’est présentée spontanément sur le stand sans aucune garantie d’impartialité. Elle ajoute enfin que l’huissier, après clôture de ses opérations, a dressé le lendemain un second procès-verbal par lequel il a mis sous scellés les produits et documents saisis, qu’il n’a pas signifié au saisi contrairement aux dispositions de l’article 651 du code de procédure civile. Les sociétés Spa et Ferrero France contestent la demande en nullité en soutenant qu’une opération de saisie contrefaçon est une mesure probatoire, qui ne relève pas de la procédure pénale ni du règlement communautaire n° 1393/2007 : qu’au surplus, la mesure n’est entachée d’aucune nullité pour impartialité: les personnes traductrices étaient sur le stand, sans lien avec l’huissier; au surplus, la société CAGLA ne démontre aucun grief, celui-ci ayant été avisé en anglais, langue qu’il comprenait.

SUR CE Il convient de rappeler que par application des articles 649. 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief

que lui cause l’irrégularité : les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. En matière de propriété industrielle les dispositions de l’art. L. 521 -4 du code de la propriété intellectuelle rappelle que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens: « A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. » La saisie est une mesure provisoire aux fins probatoires qui n’entre nullement dans le champ des dispositions de la procédure pénale relative aux droits de la défense, ni dans celui du règlement européen n° 1393/2007 qui régit la transmission internationale des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale. Le principal objet de cet instrument communautaire est de prévoir les méthodes par lesquelles des actes sont transmis à l’étranger soit directement au destinataire soit aux autorités compétentes de l’État de réception, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. Il en résulte que l’huissier a régulièrement signifié en France l’acte en français ; de surcroît, il n’a pas excédé sa mission en utilisant l’anglais, langue comprise par son interlocuteur étranger, pour s’entretenir avec celui-ci et lui faciliter la compréhension des opérations ; s’il apparaît que deux personnes présentes sur le stand et dont l’identité n’est pas connue, ont pu traduire des propos, l’huissier ne s’est pas adjoint leurs services et n’a pas eu recours à elles pour recueillir les déclarations des employés de la société CAGLA, auprès de laquelle il menait ses opérations, présents sur le stand ; en conséquence, la nullité de l’acte ne saurait être prononcée de ce chef. Concernant le procès-verbal de mise sous scellés, il apparaît que contrairement à ce que prétend la société CALGA, ce second procès- verbal a été dressé le 24 octobre 2012, soit le même jour que les opérations de saisie contrefaçon. Son défaut de signification au saisi n’est pas contesté. S’agissant d’une nullité de forme et faute pour la société défenderesse d’établir le grief par elle subi du fait de l’absence de signification, la demande de nullité du procès-verbal en date du 24.10.2012 est rejetée. La société CAGLA sera déboutée de sa demande en nullité.

Sur la contrefaçon de la marque semi figurative internationale n° 513113 La société Ferrero Spa) considère que les présentations en cause constituent des actes de contrefaçon par imitation des droits de la marque internationale n° 513 113, rappelle que l’appréciation du risque de confusion s’effectue par comparaison des signes en cause en prenant en compte l’impression donnée à un consommateur moyen, lequel consacre peu de temps à l’examen d’une marque et se fie à l’image qu’il a conservée en mémoire.

Elle ajoute que, s’agissant d’un produit de chocolaterie, le consommateur n’apportera qu’une attention modérée aux différences entre les signes, et relève que les produits querellés reprennent systématiquement les caractéristiques de la marque invoquée. La société CAGLA s’oppose à ces demandes en soutenant qu’elle ne commercialise pas les produits Nutcity en France ; elle relève que les produits litigieux, qui n’ont fait l’objet le 24 octobre 2012 d’aucune saisie sur le stand, ne sont pas offerts à la vente en France ni dans aucun pays de l’Europe, comme en atteste son commissaire aux comptes et le montre la langue employée sur le son site internet qui est en anglais ou en turc. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque semi figurative n° 513 113 et les signes du produit Nutcity figurant sur le catalogue, dans la mesure où ils se distinguent dans la consonance verbale et la typologie ; elle souligne qu’au surplus les éléments utilisés par CAGLA, à savoir une tranche de pain sur laquelle est étalée de la pâte à tartiner et la représentation de noisettes, sont descriptifs du produit lui-même ou de sa destination et ne peuvent créer un risque de confusion.

SUR CE L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, la marque n° 513 113, peut être décrite comme suit : dénomination Nutella, au-dessous de laquelle sont regroupés en un seul point visuel les éléments figuratifs suivants : une tartine de pain,

de pâte à tartiner apposée sur cette tartine de pain, des noisettes, des feuilles de noisettes et une fleur, une partie de couteau et un verre sur fond blanc ; sont revendiquées les couleurs noir, rouge, blanc, brun, azur, vert et jaune. Déposée en classe 30, elle désigne notamment des produits à base de chocolat, crème à tartiner, pâte de chocolat. Il ressort du catalogue saisi, que les signes reproduits sur les produits de pâte à tartiner offerts à la vente par la société CAGLA sont constitués des éléments figuratifs suivants : une tartine de pain recouverte de pâte à tartiner, avec des noisettes, des feuilles de noisettes, dans les couleurs noir, rouge, brun, blanc, vert et jaune, surmontés de la marque Nutcity, Krem. Le terme Nutcity contient la même syllabe d’attaque « Nut » dans une typologie similaire à Nutella, avec le même nombre de lettres, suivi d’éléments figuratifs communs, tartine de pain, pâte à tartiner apposée sur la tartine, noisettes et feuilles de noisettes, regroupés similairement, présentés sous 6 des 7 couleurs revendiquées comme telles par la marque invoquée, soit les couleurs noir, rouge, blanc, brun, vert et jaune.

Il s’ensuit que tant au plan visuel, phonétique que conceptuel, les signes reproduits par la société CAGLA sur les produits Nutcity apparaissent très proches de la marque 513113. Par ailleurs, ces produits sont constitués de pâtes à tartiner, comme ceux désignés dans l’enregistrement et visés par la marque de la société requérante. Aussi, les ressemblances des produits Nutcity avec ceux protégés par la marque 513113 sont de nature à introduire dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits visés par les marques en présence, un risque de confusion susceptible de le conduire à leur attribuer une origine commune ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées. En présentant sur des brochures et faisant offre de tels produits dans le salon professionnel sur le territoire français, ouvert à des consommateurs français, il est incontestable que la société CAGLA a commis les actes qui lui sont reprochés par les sociétés demanderesses en France. Par conséquent, en présentant un produit de pâte à tartiner reproduisant par imitation la marque protégée n° 513 113 lors du SIAL 2012, la société CAGLA a commis un acte de contrefaçon aux droits de la société FERRERO SpA sur cette marque. Sur la nullité de la marque tridimensionnelle internationale n° 1002 313 La société CAGLA soutient que les éléments figuratifs de la marque n° 1 002 313 n’ont aucun caractère distinctif et que la marque constitue la représentation simplifiée d’un pot habituellement employé par différents opérateurs économiques pour contenir de la pâte à tartiner.

Elle fait état de pots de pâtes à tartiner de même forme, utilisés en France lesquels sont antérieurs à la marque tridimensionnelle invoquée et considère que la forme de la marque constitue une caractéristique du produit qu’elle contient. Les sociétés demanderesses soutiennent à l’inverse que la marque, par sa composition d’éléments graphiques spécifiques, a bien un caractère distinctif et arbitraire ; elles ajoutent que les différences entre les produits querellés et ceux proposés sous cette marque renommée seraient insusceptibles d’écarter le risque de confusion qui existe pour un consommateur d’attention moyenne ne pouvant qu’attribuer à ces produits une origine commune. SUR CE L’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Selon les dispositions de l’article I. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, sont exclus de la protection « les signes b) les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit OU du service, et notamment […] c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».

Il est constant que pour être distinctive, une marque doit permettre d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises.

Fin l’espèce, la marque tridimensionnelle internationale n° 1002 313 enregistrée par la société Ferrero Spa représente une barquette avec- opercule, dont les bords extérieurs sont découpés selon une forme de pot à couvercle débordant en son col, le fond de cette barquette étant de couleur marron, l’opercule étant de couleur blanche. L’opercule présente sur la plus grande partie de sa surface et jusqu’à quelques millimètres de son bord un dessin de type réaliste et en couleur d’un pot à couvercle surdimensionné en son débord et dont la forme correspond ainsi à la découpe précitée. Le pot se présente à épaule droite et de couleur marron, avec deux reflets clairs à gauche, en partie haute et en partie basse, dont le couvercle de couleur blanche déborde de manière importante du col du pot. muni d’une étiquette de part en part de fond blanc, étiquette comportant un ensemble d’éléments figuratifs composé d’une tartine de pain, de pâte à tartiner apposée sur cette tartine de pain, de noisettes, de feuilles de noisettes et d’une fleur, d’une partie de couteau et d’un verre très peu visible sur le fond blanc. Tous ces éléments sont coloriés en blanc, brun, vert et jaune.

Il résulte de ce qui précède que la marque est constituée d’une forme de pot sur lequel sont présents des éléments figuratifs ordonnés de manière spécifique, qui ne sont pas commandés par la nature du produit, et résultent d’une combinaison singulière regroupée en un seul et même point visuel. En outre ces éléments figuratifs, au vu de la renommée de la marque dont il est justifié par les enquêtes de notoriété, ne sont pas seulement là pour désigner le produit mais renvoient dans l’esprit du consommateur, à la marque pour le produit de pâte à tartiner Nutella et non à une pâte à tartiner quelconque. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande en nullité de la société CAGLA pour défaut de distinctivité. Sur la contrefaçon de la marque tridimensionnelle internationale n° 1002313 Les sociétés Ferrero Spa et Ferrero France considèrent que les présentations en cause constituent des actes de contrefaçon par imitation des droits de la marque internationale n° 1002313, rappellent que l’appréciation du risque de confusion s’effectue par comparaison des signes en cause en prenant en compte l’impression donnée à un consommateur moyen, lequel consacre peu de temps à l’examen d’une marque et se fie à l’image qu’il a conservée en mémoire. Elles ajoutent que s’agissant d’un produit de chocolaterie le consommateur n’apportera qu’une attention modérée aux différences entre les signes, et relèvent que les produits querellés reprennent systématiquement les caractéristiques de la marque invoquée. La société CAGLA invoque le caractère très faiblement distinctif des éléments de la marque et soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque figurative n° 1002313 et les signes de la barquette individuelle Nutcity figurant sur le catalogue, dans la mesure où ils se distinguent par les couleurs, les éléments figuratifs et l’ajout de la marque Nutcity.

SUR CE L’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La marque tridimensionnelle 1002313 représente une forme de pot associée aux éléments figuratifs colorés décrits précédemment. La dénomination Nutella n’y est pas adjointe. Il apparaît, au vu du catalogue et du produit communiqué en pièce 36 régulièrement mis à la disposition du défendeur, que le produit de la société CAGLA se présente sous les éléments suivants : une barquette avec opercule, dont les bords extérieurs sont découpés selon une forme de pot à couvercle débordant en son col ; l’opercule présente sur la plus grande partie de sa surface et jusqu’à quelques millimètres de son bord un dessin de type réaliste et en couleur d’un pot à couvercle surdimensionné en son débord et dont la forme correspond ainsi à la découpe précitée, pot à épaule droite et de couleur marron, avec deux reflets clairs à gauche, en partie haute et en partie basse, dont le couvercle de couleur blanche déborde de manière importante du col du pot, muni d’une étiquette de part en part de fond blanc, étiquette comportant un ensemble d’éléments figuratifs composé d’une tartine de pain, de pâte à tartiner apposée sur cette tartine de pain, de noisettes et des feuilles de noisettes. Il en ressort que 4 des 7 éléments graphiques figurant sur la marque invoquée, dessinés d’une manière spécifique et regroupés en un seul et même point visuel sont repris en grande partie dans les couleurs de la marque invoquée, le noir, le blanc, le brun, le vert et le jaune. Il s’ensuit que, tant au plan visuel que conceptuel, les signes reproduits par la société CAGLA sur ses produits, identiques à ceux commercialisés sous la marque invoquée par les demanderesses, sont de nature à introduire dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits visés par la marque en présence, un risque de confusion susceptible de le conduire à leur attribuer une origine commune ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées. L’ajout Nutcity sur l’opercule n’est pas de nature à dissiper les similitudes avec le produit de la marque protégée. Par conséquent, en présentant un produit de pâte à tartiner reproduisant par imitation la marque protégée n° 1002313, lors du SI AL 2012, la société CAGLA a commis un acte de contrefaçon aux droits de la société FERRERO SpA sur cette marque. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Les demanderesses avancent que la société CAGLA a commis des actes engageant à ce titre sa responsabilité civile, à l’égard de la société FERRERO Spa au vu des atteintes portées à la renommée de ses produits, et à l’égard de la société FERRERO FRANCE en réparation de son préjudice propre d’exploitant, du fait des actes de contrefaçon et de l’atteinte à leur renommée et éléments d’identification s’y rapportant.

La société exploitante FERRERO FRANCE considère qu’elle est également recevable à agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil au motif que les actes litigieux sont constitutifs d’une faute, du fait du risque de confusion existant entre les produits et de la clientèle susceptible de se détourner des produits qu’elle exploite. En réponse, la société CAGLA soutient d’une part, le défaut d’intérêt à agir de la société FERRERO FRANCE sur le fondement des marques n°513113 et 1002313 et considère d’autre part que les demandes ne portent pas sur des faits distincts de ceux visés au titre de la contrefaçon de marques ; elle souligne enfin que les produits n’étant pas commercialisés sur le territoire français, la demande ne peut prospérer. SUR CE

Le procès-verbal d’huissier dressé le 24 octobre 2012 par l’huissier sur le stand de la société CAGLA au salon SI AL 2012 organisé au parc des Expositions de Villepinte établit que cette société présentait un catalogue sur lequel figuraient les produits Nutcity ainsi qu’un présentoir contenant des barquettes de ces produits ; la preuve de la présentation de ces produits au SIAL et de leur distribution est renforcée au besoin, par l’attestation de l’enquêteur privé du 21 octobre 2012, et l’échantillon produit en pièce 36 qui est une barquette individuelle figurant sur le catalogue.

Au vu de ces éléments, il apparaît suffisamment établi que la société CAGLA, dans un salon professionnel offrait ces produits sur le territoire français potentiellement à des consommateurs français. Une attestation contraire du commissaire aux comptes de la société CAGLA en date du 5 décembre 2013, et la langue employée sur le site internet de la société défenderesse, sont insuffisants pour contredire les faits régulièrement constatés sur place au SIAL en octobre 2012 sans qu’il soit nécessaire de rejeter la pièce n° 9.

Le fait pour la société CAGLA de présenter les produits Nutcity – dont les représentations ont été déclarées contrefaisantes – sur des catalogues porte un préjudice à la réputation des produits en cause dont les pièces versées établissent qu’ils bénéficient d’une renommée certaine non contestée par la société défenderesse et caractérise un fait de concurrence déloyale au préjudice de la société FERRERO SpA, distinct de la contrefaçon. Par ailleurs, les faits de contrefaçon des marques dont est titulaire la société FERRERO SpA constituent, à l’égard de la société FERRERO FRANCE en charge de la distribution en France des produits proposés sous ses marques, des faits de concurrence déloyale, de sorte qu’elle est ainsi recevable à agir.

La présentation de ces produits en France qui permet à la société CAGLA de profiter de la réputation des produits FERRERO sans bourse délier, est révélatrice d’un comportement parasitaire. Sur la réparation des préjudices S’agissant des préjudices subis par la société FERRERO SpA, il est établi que la société CAGLA s’est livrée à des faits de contrefaçon des marques dont elle est titulaire. Si aucune pièce ne montre que les produits querellés auraient été distribués en France, il ressort notamment du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 24 octobre 2012 au stand de la société CAGLA du salon SIAL que l’huissier a constaté que ces produits étaient présentés sur des catalogues, et qu’ils ont été distribués comme il a été indiqué précédemment. Une telle exposition de ces produits sur un salon international cause une atteinte caractérisée aux marques de la société FERRERO SpA et à la renommée de celles-ci et il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la société FERRERO SpA du fait la société CAGLA en condamnant celle-ci au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des actes la contrefaçon et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour la concurrence déloyale et parasitaire.

La société FERRERO France, si elle fait état de son préjudice du fait de l’atteinte portée à la réputation des produits FERRERO par la présentation des produits contrefaisants CALGA lors du SIAL 2012, ne démontre pas l’existence d’un préjudice commercial lié à l’exploitation de ces produits contrefaisants en France, en l’absence de toute preuve d’offre des produits en dehors du salon SIAL par la société CAGLA sur le territoire français. Cela étant, il ressort des éléments produits par les demanderesses que les produits correspondant aux marques invoquées, bénéficient d’une notoriété certaine auprès du public. Aussi, en représentant son produit Nutcity sous une forme et dans des conditionnements tels qu’il donne une impression d’ensemble très proche des produits Nutella, la société CAGLA a cherché à tirer indûment partie de la réputation de ces produits. Cette exploitation injustifiée des marques correspondant au produit Nutella cause à la société FERRERO France, en charge de leur commercialisation en France et qui a réalisé des investissements pour la développer et en justifie en produisant des pièces en ce sens, un préjudice.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société CAGLA au paiement de 5000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, à la société FERRERO FRANCE.

Il sera fait droit à la demande d’interdiction suivant les modalités fixées au dispositif.

En revanche aucun fait n’ayant été constaté en dehors du salon SIAL de 2012, il n’est pas nécessaire d’ordonner le retrait des circuits commerciaux et la destruction de stocks dont la présence en France n’est pas avérée.

Sur la demande de publication

Une telle mesure n’apparaît pas fondée en l’espèce, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi des dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire

Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

II convient, au vu de l’équité, de condamner la société CAGLA au paiement aux sociétés FERRERO Spa et FERRERO France d’une somme globale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La défenderesse succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal ?

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 9,

Rejette la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon.

Reçoit la société Ferrero SpA en sa demande au titre de la contrefaçon.

Rejette les demandes de la société CAGLA.

Dit qu’en présentant des produits Nutcity lors du SI Al. 2012. la société CAGI.A a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques internationales semi-figurative et tridimensionnelle enregistrées sous les n°513 H3etn° 1 0O2313au préjudice de la société FERRERO SpA. Fait interdiction à la société CAGI.A de poursuivre ces agissements sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.

Se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire. Reçoit les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France en leur demande au titre de la concurrence déloyale.

Condamne la société CAGI.A au paiement de la somme de 20 000 euros à la société FERRERO SpA et à la société FERRERG France en réparation de leurs préjudices.

Dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Condamne la société CAGI.A à payer aux sociétés demanderesses la somme globale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CAGLA au paiement des dépens, dont distraction au profil de Maître Pascal Becker, avocat.