COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MARS 2014 3^e Chambre Commerciale ARRÊT N°154 R.G : 13/06667

Société SANS AGENCE IMMO SAS C/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Société JC DECAUX FRANCE Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président, M^me Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur

GREFFIER :

M^me Julie R, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC : en présence de Madame LECOQ, avocat général, entendu en ses observations.

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2014

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

**** DEMANDERESSE AU RECOURS : Société SANS AGENCE IMMO SAS Lieu Dit Kerhoaden 29810 PLOUARZEL représentée par Madame Josée Sophie CORRE et Monsieur Yannick C, actionnaires, suivant pouvoir de Monsieur Guy CORRE, Président

DÉFENDEURS AU RECOURS : Monsieur l de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX

représenté par M^me LE PELTIER, chargée de mission, suivant pouvoir

Société JC DECAUX FRANCE […] 92523 NEUILLY SUR SEINE représentée par Monsieur Gaïd GUILLOU, juriste Propriété Intellectuelle, suivant pouvoir de son Président Jean-Charles DECAUX

I – EXPOSE DU LITIGE

La société sans agence Immo a déposé le 3 décembre 2012 la demande d’enregistrement n° 12 3 965 664 portant sur le sig ne verbal AFFICHE CITY

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants :

En classe16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie; clichés ; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux ; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets (enveloppes. Pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;

En classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques.

Le 26 février 2013 la société JC Decaux France a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CITI, enregistré le 24 décembre 1998 et renouvelée le 24 novembre 2008 sous le n° 98 759 937.

Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants :

En classe 9 Ordinateurs; logiciels; logiciels de collecte, de traitement et d’analyse d’informations statistiques sur les trajets empruntés par des individus sur un

territoire donné; logiciels de reproduction de plans et cartes géographiques; logiciels de traitement d’informations statiques concernant les trajets empruntés par les individus sur un territoire donné.

En classe 35 Publicité, affichage, conseils et renseignements d’affaires, mise à jour de documentation publicitaire, reproduction de documents, services de sondage, études de marché, recherches de marché, collecte et étude d’informations statistiques notamment sur les trajets empruntés par des individus sur un territoire donné; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires.

En classe 42 Location de logiciels informatiques, location de temps d’accès à un centre serveur de base de données, location de temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de données, réalisation (élaboration) de systèmes informatiques, mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels de traitement d’informations statistiques concernant les trajets empruntés par des individus sur un territoire donné; services de saisie d’informations statistiques sur les trajets empruntés par des individus sur un territoire donné; élaboration (conception) et exploitation de bases de données géographiques et statistiques.

Par décision du 28 août 2013, le directeur général de l’INPI a accueilli l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la société SANS AGENCE IMMO en ce qu’elle portait sur les produits et services suivants :

affiches; prospectus; brochures; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; reproduction de documents; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires.

Cette décision relève que les produits en cause sont identiques ou similaires et que la demande d’enregistrement et constitue l’imitation de la marque antérieure.

Cette décision a été notifiée à la société SANS AGENCE IMMO le 30 août 2013.

Par déclaration écrite parvenue au greffe le 11 septembre 2013 la société SANS AGENCE IMMO a déposé un recours contre cette décision . Il soutient en audience son mémoire du 10 septembre 2013 et sollicite de la cour de : Dire et juger irrecevable l’opposition présentée par la société JC DECAUX France à l’encontre de la marque Affiche City.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’opposition serait déclarée recevable ou que la cour d’appel ne puisse se prononcer sur le point de l’irrecevabilité

Dire que le service « Publicité» et tous les services associés au mot Publicité ou Publicitaire de la classe 35 enregistrés pour notre marque soit exclus de la décision d’opposition.

Dire que les produits de la classe 16 « affiche », « prospectus» et « brochures» soient exclus de la décision d’opposition.

Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour d’appel ne puisse modifier partiellement une décision du directeur de L’INPI

Dire que la décision du directeur de l’INPI soit annulée. ET condamner l’INPI, aux dépens ainsi qu’à 3500 euros au titre de l’article 700 CPC . Le directeur national de l’INPI soutient à l’audience ses observations écrites parvenues au greffe le 24 décembre 2013, sur le bien fondé de sa décision.

La société JC Decaux France soutient à l’audience ses conclusions écrites parvenues au greffe le 30 décembre 2013 et demande à la cour de :

— confirmer et maintenir la décision rendue par le Directeur de l’INPI le 28 août 2013, décision ayant reconnue partiellement justifiée l’ opposition formée par la société JCDECAUX FRANCE contre l’enregistrement de la marque n° 123965 664 portant sur le signe Affiche City.

— Condamner la société SANS AGENCE IMMO en tous les dépens de la présente instance.

Pour un plus ample exposé la cour se réfère :

— au mémoire de la société SANS AGENCE IMMO du 10 septembre 2013

— aux observations du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle au greffe le 24 décembre 2013.

— aux conclusions écrites de la société JC Decaux France parvenues au greffe le 30 décembre 2013

Régulièrement communiqués.

Le ministère public a été entendu en ses observations orales et conclut à la confirmation de la décision de l’INPI pour les motifs retenus par celui-ci.

II- MOTIFS

SUR LA FORME

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

La société SANS AGENCE IMMO expose que l’opposition formée par la société J.- C. Decaux France est irrecevable car elle n’a pas justifié du paiement de la redevance avant la décision définitive et en outre la SAS SANS AGENCE IMMO

n’en a reçu le justificatif qu’après la décision définitive de l’INPI en violation du principe du contradictoire visé à l’article R712-16 du code de la propriété intellectuelle.

L’article R712-15 dispose que:

Est déclaré irrecevable tout opposition soit formée hors délais, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R712-13 et R712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R712-26.

Ces textes prévoient que l’opposant doit produire sous peine d’irrecevabilité, outre l’acte d’opposition, la justification du paiement de la redevance d’opposition.

Le 26 février 2013 la société JC Decaux France a formé opposition à l’enregistrement de cette marque et a réglé la redevance d’opposition à enregistrement de marque d’un montant de 310 €.

L’opposition était donc parfaitement recevable et il importe peu que la société SANS AGENCE IMMO n’ait eu justificatif du paiement, à titre d’information, qu’après la décision de l’INPI. L’article R712-16 mentionnant que « L’institut doit respecter le principe du contradictoire ; toute observation dont il est saisi par l’une des parties est notifiée à l’autre » signifie seulement que l’INPI doit veiller à ce que les observations de chacune des parties soit connues de l’autre avant de prendre sa décision mais n’induit pas que l’INPI ait à transmettre ce justificatif de paiement de la redevance par l’opposant au déposant. Il convient par ailleurs de relever que cette question de la recevabilité a été abordée et débattue dans le cadre de la procédure d’opposition alors que la société SANS AGENCE IMMO invoquait dans ses observations après projet ce moyen d’irrecevabilité . L’INPI a rendu sa décision après respect du principe du contradictoire.

La société SANS AGENCE IMMO soulève également le fait que la décision de l’INPI lui a été notifiée à l’adresse de son siège social, alors que l’adresse figurant au registre des marques n’avait pas été modifiée et restait celle du siège social antérieur à Nantes.

L’INPI a notifié la décision d’opposition à l’adresse du nouveau siège social de la société SANS AGENCE IMMO qui l’a d’ailleurs reçu, qui a pu former un recours contre cette décision et qui ne justifie en conséquence d’aucun grief.

SUR LE FOND

Sur la comparaison des produits

La société SANS AGENCE IMMO soutient que les produits Affiches, prospectus et brochures, ne sont pas nécessairement liés au monde des services de la publicité et de l’affichage publicitaire, qu’ils sont d’ailleurs enregistrés en classe 16 et non en classe 35. L’opposante n’a en outre pas enregistré sa marque pour ces produits alors qu’elle pouvait le faire.

Il convient de relever au premier chef que la classification n’a qu’une valeur administrative et n’est pas de nature à avoir quelque incidence que ce soit sur l’appréciation faite quant au caractère similaire ou identique des services ou produits, qui se fait en fonction du seul libellé des produits ou services en cause.

Il apparaît que les affiches du signe contesté, quelque soit leur objet ou leur finalité, présentent un lien évident avec le service d’affichage et de publicité de la marque antérieure et il en est même des brochures et prospectus. Ces produits apparaissent complémentaires des services de publicité et d’affichage.

Il apparaît en effet que la publicité est souvent effectuée en recourant à des affiches, des brochures ou des prospectus, (termes qui désignent ou font référence dans leur fonction à la publicité). Il est inexact d’indiquer qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une opposition et d’une exclusion alors qu’ils n’ont pas été enregistrés en tant que tel par la marque antérieure.

Il convient en outre de relever que la société SANS AGENCE IMMO indique elle même aux termes de ses conclusions que la décision de l’INPI élimine sa marque sur les marchés des affiches et de la publicité, secteur où elle souhaite évoluer, ce qui confirme le lien pouvant être fait entre ces produits et services.

La société SANS AGENCE IMMO qui sollicite également de la cour que tous ses produits ou services enregistrés dans la classe 35 ne soient pas exclus de la demande d’enregistrement ne motive pas sa demande.

En toute hypothèse, force est de relever que l’ensemble des produits et services exclus de l’enregistrement aux termes de la décision de l’INPI sont similaires ou complémentaires à ceux de la marque antérieure.

Ainsi sont strictement identiques dans leur libellé la publicité et la reproduction de documents des deux marques.

Sont également similaires ou complémentaires la diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus. Imprimés. Échantillons), publication de textes publicitaires, locations d’espaces publicitaires; diffusion d’ annonces publicitaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, présentation de tout produit sur tout moyen de communication pour la vente au détail de la marque contestée avec la publicité de la marque antérieure.

En effet la publicité peut s’exécuter sous différentes formes et utiliser différents moyens de communication mais a toujours la même vocation, celle de faire connaître et vanter produits et services divers.

Sont encore similaires la Gestion des affaires commerciales, administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires de la marque contestée avec les conseils et renseignements d’affaires; aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires de la marque antérieure.

En effet tous ces services ont vocation à apporter aide aux entreprises, notamment, dans leur activité commerciale et de gestion.

La décision de l’INPI n’est donc pas critiquable en ce qui concerne la comparaison des produits.

Sur la comparaison des signes et le risque de confusion

La marque verbale antérieure est CITI, tandis que la marque verbale contestée est composée de l’expression Affiche City.

La marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments qui la composent, il y a lieu de rechercher s’il existe entre les signes en présence, un risque de confusion qui doit être apprécié globalement et se faire en ce qui concerne la similitude visuelle phonétique et conceptuelle sur l’impression d’ensemble produite sur un consommateur d’attention moyenne, raisonnablement informé et avisé et qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux , en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs.

Il convient de relever que dans le signe contesté, le terme City est l’élément distinctif, procède d’un choix arbitraire puisqu’il ne désigne pas les produits et services en cause alors que le terme Affiche n’est au contraire que purement descriptif des mêmes produits et services. City est donc l’élément dominant et n’est pas accessoire contrairement à ce que soutient la requérante.

Le terme CITI, certes unique dans la marque antérieure, est également distinctif au vu des produits et services visés alors qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire ou usuelle des produits en cause.

L’élément distinctif est phonétiquement [SI-TI] strictement le même.

Visuellement les deux signes ont en commun trois lettres en commun CIT sur les quatre que comprend la marque antérieure.

Si la marque verbale antérieure est CITI, présentée en lettres majuscules droites et noires, avec un espace entre chaque lettre , de la taille d’une lettre , tandis que la marque verbale contestée est écrite en lettres minuscules d’imprimerie à l’exception des initiales des deux mots en majuscules ces différences ne sont pas immédiatement sont peu perceptibles par un consommateur moyennement attentif.

D’un point de vue conceptuel, le fait que la marque antérieure CITI ait été considérée par l’INPI comme une reproduction d’une autre marque CITI détenue par une banque ne permet nullement de conclure que ce terme évoque une banque américaine.

La marque antérieure évoque certainement la ville , tout comme la marque contestée.

Il résulte de ces éléments, avec la présence dominante du terme CITI/Y, que les deux signes donnent une impression générale proche. Il existe un risque de confusion pour le consommateur de croire qu’il est en présence d’une même marque ou à tout le moins d’associer les deux marques en cause en pensant que le signe contesté Affiche City n’est que la déclinaison de la marque antérieure CITI et d’attribuer aux services et produits une même origine commerciale ou de considérer qu’ils émanent de sociétés économiquement liées .Ce risque de confusion est d’autant plus important que les marques en cause ont vocation à désigner des produits et services très proches.

Il est par ailleurs inopérant pour la requérante d’indiquer que la société Decaux France n’utiliserait pas la marque CITI. La marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, la déchéance pour défaut d’exploitation n’est pas encourue; La société JC Decaux France n’a ni renoncé, ni abandonné sa marque et il n’est justifié d’aucune nullité ou déchéance de celle-ci .

La décision de l’INPI est donc fondée et il convient en conséquence de débouter la société SANS AGENCE IMMO de son recours et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précision apportée que l’INPI n’est pas une partie à l’instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR , statuant par arrêt contradictoire

Rejette la demande formée par la société SANS AGENCE IMMO d’annulation de la décision rendue par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle le 28 août 2013, statuant sur l’opposition formée le 26 février 2013 par la société JC Decaux France à l’enregistrement n° 12 3 965 664 po rtant sur le signe verbal Affiche City .

Déboute la société SANS AGENCE IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception,