COUR D’APPEL DE LYON

8^e chambre

ARRET DU 25 MARS 2014 R.G : 12/08312

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 25 octobre 2012 RG : 12/02138

ROLLE SARL AN-K C/ SAS CMR SAS ERNEST P

APPELANTS :

M. Anthony R Représenté par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1141)

SARL AN-K représentée par ses dirigeants légaux 132 cours Lafayette 69003 LYON Représentée par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1141)

INTIMEES :

SAS CMR représentée par ses dirigeants légaux 102 cours Lafayette 69003 Lyon Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 88) Assistée de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS

SAS ERNEST P représentée par ses dirigeants légaux Les Landes 85140 L’OIE Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 88) Assistée de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS

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Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2014

Date de mise à disposition : 25 Mars 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Pascal VENCENT, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Claude R a créé en 1971 un fonds de commerce de préparation et de commercialisation de produits alimentaires, en particulier saumon fumé, foie gras, caviar, et développé cette activité sous son propre nom à la grande halle de LYON, aujourd’hui Halle Paul B.

En 1993, il a constitué la SAS CMR sous le nom commercial CM R afin de poursuivre son activité sous forme sociétale, comme associé majoritaire et président de cette société.

Le 28 juillet 2006, monsieur Claude R, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire des autres associés de la société CMR, y compris son fils Anthony R, a cédé l’intégralité des parts de cette société à la SAS ERNEST P, société holding du groupe SOULARD, spécialisé dans la commercialisation de foie gras de canard.

Il était stipulé à l’acte de cession une obligation de non-concurrence à la charge des cédants pendant cinq années dans un rayon de 50 kilomètres, avec la précision que cette clause de non-concurrence n’interdisait pas à monsieur Anthony R de s’intéresser à toute activité de sandwicherie ou de restauration rapide n’emportant pas la vente au détail de saumon ou de foie gras.

Le 13 décembre 2006, la société CMR, nouvellement dirigée, a procédé au dépôt de la marque 'ROLLE’ pour les produits des classes 29 à 33 et les services des classes 35 à 43.

Le 12 février 2007, monsieur Anthony R a créé la SARL AN-K exerçant l’activité de restauration rapide, 132 cours Lafayette, à proximité de la Halle Paul B.

En mai 2012, la société CMR et la société ERNEST PARTICIPATIONS devaient constater que monsieur Anthony R commercialisait, avec des sandwiches, du foie gras ainsi que du saumon en tartare ou fumé, qu’il avait apposé sur sa vitrine l’enseigne 'A. ROLLE’ et qu’il avait mis en place sur internet un référencement de son activité sous le terme 'R'.

Ne pouvant obtenir la cessation de cette activité, la société CMR et la société ERNEST PARTICIPATIONS, par acte d’huissier en date du 31 août 2012, ont fait assigner la société AN-K et monsieur Anthony R devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON sur le fondement des articles L.716-6 et L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, 808 du code de procédure civile, pour qu’il leur soit fait interdiction d’utiliser sous quelque forme que ce soit ou sur quelque support que ce soit la dénomination 'ROLLE', même adjointe à un autre terme.

Par ordonnance du 25 octobre 2012, le juge des référés a :

— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par les défenderesses,

— interdit à monsieur Anthony R et à la SARL AN-K d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination 'ROLLE', même ajoutée à un autre terme, pour la commercialisation de produits ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque 'ROLLE',

— condamné monsieur Anthony R et la SARL AN-K à payer à la SAS CMR et à la SAS ERNEST P la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 21 novembre 2012, monsieur Anthony R et la SARL AN-K ont interjeté appel de cette décision.

Les appelants demandent à la cour :

— d’annuler l’ordonnance querellée, Subsidiairement :

- d’infirmer ladite ordonnance et de dire n’y avoir lieu à référé,

— de déclarer irrecevable l’action de la société CMR et de la société ERNEST PARTICIPATIONS,

— en toute hypothèse, de constater l’existence d’une contestation sérieuse,

— de débouter la société CMR et la société ERNEST PARTICIPATIONS de leurs prétentions,

— de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir à titre principal que l’ordonnance de référé du 25 octobre 2012 doit être annulée en application des articles L.716-6 et R.716-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que les intimés n’ont pas saisi le juge du fond dans les 20 jours ouvrables ou les 30 jours civils à compter de la date de cette ordonnance.

A titre subsidiaire, ils font valoir plusieurs contestations sérieuses en indiquant :

— que dans le cadre de leur action fondée sur l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, à savoir l’action en contrefaçon qui déroge au droit commun du référé, la société CMR et la société ERNEST PARTICIPATIONS ne peuvent invoquer les articles 808 et 809 du code de procédure civile pour des faits de concurrence déloyale, fussent-ils connexes à des actes de contrefaçon,

— que les intimés ont opéré une confusion entre les dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle et les conditions du référé de droit commun qui a conduit le premier juge a procéder à une distinction qui ne lui était pas demandée,

— qu’en tout état de cause, la société ERNEST PARTICIPATIONS ne justifie pas d’une qualité ni d’un intérêt à agir, n’étant pas titulaire de la marque 'ROLLE', n’ayant aucune activité commerciale qui pourrait être concurrencée, ne pouvant agir contre des parties non signataires de la convention de cession,

— que la seule exploitation prolongée de la dénomination 'ROLLE’ ne suffit pas à établir la notoriété, d’autant moins qu’elle est limitée dans l’espace,

— que dans l’acte de cession, le mandat donné à monsieur Claude R était limité à la seule opération de cession des parts sociales et ne pouvait engager monsieur Anthony R au titre de l’obligation de non-concurrence,

— qu’en tout cas, la clause de non-concurrence a pris fin le 05 septembre 2011,

— que le risque de confusion allégué par les sociétés intimées n’est pas caractérisé car la dénomination 'ROLLE’ est en pratique utilisée précédée de la lette 'A’ ou du prénom Anthony,

— que le juge des référés aurait du limiter l’interdiction de cette dénomination et non pas l’interdire purement et simplement sans aucune condition, d’autant moins que monsieur R ne peut se voir interdire l’utilisation de son nom patronymique dans la mesure où sa bonne foi n’est pas discutable,

— que l’affirmation des intimées selon laquelle monsieur R pratiquerait des prix inférieurs de 30 à 40% à ceux de la société CMR n’est pas étayée,

— qu’enfin, monsieur R a retiré à ce jour l’enseigne litigieuse et qu’il n’existe plus d’urgence à statuer.

Les intimés demandent de leur côté à la cour :

- de confirmer l’ordonnance querellée,

— y ajoutant, d’assortir l’interdiction prononcée d’une astreinte de 5.000 euros par jour d’utilisation de la dénomination 'ROLLE’ à compter de l’arrêt à intervenir,

— de condamner monsieur Anthony R et la société AN-K aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

— que la société CMR étant titulaire de la marque déposée 'ROLLE', sa qualité à agir sur le fondement de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas contestable,

— que si la société ERNEST PARTICIPATIONS ne peut agir en contrefaçon de marque, elle a toutefois intérêt à agir sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile en vertu de la convention de cession du 28 juillet 2006 à laquelle monsieur Anthony R était partie représentée et par conséquent, engagé par la clause de non-concurrence,

— que l’utilisation illicite de la dénomination ROLLE par les appelants est avérée dès lors :

* que le droit d’utilisation d’un nom de famille à titre de nom commercial n’est pas absolu et trouve sa limite dans la théorie de l’abus de droit lorsqu’il est exercé dans l’intention de créer une confusion ou de favoriser le parasitisme,

* que tel est le cas en l’espèce de l’apposition de la marque 'ROLLE’ sur le magasin de la société AN-K qui entraîne bien un risque de confusion avec la marque 'ROLLE’ détenue par la société CMR, d’autant plus que leurs établissements sont très proches et que les produits proposés à la vente son identiques,

* que de plus, les prix pratiqués par la société AN-K sont de 30 à 40% plus bas que ceux de la société CMR et qu’il existe bien une atteinte au droit de propriété intellectuelle de cette dernière,

* que la société ERNEST PARTICIPATIONS est victime d’agissements contractuels déloyaux de la part de monsieur Anthony R qui viole intentionnellement les dispositions de la convention de cession du 28 juillet 2006,

— que les appelants ne rapportent pas la preuve qu’ils ont retiré l’enseigne litigieuse de leur vitrine ni le référencement litigieux qui subsiste encore sur le site www.pagesjaunes.fr.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’action de la société CMR est fondée sur l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle qui permet à toute personne ayant qualité pour agir en

contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ;

Qu’aux termes du dernier alinéa de ce texte, lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ;

Que l’article R.716-1 du même code précise que le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de 20 jours ouvrables ou de 30 jours civils à compter de la date de l’ordonnance ;

Attendu qu’il y a lieu pour la cour de constater, en l’espèce, que la société CMR ne justifie pas de la saisine à ce jour de la juridiction du fond dans le délai prévu par la loi, de sorte que les mesures ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2012 doivent être annulées ;

Attendu que la société ERNEST PARTICIPATIONS, dont l’action est fondée sur l’article 808 du code de procédure civile se prévaut d’une exécution déloyale de la convention par monsieur Anthony R ;

Que si l’application de la convention fait l’objet d’un différend entre les parties, il y a lieu cependant de constater que la société ERNEST PARTICIPATIONS, qui n’exerce pas d’activité commerciale et qui ne bénéficie pas d’un droit particulier d’exploitation de la marque, est sans intérêt à agir pour obtenir des mesures d’interdiction sollicitées ;

Attendu en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé et que l’ordonnance querellée doit être infirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société CMR et la société ERNEST PARTICIPATIONS supporteront les entiers dépens ; qu’il n’y a pas lieu, au vu des circonstances particulières de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’évolution du litige devant la cour,

Annule les mesures d’interdiction décidées par l’ordonnance de référé querellée du 25 octobre 2012, Dit n’y avoir lieu à référé, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CMR et la SAS ERNEST P in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article

699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.