3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°233

N° RG 24/05281 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGRX

(Réf 1ère instance : NL 24-0024)

M. [S] [J]

C/

M. [K] [H]

INPI ( PARTIE JOINTE)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M^e OUAIRY JALLAIS

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

INPI.

M. [H]

M. [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,

Assesseur :Monsieur Eric METIVIER, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 7 mai 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mai 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [J]

né le 23 Avril 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M^e Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par M^e Nathalie MATTEODA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 26 décembre 2024 remis à personne à l’étude

M. Le Directeur Général de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (partie jointe)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir général remis à l’audience avant ouverture des débats

Le 30 janvier 2020, M. [H] a déposé la marque verbale française n°20/4621135 « monreseaudeau ».

Cette marque désigne des produits et services en classes 35, 38 et 41 :

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale (conciergerie);

Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux;

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

M. [H] est président de la société et de l’association Cycl’eau. Elles ont une activité dans le domaine de la gestion de l’eau.

Le 19 février 2024, M. [J] se disant titulaire du nom de domaine « monreseaudeau.fr » a formé une demande en nullité à l’encontre de la marque verbale pour un motif relatif, le risque de confusion, et un motif absolu, le dépôt de mauvaise foi, et ce, pour tous les services visés.

M. [J] est président de la société [J] conseils et associés dont le nom commercial est [J] consulting et actions (ci-après HCA) laquelle utilise le nom de domaine « monreseaudeau.fr » pour commercialiser, via son site internet, des produits et services destinés à des spécialistes dans les infrastructures de réseaux d’eau.

Le 28 août 2024, le directeur de l’INPI a rendu la décision NL 24-0024 suivante :

«  Article 1er : La demande en nullité NL 24-0024 est rejetée.

Article 2 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. »

Le 19 septembre 2024, M. [J] a formé un recours contre cette décision.

Le 26 décembre 2024, M. [J] a signifié à M. [H] l’avis du greffe, la déclaration de recours et ses conclusions au fond en personne à l’étude.

M. [H] n’a pas constitué avocat.

Les dernières conclusions de M. [J] ont été déposées le 6 mai 2025.

Le directeur général de l’INPI a communiqué des observations datées du 4 avril 2025, reçues le 7 avril 2025, puis des observations complémentaires reçues le 12 mai 2025.

Le 3 juin 2025, le message suivant a été adressé par la cour aux parties :

« Maître, M. le directeur de l’INPI,

Un recours a été porté contre les décisions de rejet de demandes de nullité de marque.

Les déclarations d’appel mentionnent qu’il s’agit d’un « recours en annulation » et les conclusions dans l’intérêt de M. [J] demandent « l’annulation de la décision de l’INPI » uniquement pour des motifs s’entendant pourtant d’une demande de réformation.

Les recours en annulation relevant du code de la propriété intellectuelle ne permettent pas, sauf erreur, la prise en compte de pièces nouvelles qui n’auraient pas été communiquées devant le directeur de l’INPI et, surtout, n’entraînent pas la dévolution de l’entier litige à la cour de sorte que la demande de « prononcer la nullité de la marque » serait irrecevable.

Nous vous invitons à formuler toutes observations sur ces points pour le vendredi 13 juin au plus tard. »

Par note en délibéré reçue le 10 juin 2025, le conseil de M. [J] a indiqué, en substance, à la cour que la nature réelle du recours était un recours en réformation malgré le terme d’annulation employé et que la cour est fondée à admettre que les pièces versées sont recevables en application de l’article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle.

Par note en délibéré reçue le 12 juin 2025, le directeur de l’INPI fait valoir que les recours contre les décisions relatives aux demandes en nullité ou en déchéance de marques doivent être qualifiés de recours en réformation et que, si M. [J] a improprement qualifié ses recours de recours en annulation, la cour demeure valablement saisie et les pièces sont recevables.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par ces conclusions, M. [J] demande à la cour de :

— Déclarer recevable le présent recours,

— Annuler la décision du directeur général de l’INPI en date du 28 août 2024 n°NL 24-0024,

— Prononcer la nullité de la marque n°20/4621135 « monreseaudeau »,

— Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir au directeur général de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques,

— Condamner l’intimé aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par sa note en délibéré, M. [J] demande désormais à la cour de :

— Déclarer recevable le présent recours,

— Réformer la décision du directeur de l’INPI du 28 août 2024 (n°NL24-0024),

— Prononcer la nullité de la marque n°20/4621135 « monreseaudeau »,

— Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir au directeur général de l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques,

— Condamner l’intimé aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [J] et du directeur de l’INPI, il est renvoyé à leurs dernières écritures visées supra.

DISCUSSION :

M. [H] n’a pas constitué avocat devant la cour. Il est réputé adopter les motifs de la décision querellée.

Sur la nature du recours

Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, dont ceux à l’encontre des décisions relatives aux demandes en nullité ou déchéance de marques, sont, selon l’article R.411-19 du même code, des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige et rendent recevables le versement de nouvelles pièces.

Au vu des explications données par M. [J] et de sa demande initiale en prononcer de la nullité de la marque, il convient de considérer qu’il a entendu former un recours en réformation malgré l’intitulé de son recours. Il sera tenu compte des demandes rectifiées, sans opposition aucune du directeur de l’INPI.

Sur la recevabilité de la demande d’annulation

M. [J] fait valoir qu’il était le titulaire du nom de domaine « monreseaudeau.fr » au moment de sa demande en annulation de la marque contestée.

Le directeur général de l’INPI rappelle que M. [J] n’avait pas déposé l’ensemble des pièces annoncées devant l’INPI et qu’il a considéré, en conséquence, que M. [J] ne justifiait pas de sa qualité à agir en nullité lors du dépôt de la demande en nullité, le 19 février 2024. Il s’en rapporte désormais au vu de la dernière attestation de l’Afnic déposée.

Au sens de l’article 716-2 du code de la propriété intellectuelle, la demande en nullité d’une marque fondée sur la préexistence d’un nom de domaine doit être introduite par le seul titulaire du nom de domaine invoqué. Il revenait donc au demandeur à l’action en nullité, ici M. [J], de rapporter les pièces démontrant la réservation du nom de domaine.

Les pièces apportées devant le directeur général de l’INPI en première instance laissaient subsister un doute quant à la titularité du nom de domaine par M. [J], raison pour laquelle le directeur de l’INPI a considéré que ce dernier n’ayant pas fourni la justification de sa qualité, il convenait de rejeter sa demande en nullité.

M. [J] produit une facture de la société Grandi.net du 13 janvier 2016 mentionnant M. [J] comme « propriétaire » du nom de domaine « monreseaudeau.fr ». Il verse également aux débats deux attestations de la directrice de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) : l’une du 5 septembre 2024 qui indique qu’à cette date il est le titulaire déclaré du nom de domaine « monreseaudeau.fr » créé le 13 janvier 2016, et l’autre, du 29 avril 2025, qui certifie que M. [J] est titulaire du nom de domaine depuis le 13 janvier 2016 sans qu’aucun transfert de titularité ne soit intervenu depuis lors.

Ainsi, bien que ce nom de domaine soit exploité par la société HCA, M. [J] était titulaire du nom de domaine « monreseaudeau.fr » au jour de la demande en nullité, le 19 février 2024, et l’était lors de son recours ; sa demande est recevable.

Sur le bien fondé de la demande d’annulation

M. [J] demande l’annulation pour un motif relatif, le risque de confusion, et pour un motif absolu, la mauvaise foi, qu’il conviendra d’étudier en priorité.

Aux termes de l’article L.711-3, I, 4° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, :

« ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Sur l’exploitation du nom de domaine

Le directeur de l’INPI rappelle qu’il appartient à M. [J] de justifier de l’exploitation effective du nom de domaine et de sa portée non seulement locale au jour où la marque contestée a été déposée.

M. [J] fait valoir que le nom de domaine « monreseaudeau.fr » est activement utilisé, de manière significative et que la société HCA lui donne une portée nationale.

Le demandeur à la nullité doit démontrer l’exploitation effective du signe dans la vie des affaires et sa portée non seulement locale au jour où la marque contestée a été déposée. La portée « non seulement locale » d’un nom de domaine doit être appréciée tant dans sa dimension géographique qu’économique.

La marque contestée a été déposée le 30 janvier 2020.

La page d’accueil du site internet associé au nom de domaine indique que c’est « l’unique site d’info édité par des pros pour des pros des réseaux d’eau », qu’il a pour « ambition de collecter et partager les informations et les actualités de cette industrie. Monreseaudeau.fr souhaite aussi faciliter la mise en relation entre les acteurs et développer leur notoriété » (pièce 35).

La newsletter indique quant à elle : « Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrit gratuitement en tant que membre et c’est pour vous désormais l’assurance de rester en veille constante sur l’industrie de l’eau et de l’assainissement » (pièce 45).

M. [J] produit des factures de vente, notamment de 2017 et 2020, ayant pour objet de donner plus de visibilité aux entreprises concernées sur le site internet.

Les statistiques marketing produites révèlent une augmentation des visites par le site internet entre 2018 et au minimum jusqu’au dépôt de la marque contestée ainsi qu’une augmentation du nombre d’abonnés à la newsletter.

L’expert comptable de la société HCA atteste d’une évolution continue du chiffre d’affaires de celle-ci liée à la facturation par « monreseaudeau.fr » jusqu’au minimum le jour du dépôt de la marque contestée soit : 8125 € en 2017, 15 958 € en 2018, 15 792 € en 2019 pour atteindre 52 940 € en 2020. Il est ajouté qu’en novembre 2024, le chiffre d’affaires correspondant à la facturation pour onze mois, via monreseaudeau.fr, était de 110 072,48 €.

M. [J] justifie ainsi d’une exploitation effective du nom de domaine, pour des services similaires à ceux de la marque contestée, c’est-à-dire des conseils et de la mise en relation, notamment en ligne, de professionnels dans le secteur des infrastructures de réseaux d’eau.

Le nom de domaine est décliné en « .fr », il est accessible partout en France, exploité en France, en langue française, cible une clientèle française et est donc à visée nationale.

Les entreprises ayant acquis la prestation de mise en visibilité sur le site sont domiciliées dans plusieurs départements français tel qu’il ressort des facturations versées en exemple (2017 : 06, 68, 67, et 2020 : 68, 87), confortant la portée non seulement locale du site.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’usage du nom de domaine « monreseaudeau.fr » est effectif et bénéficie d’une reconnaissance tant économique que géographique sur le territoire national.

Le dépôt de mauvaise foi

En application des articles L.714-3 et L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, une marque peut être déclarée nulle par le directeur de l’INPI ou par décision de justice, si le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

La mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §75).

La mauvaise foi s’apprécie en prenant en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

Peuvent constituer des facteurs pertinents de la mauvaise foi :

— l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §73),

— le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté,

— le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et la marque contestée (CJUE, 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C-529/07).

La mauvaise foi doit être appréciée au jour du dépôt de la marque contestée et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

M. [J] a acquis le nom de domaine « monreseaudeau.fr » le 13 janvier 2016. Le site internet est utilisé depuis cette date par la société HCA Consulting & Actions. M. [H] a déposé la marque « monreseaudeau » le 30 janvier 2020 sans justification d’un autre usage du signe.

Ainsi, M. [J] justifie d’un usage antérieur sur le signe.

Le nom de domaine « monreseaudeau.fr » est utilisé pour promouvoir les acteurs des réseaux d’eau, les mettre en valeur, ainsi que pour leur fournir des informations et des conseils.

Le site indique en page d’accueil être une « plateforme d’informations et de mise en relation consacrée aux acteurs de l’infrastructure des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et eaux pluviales » (pièce 35).

Sur le prospectus versé aux débats, il est mentionné que c’est « l’unique site d’info édité par des pros pour des pros des réseaux d’eau » (pièce 42).

Le site internet propose également la « création et mise en place d’outils web: audit, plan stratégique, landing page, site internet, etc », la « création de contenus originaux et qualitatifs : pages web, articles, livre-blanc, webconférence, vidéo reportage », la « diffusion et pilotage du contenu sur le web, les réseaux sociaux et par e-mailing » ainsi que des « actions spéciales liées à l’événementiel » (pièce 42).

Le site propose enfin un système de newsletters et de revues de presse afin de tenir informer les acteurs des infrastructures de réseaux d’eau sur les actualités (pièces 11 et 45).

Les services visés par la marque contestée, notamment en matière de publicité, de conseils, de mise en relation, d’événements, de formation, d’abonnement ou encore de publication en ligne, comprennent ainsi ceux présents sur le site internet.

M. [J] exploitait le nom de domaine « monreseaudeau.fr » et M. [H] a déposé la marque « monreseaudeau ».

De manière auditive, le groupe de mot collé principal est identique dans le nom de domaine et dans la marque « monreseaudeau ». Visuellement, le fait d’avoir collé les mots et d’avoir enlevé l’apostrophe, rend cette partie du signe identique.

Le fait d’avoir ôté le « .fr », qui n’est que l’extension de l’élément dominant, pour déposer la marque n’est que peu distinctif.

Il existe ainsi une similitude entre les signes.

Les services visés par la marque contestée sont similaires à ceux présents sur le site internet exploité par M. [J] puisque les deux signes visent à informer, conseiller, former les acteurs des infrastructures de réseaux d’eau. Cette similarité est accrue par le fait que les deux signes en présence sont identiques si ce n’est l’ajout du « .fr », peu distinctif, ce qui augmente le risque de confusion.

Il existe donc bien un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque contestée.

M. [J] fait valoir que M. [H] avait une connaissance du site internet « monreseaudeau.fr » et des services proposés en ce qu’ils avaient des relations professionnelles et que M. [H] a publié des informations sur le site internet dès 2017. Il est produit un échange de mail qui incite M. [J] à prendre contact avec M. [H] en date du 3 février 2017. Par la suite, le 6 février 2017, M. [J] a effectivement contacté M. [H] afin de lui proposer de publier un article sur le site « monreseaudau.fr », ce que M. [H] a accepté le 1er mars 2017. M. [J] a ensuite envoyé un plan d’actions à M. [H] afin d’organiser la publication de l’article sur le site par courriel du 26 juillet 2019, une campagne de communication sur les salons Cycl’eau et une campagne d’influence. Par ce même courriel, M. [J] précisait : « cela nécessite que nous continuions nos échanges pour trouver un modèle économique gagnant/gagnant tel que nous avons pu échangé par téléphone. Mais sache bien que je suis convaincu que nous avons des intérêts communs à défendre et du potentiel à exploiter (… ) »

Dès lors, la connaissance de l’usage antérieur du signe par le déposant est établie au moment de la demande d’enregistrement de la marque.

La mauvaise foi est caractérisée si le déposant avait l’intention de détourner la finalité du droit des marques ou de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

M. [J] produit la copie d’écran d’un sms insultant qu’il attribue à M. [H], le nom de celui-ci apparaissant comme expéditeur. Toutefois, une simple copie d’écran ne peut suffire à établir la qualité de l’envoyeur et ce sms n’est pas daté. M. [J] ne peut s’appuyer sur le courriel qu’il a adressé lui-même à M. [H] courant 2023 pour établir la date d’envoi du sms.

En revanche, il s’évince des relations nouées entre les parties, établies par les courriels échangés entre M. [H] et M. [J] que le premier a agi de parfaite mauvaise foi en demandant d’enregistrer une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine de M. [J], utilisé de longue date par celui-ci, et ce, alors que M. [H] avait bénéficié lui-même de la visibilité offerte par le site internet « monreseaudeau.fr » pour sa société et son association Cycl’eau pour la promotion de ses salons professionnels, site dont il connaissait le fonctionnement.

En outre, rien ne vient démontrer que M. [H] ait utilisé d’une quelque manière que ce soit la marque contestée.

Il ressort suffisamment de ces éléments que la demande d’enregistrement de marque a été déposée dans l’intention d’empêcher M. [J] d’utiliser le nom de domaine « monreseaudeau.fr » qu’il emploie pourtant depuis 2016. Ce dépôt a été effectué dans le but de le priver illégitimement d’un signe nécessaire à son activité et donc d’une manière non conforme aux usages honnêtes du commerce.

Ce seul motif suffit à justifier la réformation de la décision et il convient, en conséquence, de prononcer l’annulation de l’enregistrement de la marque.

L’intention de nuire mise en évidence justifie le prononcé de la nullité de la marque pour l’ensemble des services visés.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [H], partie succombante, aux dépens de l’appel et de le condamner à payer à M. [J] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme la décision NL 24-0024 du 28 août 2024 du directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle,

Prononce la nullité de la marque n°20/4621135 « monreseaudeau » pour mauvaise foi pour l’ensemble des produits et services couverts,

Ordonne la transmission de l’arrêt au directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle aux fins d’inscription au registre national des marques,

9

Condamne M. [K] [H] aux dépens de l’appel,

Condamne M. [K] [H] à payer à M. [S] [J] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à l’Institut national de la propriété intellectuelle,

LE GREFFIER LE PRESIDENT