LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 août 2020
Dans l’affaire R 2982/2019-4
Sven Butzkies-Schiemann Fritz-Reuter-Straße 15
24782 Büdelsdorf
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par HANSEPATENT Patentanwälte Andresen Scholz PartG mbB, Poststraße 33, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
U.S. Corrosion Technologies, LLC, pour une activité consistant en la Corrosion Technologies («Corrosion Technologies»). 2638 National Drive
Garland
Texas
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par MEISSNER BOLTE BOLTE Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 23 466 C (enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 14 304 349)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/08/2020, R 2982/2019-4, CorrosionX/Corrosion X

---

2
Décision
Résumé des faits
1 La marque de l’Union européenne no 14 304 349 pour la marque verbale
Corrosion X
Elle a été déposée le 27/06/2015 et enregistrée le 22/10/2015 au nom de Sven Butzkies-Schiemann (ci-après Butzkies ou pour le titulaire de la marque de l’Union européenne) pour les produits et services suivants:

Classe 1 − substances de séparation; produits chimiques pour le raffinage des huiles; produits chimiques destinés à l’industrie électrique; produits chimiques dérivés du pétrole; produits chimiques utilisés dans les sciences; produits chimiques destinés à l’industrie électronique; produits chimiques destinés à l’industrie des machines de précision; produits chimiques destinés à l’industrie gazière; produits chimiques pour l’agriculture; produits chimiques destinés aux procédés de fabrication; produits chimiques destinés à l’industrie pétrolière; produits chimiques destinés au traitement des métaux; produits chimiques destinés au remplissage des aérosols; produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; agents pour le travail des métaux possédant des propriétés de refroidissement; produits chimiques destinés au traitement des surfaces métalliques; compositions destinées à la finition des métaux; produits chimiques industriels destinés au traitement des eaux de refroidissement pour le refroidissement de systèmes de refroidissement.
Classe 2 Préparations pour conserver la rouille en métal.
Classe 4 Huiles de moteur automobile.
2 Le 16/06/2018, US Corrosion Technologies LLC business as Corrosion Technologies (ci-après «la requérante»), L’opposante a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services, à savoir contre l’ensemble des produits et des services.

3 La demande correspondait à un formulaire officiel contenant les motifs ci- dessous et à une déclaration motivée, dans laquelle les motifs suivants ont été invoqués et les demandes formulées:

(a) que la MUE doit être cédée à la US Corrosion, conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (3) du RMUE, et à l’article 20, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 21 du RDMUE; (b) en tant qu’auxiliaire, une demande subsidiaire au point a): déclarer la nullité de la MUE pour tous les produits conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (3) du RMUE; (c) en tant qu’alternative auxiliaire aux points a) et b): de programmer une date pour une audience; (d) de condamner la titulaire de la MUE à supporter les frais; (e) comme autre mesure alternative (qui n’est pas précisée quant à laquelle des services proposés ci-dessus est une alternative); déclarer la nullité de la MUE pour cause de mauvaise foi.

---

3
4 Dans la déclaration motivée accompagnant le formulaire de demande, elle a fait valoir et exposé:

− La demanderesse en nullité effectue un produit de protection contre la rouille appelé «Corrosion X» (Annexe MB 1). Ils ont acquis une «corrosion américaine» et la marque «CorrosionX» en 2011 auprès d’un ancien titulaire (nom non précisé).

− L’ us Corrosion est titulaire de l’enregistrement de la marque américaine no 4 267 830 «CORROSIONX», déposée le 3/05/2012, et pour laquelle l’extrait du registre mentionne une date de «première utilisation dans le commerce» de 15/09/1992.

− L’us Corrosion a des distributeurs européens, dont une liste jointe, concernant l’Allemagne, la société CC Corrosion Control GmbH, représentée par Niels Körte et sous laquelle l’autorisation a été accordée en 2017 (annexe MB 4).

− Pour prouver que la Corrosion des États-Unis entretient un lien de distribution en Allemagne avec les Butzkies, ce qui relève de la société SCANDEX AG, plusieurs courriels datés de 2014, ainsi que l’annexe no MB 5, sont présentés:

;

− Un échange de courriers électroniques entre Butzkys et Fred Kenner contre une Corrosion américaine à partir de septembre 2015 (obs: après la date de dépôt) est produit en tant qu’annexe MB 6;

− L’us Corrosion a découvert que Butzkies avait déposé, le 11/06/2004, à partir de, une marque allemande «CorrosionX» (figurative), qui a expiré en 2014 (base de données, extrait de la base de données allemande: Annexe B7);

− Ceci créerait une relation agent-un représentant au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE;

− Ceci déterminerait également le motif de nullité établi à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la mauvaise foi.

5 Le 10/09/2018, Butzkies a présenté des observations en langue allemande. A us Corrosion à l’origine du fait qu’elles ne devraient pas être prises en compte, et qu’elles sont dans une langue non pas prise en compte, mais commentent leur contenu. Le 19/03/2019, Butzkies a demandé de prendre en compte ces

---

4
observations. La division d’annulation a informé les sociétés Butzkies qu’elles ne seraient pas prises en considération.

1 Le 04/03/2019 déjà, la division d’annulation informait les parties qu’elle statuerait désormais sur la demande.

6 Le 26/10/2019, par l’intermédiaire de mandataires agréés et dans la langue de la procédure, Butzkies a demandé le rejet de la demande. Elle a affirmé que Butzkies avait mal compris les règles linguistiques et a supposé qu’il pouvait utiliser la première langue de la demande de marque de l’Union européenne, et qu’il n’y avait jamais de relation agent-un représentant, et la charge de la preuve qui lui incombait pour rappeler cette obligation.

7 Le 28/10/2019, la division d’annulation a décidé:

1 La demande en nullité est accueillie.

2 La marque de l’Union européenne no 14 304 349 est assignée à la demanderesse conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE pour les produits suivants:

Classe 1: Produits chimiques destinés au traitement des métaux; produits chimiques destinés au traitement des surfaces métalliques; compositions destinées à la finition des métaux. Classe 2: tous les produits dans cette classe.

3 La marque de l’Union européenne no 14 304 349 est déclarée nulle pour les produits suivants:

Classe 1: Substances de séparation; produits chimiques pour le raffinage des huiles; produits chimiques destinés à l’industrie électrique; produits chimiques dérivés du pétrole; produits chimiques utilisés dans les sciences; produits chimiques destinés à l’industrie électronique; produits chimiques destinés à l’industrie des machines de précision; produits chimiques destinés à l’industrie gazière; produits chimiques pour l’agriculture; produits chimiques destinés aux procédés de fabrication; produits chimiques destinés à l’industrie pétrolière; produits chimiques destinés au remplissage des aérosols; produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; agents pour le travail des métaux possédant des propriétés de refroidissement; produits chimiques industriels destinés au traitement des eaux de refroidissement pour le refroidissement de systèmes de refroidissement.

Classe 4: Tous les produits dans cette classe.

4 Les frais, fixés à 1 080 EUR, de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

8 La division d’annulation a suivi le raisonnement suivant:

Sur la demande subsidiaire de procéder à une audience: Une telle conclusion ne serait pas opportune et la demande est rejetée.

---

5
S’agissant de la cession de la marque de l’Union européenne:

− L’US US Corrosion est titulaire d’un enregistrement de marque américain qui est antérieur (2012) à la MUE contestée (dépôt le 27/06/2015).

− Les produits mentionnés au point 2 de l’ordonnance de la décision attaquée sont identiques ou étroitement liés ou économiquement équivalents à ceux de la marque antérieure «produits de protection contre la rouille sous forme d’enrobage».

− Une relation agent/représentant est établie à l’annexe MB 5. Il ressort de la partie non translatable des observations de Butzkies qu’il s’agit bien du PDG de SCANDEX AG. Cette différence est renforcée par la suite de correspondance en ligne.

− La requérante déploie largement les raisons pour lesquelles elle déclare, en, que la correspondance déposée par Butzkies à propos d’un accord de licence avec une société russe à compter de 2018 ne constitue pas un consentement de la part des États-Unis pour qu’ils déposeront la marque.

− Les observations de Butzkies ne peuvent être prises en considération car elles étaient rédigées en allemand et ne peuvent dès lors expliquer une quelconque raison raisonnable d’avoir déposé la marque.

− Par conséquent, la marque de l’Union européenne est attribuée aux produits étroitement liés ou économiquement équivalents. L’affectation ne peut être demandée qu’en lieu et en part de la demande en nullité. La demande de la demanderesse tendant à déclarer la nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est irrecevable.

Sur la mauvaise foi:

− Pour ce qui est des autres produits, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la mauvaise foi est examinée et est fondée sur les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et le motif que Butzkies a violé l’obligation de loyauté en déposant la marque et en invoquant ultérieurement la marque contre les distributeurs américains de la concurrence en Australie et ailleurs.

9 Le 27/12/2019, la titulaire de la MUE a introduit un recours à l’encontre de cette décision, suivi par le mémoire exposant les motifs du recours, le 26/02/2020. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que la décision attaquée était basée sur une violation de procédure de fond et, sur le fond, et a demandé a) d’annuler la décision attaquée; b) de renvoyer l’affaire à la division d’annulation et de rembourser la taxe de recours; C) en tant que demande auxiliaire, pour rejeter la revendication de cession de marque de l’Union européenne, et pour rejeter la demande visant à déclarer la nullité de la marque de l’Union européenne, la nullité de la marque de l’Union européenne pour les produits respectifs; (d) condamner la défenderesse aux dépens et (e) en tant qu’autre demande auxiliaire, l’organisation d’une audience.

10 La requérante a réitéré les observations du 26/10/2019 et a fait valoir:

---

6
a. Les observations du 26/10/2019 (en anglais) n’ont pas été prises en compte dans la décision attaquée; elle aurait dû et constituer une violation de procédure; b. La requérante jouit d’une meilleure priorité, sa marque allemande no 304 33 647 est de 8 ans de plus que la marque américaine du défendeur, et n’a pas été renouvelée uniquement parce que la requérante a choisi d’étendre la protection à l’ensemble de l’UE; SCANDEX AG a utilisé cette marque allemande à partir de 2001 pour ses propres produits de prévention de la rouille, et n’a que ponctuellement complété son portefeuille de produits avec des produits de la requérante, à savoir en décembre 2011 et février 2014; c. Qu’il n’existe entre les parties aucune activité de marketing conjointe, des réunions de vente, des objectifs de vente ou des subventions en matière de coûts publicitaires; d. La requérante peut justifier le dépôt de la marque de l’Union européenne.

2 La défenderesse a demandé a) que le recours soit rejeté, b) les dépens et c) comme une alternative auxiliaire au point a), afin de programmer une audience.

3 La partie défenderesse a fait valoir les arguments suivants: La division d’annulation a conclu à bon droit à ce qu’il y ait une relation agent-représentation. Toute violation des procédures par la division d’annulation ne modifierait pas l’issue. En outre, ce type de violation n’existerait pas: La communication en anglais daté du 26/10/2019 était tardive, la division d’annulation ayant déjà clôturé la procédure écrite. Elle doit continuer à être rejetée comme tardive. En outre, les preuves jointes au mémoire exposant les motifs du recours doivent également être rejetées comme tardives, notamment l’annexe HP 3. La requérante n’a pas justifié le dépôt de la MUE étant donné que ses observations n’étaient pas rédigées dans la langue de procédure. L’argument selon lequel la marque de l’Union européenne était une «poursuite» d’une marque allemande antérieure était erroné sur le plan juridique; D’autre part, la défenderesse invoque une priorité de première utilisation dans le commerce des États-Unis à compter de 1992. Pour le surplus, la défenderesse réfute les arguments présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours. À l’appui d’une relation agent-scène, d’autres preuves sont produites, à savoir une déclaration sous serment du PDG de la demande américaine et plus de courriels.

Motifs

Recevabilité du recours

4 Le recours est recevable. L’Office a déposé son mémoire en temps utile et un mémoire exposant les motifs du recours a également été présenté dans le délai imparti, dans lequel l’appelante avait exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, la décision attaquée était erronée.

5 La demanderesse au recours sollicite l’annulation de la décision attaquée dans sa totalité. C’est exclusivement à l’appréciation de la chambre de recours que, sur

---

7
les deux options prévues à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours conclut que la décision attaquée doit être annulée.

Recevabilité de la demande en nullité

6 Considérant le recours recevable de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la chambre de recours doit procéder à un examen complet du fond de la demande en nullité ( 14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 54, 55; 14/02/2019, T-796/17, Mouldpro, EU:T:2019:88, § 27), à savoir, si la demande en nullité était recevable et fondée pour les motifs exposés dans la décision attaquée ou, dans la négative, si elle était recevable et fondée sur la base de l’un quelconque autre motif et fondement invoqué, à moins que ces motifs et bases ne soient levés au cours de la procédure.

7 L’article 95, paragraphe 1, du RMUE dispose que, pour les causes de nullité relative, l’examen est limité aux faits, preuves et observations présentés par les parties. Du fait du caractère contradictoire de la procédure de nullité, l’Office n’a pas pour sens de se doter d’une procédure d’auto-examen afin d’obtenir la preuve de nature à entraîner l’annulation de la MUE. L’Office se limitera donc à l’examen des éléments de preuve produits par les deux parties. Déjà à l’égard de la version du RMUE en vigueur avant 2016, la jurisprudence a établi que l’examen d’office devant être effectué par la chambre de recours se limite aux faits spécifiques invoqués par les parties qui relèveraient de la validité de la marque qui, sinon, doit encore être présumé (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28; 08/05/2019, T-324/18, bottiglia dorata, EU:T:2019:297, § 26). En ce qui concerne la présente procédure en nullité, l’article 95, paragraphe 1, 3e phrase, du RMUE, s’applique dans sa version modifiée, en vigueur à compter du 23/03/2016, qui prévoit expressément que, également, dans une procédure d’annulation en vertu de l’article 59 du RMUE, à savoir pour des motifs absolus de déclaration en nullité, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties, de telle sorte que ce qui correspond déjà à la jurisprudence et à la pratique établies.

Demande de cession

8 La portée de la procédure d’annulation doit rester strictement limitée aux motifs de nullité invoqués dans la demande en nullité (08/05/2017, R 879/2016-4, Device of a SNOWMAN, § 15, 16; 16/10/2017, R 2153/2015-4, MOULDPRO, § 16; 14/02/2019, T-796/17, Mouldpro, EU:T:2019:88, § 46). Il en va de même pour les faits et arguments invoqués.

9 Les motifs invoqués dans la requête et les demandes présentées ne figurent pas sur le formulaire officiel qui faisait partie de la demande en nullité. Il y a seulement quelques données de base comme les noms des parties. Les motifs de nullité et les requêtes figurent dans le mémoire exposant les motifs de l’annulation qui accompagnait le formulaire officiel.

---

8
10 La demande principale et la réparation demandée sont que la marque de l’Union européenne a été cédée à la demanderesse en annulation. Cette demande est recevable.

11 La base juridique correcte est l’article 21 du RMUE, lu conjointement avec l’article 20 du RDMUE. L’article 21 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 avec effet au 1/10/2017. Auparavant, l’article prévoyait que lorsque la MUE est enregistrée au nom d’un agent ou représentant du titulaire de la marque sans le consentement de ce dernier, le titulaire de la marque peut exiger la cession de la MUE, mais aucune disposition n’a été prévue quant au lieu et à la procédure, si bien que les juridictions nationales étaient compétentes. À ce jour, l’Office est, pour cela, compétence exclusive de l’Office ou, sur la base d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, par les tribunaux européens des marques.

12 Il s’agit d’une aide sui generis dont seul le cadre procédural est celui d’une demande en annulation, qui suit le régime normal de la procédure d’annulation. Cependant, et c’est particulièrement le cas en l’espèce, l’article 21, paragraphe 2, point b), du RMUE dispose qu’une telle demande peut se substituer à une demande en nullité.

13 Cela signifie qu’une telle demande de cession ne peut pas être associée à une demande en nullité dans la même demande, indépendamment de la structure de la demande et indépendamment de la manière dont les autres demandes sont libellées selon un fondement cumulatif ou auxiliaire (subsidiaire). Les implications de ce constat seront examinées lors de l’examen des demandes d’annulation alternatives (auxiliaires).

Rapport agent-mandant

14 Les conditions de l’article 21 du RMUE sont les mêmes que celles de refus visées à l’article 8, paragraphe 3 du RMUE, seule la sanction juridique est différente. En particulier, la disposition exige que la MUE contestée soit déposée par une personne qui est l’agent ou le représentant d’une autre personne qui est déjà titulaire de cette marque (le «véritable» titulaire de la marque ou du mandant), à condition que le dépôt ait eu lieu sans l’autorisation du mandant et que l’agent ne justifie pas son recours.

15 La charge de la preuve afin de prouver les faits sur lesquels est fondée la déclaration de nullité incombe au demandeur en nullité (13/04/2011, T — 262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 67; 14/02/2019, T- 796/17, Mouldpro, EU:T:2019:88, § 30; 09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 57).

16 La demanderesse en nullité n’a pas formé de recours devant la division d’annulation. La division d’annulation a mal interprété les éléments de preuve produits et s’est fondée sur la spéculation.

---

9
17 L’us is Corrosion est une société implantée aux États-Unis et la marque invoquée pour soutenir que c’est le «véritable» titulaire de la marque contestée qui est une marque américaine (no 4 267 830, déposée le 03/05/2012).

18 Dans une telle situation, une relation agent-mandant au sens de l’article 21 (ou de l’ article 8, paragraphe 3) du RMUE exigerait de la requérante qu’elle entretienne une relation contractuelle avec une Corrosion des États-Unis, en vertu de laquelle elle s’est vu confier la vente de produits portant la marque contestée dans l’UE, plus précisément, comme l’a affirmé la Corrosion des États-Unis, en Allemagne.
19 Ce type de contrat n’est pas versé au dossier et il n’est pas fait mention de l’existence d’un tel contrat dans le dossier.

20 Aucun élément de preuve n’indique que Butzkies (ou, pour cette raison, le PDG de société SCANDEX AG) était effectivement impliquée dans le réseau de distribution d’une corrosion pour des produits sous la marque «Corrosion X» ou d’une quelconque autre manière.

21 L’us Corrosion a fourni une liste (annexe MB 3) tirée d’une source inconnue, accompagnée d’une bannière sur les «CT Corrosion Technologies» et l’en-tête des «distributeurs internationaux», qui mentionne en tant que distributeur l’Allemagne «CC Corrosion Control GmbH» et le nom de Niels Körte. L’annexe MB 4 est une lettre de US Corrosion to CC Corrosion Control, Niels Körte, datée du 01/10/2017 (soit deux ans après la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée) dans laquelle CC Corrosion Control GmbH «s’accorde le droit d’utiliser la marque» dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne.

22 On ne voit pas pourquoi ce document devrait être pertinent pour la question de savoir quelle relation existait avant 2015 avec Butzkies et/ou SCANDEX AG. Toute relation avec cette dernière susceptible de se présenter avec Niels Körte (et/ou sa société) est totalement dénuée de pertinence. Au contraire, l’annexe MB 3 pourrait finalement uniquement démontrer que les Butzkies (ou SCANDEX AG) n’était pas le distributeur de la Corrosion américaine. Et dont le distributeur était en possession d’une corrosion en Europe deux ans après la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée est dénué de pertinence dans le temps.

23 L’annexe B3 n’est pas concluante pour plusieurs autres motifs. Une petite date est imprimée «2001-2018» dans sa partie inférieure, mais il est difficile de savoir ce qu’il y a, probablement, ce faisant, il signifie qu’il s’agit d’une liste qui a été mise à jour en 2018. L’en-tête ne présente pas «corrosion américaine» mais «CT Corrosion Technologies»; qui n’a en rien expliqué non plus. À la gauche de la colonne de gauche, plusieurs produits sont énumérés, pratiquement illisibles. À partir de ce document, un rapport concret avec un produit dénommé «Corrosion X» ne peut pas non plus être déduit.

24 l’annexe no MB 5 (reproduite au paragraphe 4 ci-dessus) n’a aucun entête, n’est pas signée, parle d’autorisation «par la société Corrosion Technologies Corporation», qui n’est pas la demanderesse en nullité, et parle d’exportation de produits, provenant apparemment de l’Allemagne (pas à l’époque) en conformité

---

10
avec le droit allemand. Ce document est totalement peu probant et n’a aucune valeur probante dès lors qu’il n’existe pas de papier à en-tête et de signature.

25 Pour les autres produits, les éléments de preuve se limitent à plusieurs courriels. Il suffit de dire que nulle part dans ces courriels il y a de référence à un accord de distribution entre les parties ou à des propositions de conclusion à conclure à un tel accord. Il n’est même pas possible de tirer de ces courriels si des produits dénommés «Corrosion X» ont été effectivement commandés par Butzkies (ou SCANDEX AG). Il est impossible de déterminer à quel type de transaction et à quels produits les courriels font effectivement référence.

26 Toute personne disposant d’un courrier électronique tient connaissance du fait que plusieurs années plus tard, il est impossible de faire un courrier électronique individuel dans le contexte de la situation à ce moment-là. La communication est souvent cryptique et fait souvent référence à d’autres communications qui ne sont ni mentionnées ni mentionnées. Pour comprendre ce type de courrier électronique, il conviendrait de fournir toute la série de courriers qui devront être fournis, ce qui est souvent impossible. Il existe un risque d’interpréter un tel courrier électronique hors du contexte de leur écriture et de leur but.

27 Il suffit de dire qu’aucun des courriels présentés ne montre sans ambiguïté que Butzkies (ou SCANDEX AG) avait ordonné, sur une base régulière, des produits «Corrosion X», et encore moins qu’il existait une relation commerciale spécifique organisée entre les deux.

28 Ce qui est d’autant plus vrai dans le cas d’une société américaine qui s’appuie sur une marque américaine dans le contexte de l’article 21 du RMUE, il doit être démontré non seulement que les parties «connaissent» les unes des autres, mais aussi que la société américaine a utilisé la marque sur les produits en cause et que la société accusée d’être son mandataire distribuait effectivement ces produits sous cette marque sur le marché européen.

29 Par ailleurs, de ce point de vue, l’argument de la défenderesse est rejeté. L’usage de la marque par la requérante sur le marché allemand (ou sur un marché européen) n’est pas prouvé et il n’y a même pas de preuve de l’usage par la requérante aux États-Unis à des fins de preuve de l’usage. Cet usage peut, par exemple, être considéré de l’annexe MB 3 et l’annexe MB 10 ne saurait être liée à aucune des parties.

30 Il ne saurait être fait état de cela en invoquant une «première utilisation dans le commerce» mentionnée dans l’enregistrement de la marque américaine. Cette obligation n’est pas plus qu’une revendication et une exigence relative à la législation américaine en matière de droit national.

31 Au contraire, la requérante a conclu une marque allemande «Corrosion X» depuis 2004, jamais contestée par la Corrosion des États-Unis. Ce n’est qu’en 2012 que la division américaine a procédé au dépôt d’une marque aux États-Unis et qu’elle n’a jamais déposé une marque en Europe. La question de savoir si cette

---

11
marque allemande n’a été découverte que dernièrement et si la MUE contestée peut être considérée, ou non, comme une «suite» de la marque allemande, qui a expiré (voir, en ce sens, l’article 39 du RMUE), est dénuée de pertinence. À tout le moins, on peut dire que le fait de remettre à nouveau une marque qui n’était pas contestée par des tiers est justifiée afin de sécuriser son portefeuille de marques. Cela s’applique indépendamment de la considération selon laquelle, pour déterminer si l’US Corrosion est titulaire d’une marque américaine antérieure, il convient de comparer uniquement la marque américaine à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.

32 L’article 8, paragraphe 3, du RMUE vise à éviter le détournement d’une marque par l’agent du titulaire de celle-ci, l’agent pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises durant la relation commerciale l’unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire de la marque aurait lui-même fournis (06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 38; 29/11/2012, T-538/10, Fagumit, EU:T:2012:2952, § 22; 14/02/2019, T-796/17, Mouldpro, EU:T:2019:88, § 24). Bien qu’il soit exact de dire que les termes «agent» et «représentant» visés à l’article 8, paragraphe 3, doivent être interprétés largement, il résulte de la jurisprudence citée aux points 22 et 23 ci-dessus qu’il doit exister un accord de coopération commerciale entre les parties, qui crée une relation de confiance en imposant au demandeur à l’ enregistrement, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté à l’égard de l’intérêt de la titulaire de la marque (Mouldpro, § 33). Les preuves doivent établir que la relation entre les parties dépassait un simple rapport d’acheteur qui était dépourvu d’accord préalable ou qu’il existait un accord de coopération commerciale établissant une relation de confiance entre les parties et, en conséquence, un devoir de loyauté (Mouldpro, § 33).
33 L’appréciation des éléments de preuve produits devant la division d’annulation révèle que ces conditions ne sont pas remplies et ne peut être remplacée par des suppositions ou des spéculations.

34 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit ses observations initiales en allemand, lesquelles n’ont pas été prises en considération, car elles n’étaient pas dans la langue de procédure et ce, correctement, puis, après expiration du délai imparti pour déposer des observations, et deux jours avant la publication de la décision attaquée, le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations, puis présenté des observations en anglais, qui n’ont pas non plus été prises en considération. C’est précisément parce que, après le délai fixé pour présenter des observations, l’Office doit être en mesure de prendre une telle décision, de sorte que les observations du 26/10/2019 ne devaient pas être prises en compte. En outre, cette communication tardive qui arrive à l’Office deux jours seulement avant que la décision ne soit considérée ne peut être traitée physiquement et qu’elle n’a même pas été mentionnée dans la décision uniquement parce que la communication n’a pas été portée à l’attention de la division d’annulation. En tout état de cause, elle ne devait absolument pas l’être. Toutefois, ces observations du 26/10/2019 n’indiquent que ce qu’est la titulaire de la marque de l’Union européenne dans son mémoire exposant les

---

12
motifs du recours et ne contiennent aucun élément de preuve pertinent. Quoiqu’il en soit, la titulaire de la marque de l’Union européenne a invoqué l’absence de toute coopération «organisée» avec la défenderesse, qui comprendrait les activités de marketing, les objectifs de vente ou autres activités au point commun. Le seul point pertinent en l’espèce réside dans le fait qu’il appartient précisément à la demanderesse en nullité d’apporter la preuve en ce sens, et le titulaire de la marque de l’Union européenne en peut le nier à tout moment. Aucun élément de preuve n’est remis en cause en l’espèce. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve devant la division d’annulation que des éléments de preuve qui n’ont fait que confirmer les éléments de preuve déposés par la demanderesse en nullité, à savoir en ce qui concerne le statut de registre de la marque américaine et celui concernant la marque allemande (arrivée à expiration); Ces faits avaient déjà été prouvés par la demanderesse en nullité lui- même et sont simplement devenus incontestés par le mémoire exposant les motifs du recours.

35 Une fois de plus, pour être très claire sur ce point, aucun point n’est soulevé en ce qui concerne des preuves tardives de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

36 Cependant, les éléments de preuve déposés tardivement concernant des observations faites par la défenderesse le 18/05/2020 présentent un problème.

37 Les observations présentées par la demanderesse en nullité devant la chambre de recours incluent les annexes du 11 à 19, qui sont des preuves déposées pour la première fois devant la chambre de recours.

38 La chambre de recours exerce son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 95 du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE (voir 13/03/2007, C-29/05, Arcol/Capol, EU:C:2007:162, § 43; 15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE, EU:T:2015:494, § 77) par rapport à cet élément de preuve. Il incombait à la demanderesse en nullité de présenter des preuves d’une relation agent-mandant, ainsi que la demande en nullité et en tout état de cause devant la division d’annulation. Il est incontestable qu’à présent, en seconde instance, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve pour la première fois, dès lors que les éléments de preuve initiaux étaient manifestement insuffisants et peu probants. Indépendamment du fait que cette preuve soit ou non complémentaire, elle retarde manifestement la procédure si les éléments essentiels d’une revendication au titre de l’article 21 du RMUE (en ce qui concerne la relation agent-mandant) sont présentés près de deux ans après le dépôt de la demande en nullité. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne réfute les faits allégués par la demanderesse en nullité n’est pas un motif pour prendre en compte ces éléments de preuve non seulement, car il appartient au titulaire de la marque de l’Union européenne contestée de nier les faits allégués par la demanderesse en nullité, et la charge de la preuve incombe et reste entièrement au demandeur en nullité;

39 Dans un souci d’explicité, il convient d’ajouter que le dépôt de nouvelles preuves n’était pas justifié à cause du mémoire exposant les motifs du recours. Le

---

13
mémoire exposant les motifs du recours n’a inclus aucune «nouvelle» preuve de la part du requérant: L’annexe HP 2 confirme seulement la preuve de la demanderesse en nullité concernant la marque allemande; Les annexes HP 3 à 5 sont des copies du dossier (communication de l’Office, correspondance de la demanderesse en nullité); Les annexes MB 5 à 7 sont simplement des nouveaux dépôts de documents produits par la demanderesse en nullité (ainsi qu’il ressort clairement du numéro de référence «MB»), de sorte qu’aucun élément de preuve n’est nouveau et ne constitue même pas un «élément de preuve» dans ces documents.

40 La demanderesse en nullité ne doit naturellement pas être entendue sur le fait qu’elle a produit certains documents en soi.

41 Ces éléments nouveaux ne sont pas non plus concluants et ne sont pas pertinents sur le fond.

42 Elle consiste simplement en une déclaration sous serment signée par le PDG de la Corrosion américaine, qui indique que «Butzkies et SCANDEX AG étaient des agents et des distributeurs depuis de nombreuses années» et renvoie aux courriers électroniques joints. Ce type de preuve se situe dans le type de documents visé par l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE, mais doit être accompagné de preuves directes et directes afin d’avoir une valeur probante (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 13/05/2009, T- 183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 39). Tel n’est pas le cas. La déclaration «… sont des agents et des distributeurs» est une appréciation juridique. Il a pour mission de fournir des faits ou une explication des pièces justificatives, de ne pas donner un avis juridique (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935,
§ 56). Aucune preuve documentaire n’est jointe pour corroborer cette déclaration, mais d’autres courriels supplémentaires, pour lesquels ce qui a été dit aux points 35 à 37 ci-dessus s’applique également: Le contexte n’est pas clair: il est évident qu’il existe une référence directe à un accord de distribution entre les parties et les courriels concernent des noms dont la pertinence n’est pas claire, par exemple, par exemple, Petra Solničkova ou Jakub Klasa, et les courriels électroniques annexes du CA 18 et 19 (que la déclaration sous serment affirmant constituer des «discussions de routine sur les pratiques de vente») sont postérieures au dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et font par ailleurs référence à l’Australie, ce dont la pertinence de ce pays reste floue, et aucun des courriels présentés ne contient de références à des discussions «régulières» dans le domaine des ventes».

43 Ainsi, aucun élément dans ces preuves tardives ne pourrait manifestement modifier l’appréciation des éléments de preuve produits à temps.

44 Pour conclure, la demanderesse en nullité n’a pas apporté la preuve d’une relation agent-mandant au sens de l’article 21 (ou de l’article 8, paragraphe 3) du RMUE.

45 Il est donc inutile de déterminer si les produits couverts par la marque américaine antérieure invoqués par la demanderesse en nullité («produits de

---

14
protection contre la rouille sous forme d’un revêtement») sont identiques ou économiquement équivalents à certains ou à certains des produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée.

Demande subsidiaire déclarant la nullité de la MUE conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (3) du RMUE.

46 Une demande de cession au titre de l’article 21 du RMUE ne peut pas être combinée à une demande de nullité introduite dans la même demande en nullité, indépendamment de la manière dont les demandes sont formulées et indépendamment de la question de savoir si les autres arguments sont fondés sur un fondement cumulatif ou auxiliaire (subsidiaire). Cela est dû au fait qu’une cession au demandeur et une invalidation consistent en des sanctions juridiques exclusives l’une de l’autre. Une marque ne peut pas à la fois être assignée et annulée, une marque «négative» ne peut être cédée à un véritable titulaire. En effet, une marque transférée au véritable titulaire ne peut être annulée sur la pétition du nouveau titulaire véritable». Le demandeur est tenu de choisir, dans sa demande, l’une des options qui s’excluent mutuellement la concernant.

47 Cela signifie que la demande visant à déclarer la nullité de la MUE, présentée comme auxiliaire ou subsidiaire à l’acte de cession, est irrecevable.

48 Le caractère «auxiliaire» de la demande en nullité ne modifie pas cette conclusion. La demanderesse en nullité est habilitée à avancer différents motifs de nullité, mais n’est pas en droit de contraindre l’Office à les examiner dans un ordre déterminé au moyen (éventuellement de la réglementation) des «alternatives» ou des «demandes auxiliaires».

49 La chambre de recours a le droit de ne pas accorder de subvention inférieure à ce qui est demandé en ce qui concerne les produits et services contestés (voir article 64, paragraphe 5, du RMUE), mais une demande spécifique du demandeur en nullité n’est pas requise.
50 Il est fait référence à la situation dans une procédure d’opposition, lorsque l’opposant ne peut contraindre l’Office à examiner les différents motifs juridiques ou droits antérieurs d’une opposition dans un ordre particulier (voir 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268, § 36, 45), colloquile désigné par «économie de procédure» mais est en réalité une conséquence de l’article 95 du RMUE et des principes énoncés au paragraphe 16 ci-dessus.
51 La décision attaquée a motivé sa décision en ce qui concerne cette demande auxiliaire, mais elle était contradictoire et non logique selon laquelle la décision attaquée s’est néanmoins poursuivie avec l’examen du dossier pour les produits pour lesquels la demande de cession a été accueillie, et non sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point b), et de l’article 8 (3) du RMUE; cependant, eu égard au motif le plus éloigné de la mauvaise foi;

52 Par ailleurs, les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, selon lesquelles une relation agent-mandant, ne sont pas remplies, comme indiqué ci-dessus, ne sont pas remplies.

---

15
Demande de nullité de la MUE pour cause de mauvaise foi

53 Comme autre mesure alternative, mais sans être précisée quant à laquelle des demandes antérieures était alternative aux demandes déposées, la demanderesse en nullité avait demandé à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer la nullité de la marque de l’Union européenne pour mauvaise foi.

54 Cette demande est subsidiaire par rapport à celle relative à l’affectation et ne peut être combinée à une demande de cession pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il ne peut être associé à une demande de nullité aux motifs de l’article 60, paragraphe 1, point b), et de l’article 8 (3) du RMUE. En outre, le motif de nullité tiré de la mauvaise foi [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE] ne peut être combiné à une seule demande avec la demande de cession au titre de l’article 21 du RMUE.

55 S’agissant de la recevabilité de la demande en nullité et des demandes qui y sont présentées, il n’affecte pas l’examen au fond de la demande, et la conclusion relative à l’irrecevabilité n’est pas affectée par le fait que la déclaration de nullité pour cause de mauvaise foi ne peut être prononcée (au titre de l’article 64, paragraphe 5, du RMUE) que pour certains produits et services (à savoir, ceux pour lesquels la décision attaquée a retenu qu’ils n’ont pas en commun avec les produits et services de la marque américaine une relation agent-mandant). La demande en nullité ne peut être scindée, a posteriori, pour ainsi dire, en une seule demande de cession pour certains produits et services et une autre demande en nullité en raison de la mauvaise foi; en tout état de cause, cette demande n’a pas même été demandée par la demanderesse en nullité.

Audition

56 Il ne saurait être demandé d’organiser une audience en tant qu’alternative aux fins de l’annulation de la décision attaquée ou de la demande de cession/déclaration de nullité. À titre subsidiaire par rapport à la revendication principale, c’est à dire, qu’à titre principal, le recours n’est pertinent que le rejet de la revendication principale; Après avoir pris une décision (positive ou négative) en ce qui concerne la revendication principale, il n’y a pas de place pour une procédure orale et une audience de ce type après l’adoption de la décision serait sans objet.

57 dès lors, il y a lieu de conclure que toutes les demandes présentées dans le cadre de la demande en nullité sans le seul motif de cession de la marque de l’Union européenne contestée étaient irrecevables.

58 La demanderesse en nullité a réitéré la demande d’audience «subsidiaire» en réponse au mémoire exposant les motifs du recours de la requérante (voir point 12 ci-dessus), ce qui est également irrecevable.

---

16
Décision sur le recours

59 Le recours est recevable dans le cadre du recours recevable par le titulaire de la marque de l’Union européenne, la décision attaquée doit être annulée et la demande de cession de la marque de l’Union européenne ainsi que les autres demandes (alternatives) contenues dans la demande en nullité doivent être rejetées, de sorte que la marque de l’Union européenne doit rester inscrite au registre des MUE et au nom de son titulaire enregistrée pour tous les produits et services enregistrés.

60 Pour les raisons exposées ci-dessus, les demandes de tenue d’une audience, présentées par les deux parties dans le cadre d’un pourvoi et de nouveau sur base auxiliaire, sont irrecevables. La chambre de recours ne voit pas l’opportunité de procéder à une telle audience avant de prendre la décision; l’affaire est mûr pour décision, et il n’est pas possible que l’absence de justification d’une relation agent-mandait soit que la procédure soit recevable.

Coûts

61 La demanderesse en nullité (défenderesse) est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne (requérante) aux fins des procédures d’annulation et de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, point (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), iii), du RDMUE, il est fixé à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans le cadre de la procédure d’annulation et à 550 EUR pour les professionnels, plus 720 EUR pour la taxe de recours, soit un total de 1 720 EUR.

---

17
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:

1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande en nullité no 23 466 C;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours;
4. Fixe le montant des frais à rembourser par la défenderesse au recours à 1 720 EUR.

Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:

Signé
P.O. P. Nafz