LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 29 avril 2020
Dans l’affaire R 1564/2019-1
Microsoft Corporation Microsoft Way
Redmond, Washington 98052-6399
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique
contre
Shenzhen CYX Technology Co., Ltd. A, 2/F, Bldg. 6, Guifa Industrial Park,
Jianshe Rd., Longsheng Community,
Dalang St.
Longhua New Dist., Shenzhen
República Popular De China Demanderesse/défenderesse représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 016 899 (demande de marque de l’Union européenne no 17 235 417)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/04/2020, R 1564/2019-1, Nouvbox/Xbox et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 septembre 2017, Shenzhen CYX Technology
Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NEXBOX
pour la liste de produits suivants:
Classe 9 — périphériques d’ordinateurs; appareils de traitement de données; agendas électroniques; machines de bureau à cartes perforées; récepteurs [audio, vidéo]; pendentifs pour haut-parleurs; béquilles photographiques; décodeurs; inducteurs électriques; armoires de distribution électrique; les câbles électriques; appareils de communication de réseaux; prises électriques; serre-fils [électricité]; chargeurs de batteries; caméras vidéo; baladeurs multimédias; ordinateurs portables; accumulateurs électriques; cartes à circuits intégrés vierges [cartes à puces vierges].
2 La demande a été publiée le 27 septembre 2017.
3 Le 29 décembre 2017, Microsoft Corporation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement no 2 866 143 de la marque de l’Union européenne verbale
XBOX LIVE
déposée le 1 octobre 2002 et enregistrée le 14 janvier 2004 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9 — Programmes informatiques téléchargeables pour jouer en jeux informatiques et jeux vidéo sur l’internet; programmes informatiques pour jeux informatiques et jeux vidéo destinés à accéder à des jeux informatiques et à des jeux en ligne et à y jouer; casques, à savoir casques d’écoute et microphones utilisés avec des jeux informatiques en ligne et des jeux vidéo; dispositifs électroniques pour utilisation avec des services de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo; les dispositifs utilisés pour faciliter le jeu interactif et la jeux sur ordinateur.

b) Enregistrement no 1 611 235 de la marque de l’Union européenne verbale
XBOX

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déposée le 14 avril 2000 et enregistrée le 6 août 2001 pour les produits suivants:
Classe 9 — lecteurs de jeux vidéo; dispositifs électroniques pour accéder à des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication; matériel informatique et périphériques; claviers, claviers, dispositifs de pointure; logiciels de jeux vidéo et d’accès et de navigation sur le mondial informatiques et réseaux de communication; logiciels pour la compression et la décompression de données et d’images vidéo, édition de textes textuels, et messagerie électronique; logiciels du système d’exploitation et services collectifs.

c) Enregistrement no 5 614 748 de la marque de l’Union européenne verbale
XBOX
déposée le 15 janvier 2007 et enregistrée le 22 novembre 2007 pour les produits suivants:
Classe 20 — Meubles (non intégrés), à savoir les armoires, meubles et supports spécialement conçus pour le stockage de consoles de jeux vidéo, leurs commandes et DVD.

d) Enregistrement no 1 747 609 de la MUE pour la marque verbale
XBOX
déposée le 10 juillet 2000 et enregistrée le 28 mai 2003 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 41 — Services de divertissement, à savoir fourniture de services de jeux interactifs multijoueurs pour jeux divertissement fournis sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; services de jeux informatiques et de jeux vidéo pouvant être accessibles, utilisés et téléchargés sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications.

e) La marque antérieure non enregistrée ou un autre signe est utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Royaume-Uni et, en vertu de la législation applicable, confère à l’opposante le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, au regard des marques suivantes:
«consoles de jeux vidéo; les accessoires de consoles de jeux vidéo, y compris les contrôleurs, les commandes à distance, les supports pour consoles de jeux vidéo, les kits de batterie, les casques, les claviers, les capteurs et les appareils photo et audio; logiciels de jeux vidéo et logiciels (accessibles en ligne ou téléchargeables); la fourniture de services de jeux en ligne; fourniture de jeux de joueurs interactifs; transmission en ligne du contenu».

5 Par décision du 22 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à l’exception des produits suivants:
Classe 9: «inducteurs électriques; armoires de distribution électrique; les câbles électriques; prises électriques; serre-fils [électricité]».

6 La décision a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour tous les produits pour lesquels un certain degré de similitude avait été

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établi (à savoir tous les produits contestés à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 5). Le motif tiré de l’article 8, paragraphe 4, du RMC, en relation avec le délit d’usurpation («passing off»), a été rejeté de manière identique: les produits contestés sont différents des produits pour lesquels l’opposante a fait valoir qu’il était peu probable que le goodwill et, partant, la «représentation trompeuse» de l’opposante. Enfin, pour ce qui est du motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours a conclu que le public pertinent ne donne pas suffisamment d’indications sur l’étendue de la reconnaissance.
7 Le 19 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 5. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 septembre 2019. Le requérant n’a pas répondu.
Moyens et arguments des parties
8 L’opposante fait valoir que les produits énumérés au paragraphe 5, à l’exception des «inducteurs électriques» et des «boîtes de distribution électriques», sont similaires aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, tandis que pour ces derniers produits, l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques antérieures ou leur porterait préjudice conformément à l’article 8, paragraphe 5, et/ou l’usage de la marque contestée serait illégal au sens du droit britannique relatif à l’usurpation («passing off») en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposante a également constaté que la décision attaquée a commis des erreurs de procédure importantes. Ces points sont examinés plus en détail ci-dessous.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 du RMUE. Il est dès lors recevable. Or, l’article 71, paragraphe 1, du RMUE dispose que la Chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Selon la chambre de recours, l’affirmation de l’opposante selon laquelle la décision comporte d’importants vices de procédure est correcte.
Preuve de la renommée des droits antérieurs
11 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le caractère distinctif de la marque antérieure doit toujours être pris en compte lors de la décision sur le risque de confusion. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Dès lors, les marques qui ont un

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caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
12 Une appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure invite à ce que l’appréciation diligente des preuves soumises à l’appui de la revendication soit diligente. Une liste de facteurs non exhaustive inclut les qualités intrinsèques de la marque (y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services en cause), la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à une entreprise déterminée, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23). Sur la base des éléments de preuve produits, l’Office doit déterminer avec précision pour quels produits et services le caractère distinctif a été acquis.
13 L’appréciation du caractère distinctif accru est essentiellement la même que celle de la renommée en relation avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Comme la division d’opposition l’a signalé à juste titre dans la décision attaquée, les conditions suivantes doivent être réunies pour que cet article s’applique (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, confirmé par 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285):
Il existe une marque antérieure enregistrée jouissant d’une renommée sur le territoire pertinent;
La demande de marque de l’Union européenne contestée et la marque antérieure sont identiques ou similaires;
L’usage du signe contesté doit permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur porter préjudice;
Cet usage doit constituer un usage sans juste motif.
14 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34;
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il s’ensuit donc que l’appréciation de la renommée constitue le fondement sur lequel sont construites les conditions en question. Toute analyse qui est moins que rigoureuse (ou que l’on considère comme tel) porte atteinte aux principes de loyauté et peuvent déclencher la prolifération des procédures et les coûts.

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15 L’opposition en cours est titulaire de deux proches, lorsque les variations des demandes en l’espèce ont été contestées par la même opposante. Ces oppositions antérieures n’étaient pas susceptibles d’un recours. Ces derniers sont (dans l’ordre chronologique):
Opposition n° Date Marques
2 696 410 25/04/2017 /XBOX et. al.
2 696 683 06/09/2017
/XBOX et. al.
3 016 899 22/05/2019 NEXBOX/XBOX et. al. (actuellement recours)
16 Dans les deux premières oppositions (no 2 696 410 et no 2 696 683), l’opposante a produit les mêmes preuves de la renommée. Toutefois, en l’espèce (no 3 016 899 — objet du présent recours) les preuves ont presque doublé: il ressort de quelque 30 pièces, jusqu’à 65 pièces (35 pièces supplémentaires sont ajoutées).
17 La décision attaquée a numérisé les 65 pièces, mais semble avoir essentiellement fondé l’analyse de ces éléments de preuve dans la procédure d’opposition no 2 696 410. En d’autres termes, la décision, qui ne commente pas les éléments de preuve additionnels, fait apparaître de manière totalement ignorante (centaines de pages de matériau). Il s’agit en soi d’une négligence importante et d’une violation de l’obligation de motivation, et ce d’autant plus que, comme l’a expliqué l’opposante dans ses observations, cette dernière a été soumise pour rencontrer la tête à l’insuffisance présumée identifiée par la division d’opposition dans ses deux premières oppositions.
Comparaison des signes
18 Il ressort également de la décision attaquée que la division d’opposition a comparé le signe contesté erroné au droit antérieur «XBOX», à savoir «NEXBOX» et «XBOX» auraient dû être comparés, alors que les produits suivants (de l’opposition no 2 696 410) ont été effectivement comparés.
XBOX

Marques antérieures Signe contesté
19 Dans sa comparaison des signes, la décision attaquée:

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«En ce qui concerne le signe contesté, la marque est composée d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif moins distinctif, à savoir la stylisation à côté de la lettre initiale «N» qui est de nature purement décorative. L’élément verbal est donc plus distinctif que l’élément figuratif».
20 L’analyse susmentionnée semble être effectuée dans la procédure d’opposition no 2 696 410. En l’espèce, le signe contesté est «NEXBOX», une marque purement verbale, qui ne contient aucun élément figuratif.
Conclusion
21 De l’avis de la chambre de recours, les arguments susmentionnés constituent des erreurs procédurales graves commises par la première instance dans la présente affaire. Il ressort clairement de la jurisprudence précitée qu’un examen adéquat de la renommée des droits antérieurs, lorsqu’il est revendiqué, peut être essentiel pour une analyse précise de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
22 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, un tel examen est indispensable et il convient de statuer avant qu’une quelconque application pertinente ou pertinente de cet article n’ait lieu. «la renommée», dans laquelle non seulement la portée de la protection des droits antérieurs est définie, mais elle est essentielle à l’analyse et à la compréhension de la nature et du potentiel de tout «transfert d’image» qui pourrait avoir lieu entre les signes; Il est difficile, mais très possible, que si la première instance avait correctement analysé les preuves, l’application ultérieure de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE aurait pu aboutir à un résultat différent.
23 En ce qui concerne l’erreur d’appréciation en ce qui concerne la comparaison des signes, il pourrait être affirmé que la nature de ces services pourrait être minime en ce qui concerne leur effet sur l’issue. Cependant, l’erreur soulève une question quant à la confiance pouvant être placée sur la rigueur de la poursuite de la procédure.
24 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tel que le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comprend le droit de chacun à faire traiter équitablement les affaires (01/02/2018, T-105/16, Philip Morris Brands/EUIPO
— Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel), EU:T:2108:51, § 62).
25 Cette obligation inclut l’obligation de définir un raisonnement clair et cohérent à l’égard de ses décisions afin de se conformer à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Ces raisons doivent non seulement permettre au juge de l’Union de connaître les justifications des mesures prises pour leur permettre de faire protéger leurs droits, mais également permettre au juge de l’Union de exercer sa compétence pour contrôler la légalité de la décision (08/03/2013, T- 498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 56).

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26 De plus, le respect de cette obligation relève de l’ordre public qui, le cas échéant, doivent être soulevés d’office par le Conseil d’office (27/03/2014, T-47/12, EQUITER (fig.)/EQUINET, EU:T:2014:159, § 21).
27 De toute évidence, la chambre de recours peut traiter cette affaire en tant que telle, mais considère que les parties ne doivent pas être privées d’un seul examen devant l’Office, notamment au regard d’un cas où les éléments de preuve constituent une contribution importante (voir, par analogie, 22/03/2007, Pam
Pluvial, EU:T:2007:96, § 39 à 41).
28 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE;
Coûts
29 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère comme équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à venir.
30 Par ailleurs, la chambre de recours considère également que la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés dans la procédure de recours;
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.

Signé Signé Signé
G. Humphreys A. Kralik C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema