DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 031 (INVALIDITY)
PATRIZIA Santi, Meytensgasse 27, 1130 Vienne, Autriche (partie requérante), représentée par RGTH Patentanwälte PartGmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nicola Giglio, 25B — Visalia Garden, 48, Mac Donnell Road, Central, Hong Kong (titulaire de la MUE), représentée par Amanda Trincat, 22 Chemin des Esserts, 74200 Thonon les Bains, France (mandataire agréé).
Le 20/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 096 068 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties. Joaillerie; Boutons de manchettes; épingles en bandoulière; Boîtes en métaux précieux; Écrins pour l’horlogerie; boîtiers de montres.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 14: Pierres précieuses; Coffrets à bijoux; Porte-clés [anneaux brisés av ec breloque ou colifichet]; Boîtes à bijoux.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 096 068 «Acasstar» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 14. La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Autriche, le Benelux, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Portugal no 290 024 «Acasstar» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans le formulaire de demande, la demanderesse, en plus de cocher la case pour désigner les motifs, n’a pas présenté d’observations. La demanderesse a ensuite présenté une lettre

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en réponse à une demande de preuve de l’usage (erronée et ultérieurement annulée) et a indiqué que la désignation de l’enregistrement international dans l’UE sur laquelle la demande était fondée n’était pas soumise à la preuve de l’usage. La titulaire dela marque de l’Union européenne, en réponse à la demande en nullité, a présenté une lettre en français (demandant la preuve de l’usage) le 23/05/2023, mais n’en a pas fourni la traduction. Par la suite, après la clôture de la procédure, elle a présenté une demande de preuve de l’usage qui a été rejetée car elle est arrivée tardivement. Elle n’a pas présenté d’autres arguments ou observations.
Observations liminaires

Sur la recevabilité de la désignation de l’enregistrement international antérieur dans l’UE

Dans la demande en nullité, la demanderesse a précisé qu’elle s’appuyait sur l’enregistrement international antérieur no 290 024 désignant l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Portugal. Toutefois, en réponse à la demande de preuve de l’usage (erronée et ultérieurement annulée), la demanderesse a présenté des arguments concernant la manière dont la désignation de l’UE de l’enregistrement international antérieur susmentionné n’était pas soumise à la preuve de l’usage. Il s’agissait de la première mention de la désignation de l’UE de l’enregistrement international, étant donné qu’elle n’a pas été invoquée dans le formulaire de demande.
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, la demande en nullité doit contenir une identification claire du droit antérieur sur lequel il est fondé. Lorsque la demande se fonde sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement de cette marque, ainsi qu’une indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
Le demandeur doit donc identifier clairement le ou les territoire (s) dans lequel (lesquels) la marque antérieure est enregistrée ou l’enregistrement international est désigné au moment du dépôt de la demande en nullité. La demanderesse ne peut élargir la portée de la demande à une date ultérieure en introduisant des marques supplémentaires ou, comme en l’espèce, des désignations supplémentaires de l’enregistrement international, qui n’ont pas été présentées dans la demande. Cela équivaudrait à une extension de la portée de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne doit connaître la portée exacte de la demande au moment de sa notification initiale, afin qu’elle puisse se défendre correctement et répondre à l’argumentation de la demanderesse. En outre, dans les procédures d’annulation, il n’existe pas de délai strict (comme le délai d’opposition de trois mois) dans lequel le demandeur doit présenter sa demande. Le demandeur peut présenter la demande en nullité à tout moment et n’a donc pas de contraintes de temps ou de pression à cet égard.
En l’espèce, la demanderesse n’a identifié les désignations antérieures de l’enregistrement international qu’en Autriche, au Benelux, en France, en Allemagne, en Italie et au Portugal. Par conséquent, la division d’annulation ne peut accepter la désignation de l’enregistrement international dans l’UE, qui a été mentionnée pour la première fois dans les lettres de la demanderesse du 08/08/2023 et du 11/08/2023, étant donné qu’elle n’a pas été déposée le même jour que la demande et qu’elle est donc irrecevable. La division d’annulation fait remarquer que dans le formulaire de demande, la «date de désignation» de l’enregistrement international figure sous la référence 18/04/2019, qui, après avoir effectué le contrôle en ligne de l’enregistrement international, montre que cette date correspond à la date de

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désignation de l’Union européenne et non aux désignations revendiquées. En tout état de cause, la date de dépôt et le numéro de demande et de dépôt de l’enregistrement international et les territoires dans lesquels les désignations ont été revendiquées ont été correctement établis et des preuves en ligne ont été demandées. Cela n’entraîne pas l’irrecevabilité des désignations antérieures en Autriche, au Benelux, en France, en Allemagne, en Italie et au Portugal, telles qu’elles ont été correctement indiquées et les preuves en ligne peuvent confirmer leur date de désignation ainsi que leur portée, leur existence et leur validité. Cela ne signifie pas non plus que la désignation de l’UE soit acceptable simplement parce que la «date de désignation» coïncide étant donné que cette désignation n’était pas mentionnée dans la case «territoire (s)» et qu’elle n’était mentionnée nulle part ailleurs dans le formulaire et qu’aucune observation n’a été présentée en même temps que le formulaire. En tant que telles, les seules désignations recevables de l’enregistrement international sont celles correspondant à l’Autriche, au Benelux, à la France, à l’Allemagne, à l’Italie et au Portugal.
Sur la demande de preuve d’usage

Le 23/05/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une demande de preuve de l’usage en français, sans traduction dans la langue de procédure, l’anglais. Le 02/06/2023, l’Office a transmis à tort cette demande à la demanderesse et a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage avant le 12/08/2023. La demanderesse a répondu que la désignation des enregistrements internationaux antérieurs auprès de l’UE n’était pas soumise à la preuve de l’usage (comme indiqué ci-dessus, ce droit est irrecevable en tout état de cause). Le 20/02/2024, l’Office a notifié aux parties qu’il avait annulé son précédent courrier du 02/06/2023. Elle a relevé que la demande de preuve de l’usage était rejetée étant donné qu’elle n’avait pas été présentée dans la langue de procédure et qu’aucune traduction dans la langue de procédure n’avait été présentée dans un délai de 1 mois conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE. En tant que tel, il est réputé ne pas avoir été reçu. Par lettre séparée du 20/02/2024, l’Office a informé les parties que la phase contradictoire de la procédure était close. Le 21/02/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une demande de preuve de l’usage en anglais.
La division d’annulation observe que, bien que la demande initiale de preuve de l’usage de la titulaire de la marque de l’Union européenne ait été présentée en temps utile (lors de la première série d’observations dans le délai imparti), elle était rédigée en français et non dans la langue de procédure. Dans les procédures écrites devant l’Office, une partie qui présente des observations dans une langue de l’Office autre que la langue de procédure doit produire une traduction de ces observations dans la langue de procédure dans un délai de 1 mois à compter de la date de dépôt (article 146, paragraphe 9, du RMUE). L’Office ne réclame pas les traductions et continue de traiter l’affaire. Il appartient à la partie concernée de produire la traduction requise. Si les traductions ne sont pas produites à l’initiative des parties dans le délai de 1 mois, les observations seront réputées ne pas avoir été reçues par l’Office et ne seront donc pas prises en considération [article 25, paragraphe 2, point a), du REMUE].
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté la traduction de la demande en anglais dans le délai d’un mois imparti; par conséquent, la demande ne peut être prise en considération et est réputée n’avoir pas été reçue. En effet, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une demande de preuve de l’usage en anglais le 21/02/2024, soit le lendemain du jour où l’Office a notifié aux parties que la titulaire de la MUE n’avait pas présenté la traduction dans le délai d’un mois et a clôturé la procédure. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une invitation adressée à la titulaire de la marque de l’Union européenne de présenter la demande en anglais, mais simplement d’une notification du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas présenté la demande dans le délai imparti et qu’elle ne pouvait donc pas être prise en considération. Cette dernière

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demande a été reçue tardivement (et non lors de la première série d’observations) et après la clôture de la phase contradictoire de la procédure et, en tant que telle, elle ne peut être prise en considération. Par conséquent, la demanderesse n’était pas tenue de produire des éléments de preuve pour prouver l’usage de l’enregistrement international antérieur.
Sur la nature figurative de la marque antérieure

La demanderesse fait valoir que la marque antérieure est une marque figurative avec l’élément verbal «Acasstar», bien qu’une copie du signe figuratif n’ait pas été jointe à la forme. La preuve en ligne de la marque montre que le signe dans TMView apparaît comme
suit: . Toutefois, pour les enregistrements internationaux plus anciens, le système du protocole de Madrid a automatiquement qualifié les marques figuratives lorsqu’il ne possédait aucune revendication de caractères standard, 3D, couleur ou son, qui sont les seuls types de marques que l’on peut revendiquer dans le système international (tous les 4 sont optionnels, étant donné que de nombreux pays ne disposent pas d’une classification des marques). Ces marques apparaissent également dans TMView en tant que telles. En tant que telle, même si la demanderesse a revendiqué une marque figurative et qu’elle apparaît dans TMView en tant que telle, il s’agit clairement d’une marque verbale et sera traitée comme telle lors de l’examen de la décision.
Double identité – article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, luconjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

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Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Tous les appareils et instruments de mesure et de communication pour la plongée sous-marine, ainsi que tous les appareils et instruments de mesure et de communication pour le sport et les sciences.
Classe 14: Tous horlogerie, montres, mouvements de montres, boîtiers de montres, cadrans de montres, bracelets de montres et pièces de montres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties. Joaillerie; Pierres précieuses; Boutons de manchettes; épingles en bandoulière; Coffrets à bijoux; Boîtes en métaux précieux; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Écrins pour l’horlogerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres.
L’ horlogerie et les instruments chronométriques contestés sont inclus dans la vaste catégorie de tous les horloges de la demanderesse ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. La catégorie contestée et les parties de celles-ci (horlogerie et instruments chronométriques), en tant que catégorie générale, contiennent les parties de produits de la marque antérieure et la division d’annulation ne peut pas diviser ex oficio les produits, ou du moins les chevauchent avec ces produits antérieurs et sont identiques.
Les étuis pour montres contestés [présentation]; les boîtiers de montres sont identiques aux boîtiers de la demanderesse puisqu’ils sont énumérés à l’identique (y compris les synonymes).
Les boîtes en métaux précieux contestées se chevauchent avec les boîtiers de la demanderesse pour des montres [présentation] puisqu’ils peuvent également être fabriqués en métaux précieux. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les articles de bijouterie-joaillerie contestés; boutons demanchettes; épingles en bandoulière; sont similaires à un degré élevé aux montres de la demanderesse étant donné qu’elles peuvent coïncider par leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les pierres précieuses contestées sont différentes des produits antérieurs compris dans les classes 9 et 14. Bien que les produits antérieurs compris dans la classe 14, comme tous les horloges, montres, etc. puissent être broyés avec des pierres précieuses, cela ne saurait, à lui seul, mener à la similitude des produits. Les produits contestés sont des matières premières qui pourraient être utilisées pour décorer des horloges ou des montres, mais cela ne les rend pas strictement complémentaires étant donné que l’un n’est pas essentiel pour l’autre. En outre, les consommateurs finaux de pierres précieuses sont normalement des bijouteries ou d’autres professionnels et sont donc différents du consommateur final de tous les horloges; montres qui sont normalement le grand public. Ces produits contestés diffèrent par leur nature, leur fabricant, leurs chaînes de distribution et ils ne sont concurrents d’aucun des produits antérieurs.
Étuis à bijoux contestés; les boîtes à bijoux et les produits de la demanderesse ne coïncident par aucun facteur. Même si tous sont des types de boîtes ou caisses et que les boîtiers de montres de la demanderesse peuvent être utilisés pour contenir des bijoux ou vice versa, ce n’est pas leur destination. Les produits sont encore plus éloignés des produits

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antérieurs compris dans la classe 9. En outre, les produits en conflit ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont normalement produits par des entreprises différentes et vendus par des canaux de distribution différents. Par conséquent, ces produits sont considérés comme différents.
Les porte-clés contestés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] contestés sont également différents des produits antérieurs. Ces produits sont utilisés pour contenir des clés ou des pendentifs et ont une nature et une destination différentes de celles des produits antérieurs compris dans les classes 9 et 14. Ils sont généralement produits par des entreprises différentes et vendus par des canaux différents et ils ne sont pas strictement complémentaires ou concurrents. En tant que tels, ils sont différents.
b) Les signes
ACASSTAR ACASSTAR
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
L’aspect figuratif revendiqué de la marque antérieure a déjà été traité dans les remarques liminaires. En tout état de cause, par souci d’exhaustivité, il convient de noter que, même si le signe antérieur avait été considéré comme étant figuratif, la nature figurative se composait simplement d’une police de caractères standard noire en majuscules, dépourvue d’éléments fantaisistes, de sorte que le public ne serait pas en mesure de distinguer les différences entre les signes et qu’ils seraient toujours considérés comme identiques.
c) Appréciation globale et conclusion au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les signes en conflit sont identiques et certains des produits en conflit ont été jugés identiques.
Par conséquent, la demande doit être partiellement accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, en ce qui concerne les produits qui ont été jugés identiques, à savoir:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties. Boîtes en métaux précieux; Écrins pour l’horlogerie; boîtiers de montres.
Les autres produits ont été jugés soit très similaires soit différents et la demande ne saurait donc être accueillie en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, en ce qui concerne ces produits.
Comme indiqué, les autres produits en conflit ont été jugés similaires à un degré élevé ou différents et les signes en conflit sont identiques. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la forte similitude entre certains des autres produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de

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la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Dès lors, un risque de confusion ne saurait être exclu pour les produits très similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international antérieur de la demanderesse désignant l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Portugal en ce qui concerne les produits qui ont été jugés très similaires, à savoir:
Classe 14: Joaillerie; Boutons de manchettes; épingles adhésives.
Conclusion générale

Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques [au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE] ou très similaires [au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE] à ceux de la marque antérieure, à savoir:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties. Joaillerie; Boutons de manchettes; épingles en bandoulière; Boîtes en métaux précieux; Écrins pour l’horlogerie; boîtiers de montres.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs

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du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.