CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 23 janvier 2020
Dans l’affaire R 592/2019-1
Berebene S.r.l. PIAZZA dei Re Di Rome, 14
00183 Rome
Italie Demanderesse/requérante représentée par ANDREA Massimiani, Via G. Andreoli, 2, 00195, Rome, Italie
contre
Consorzio Vino Chianti Classico Via Pianigiani, 9
53017 Radda de CHIANTI (syena)
Italie Opposante/défenderesse représentée par le cabinet technique Ing. MANNUCCI, Via della Scala, 4, 50123, Florence, Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 013 979 (demande de marque de l’Union européenne no 17 232 571)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Rusconi (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
23/01/2020, R 592/2019-1, GHISU (fig.)/CHIANTI classique DAL 17 (fig.) et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 septembre 2017,
Berebene S.r.l. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en couleur

pour, outre les autres produits, qui ne se rapportent pas à la présente procédure, les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
2 Le 21 décembre 2017, Consorzio Vino Chianti Classico (ci-après «l’opposant» ou «Consorzio») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour les produits énumérés ci-dessus (ci-après les «produits contestés»). L’opposante a fait valoir, entre autres motifs, que l’usage de la marque de la demanderesse tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée — au sens de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE — marque collective italienne no 1 571 590
déposée le 18 avril 2013 et enregistrée le 20 janvier 2014 pour des vins
(classe 33).
3 En vue de démontrer la renommée de sa marque, l’opposante a produit en particulier les documents suivants:

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– Sélection de cinquante articles et d’articles qui figurent dans l’impression italienne de 2000 à 2018. La grande majorité des articles étaient antérieurs à la date de dépôt du signe contesté (21 septembre 2017) et provenaient de journaux et de magazines spécialisés. Des extraits de titres nationaux, tels que «la République» ou «La Nazione», s’en trouvent. La marque en question (ou version antérieure) de vin figure dans de nombreux articles. Même s’il n’apparaît pas que cette marque n’apparaît pas, l’article mentionne souvent l’expression «GALLO Nero» comme synonyme de vin de CHIANTI (par exemple, voir l’extrait de Rai News du 16 février 2016 des trois cent ans du classique Chianti, l’article de La Nazione le 11 février 2011, qui présente également les chiffres de ventes de l’année 2010, qui lisent également les chiffres de ventes de l’année, qui font état de la déclaration du «Gazettino del Chianti» du 30 septembre 2013 présentant Sequis of cyclisme 2013 in
Toscane).
– Plusieurs étiquettes portant la marque de l’opposante pour les années 2005 à 2015.
– Tableau détaillant les montants des frais promotionnels exposés par l’opposante en relation avec la marque en cause pour les années 2007-2015. Durant chacune des dernières années 2012-2015, ces dépenses (y compris le marchandisage) ont toujours dépassé le seuil de deux millions d’euros.
– Des documents attestant de la commercialisation et de la promotion de la marque, comme la dégustation de vins, le parrainage d’événements sportifs, la présence dans les sauces internationales, ainsi que des salons et expositions liés aux années 1995 à 2016; Dans toute brochure, l’affiche ou tout autre matériel publicitaire, il est évident que la marque en question est visible.
– Décisions rendues par la première chambre de recours de l’Office italien des brevets et des marques italien, dans lesquelles celle-ci a conclu que le logo
«Black» de la marque GALLO Black, faisant partie de la marque sur laquelle se fonde cette opposition, bénéficie en l’espèce d’une renommée en Italie sur le marché des vins.
– Des factures de la Tramarine datées du 14 mai 2007 et du 31 mars 2015 émises par divers membres du consortium relatifs à la vente de vins de
CHIANTI à divers clients en Italie. La quantité de bouteilles vendues varie de quelques centaines de bouteilles à quelques centaines de bouteilles.
– Plusieurs factures émises entre 1999 et 2015, émises par différents membres du consortium, relatives à la vente de vins de CHIanti à divers clients, et notamment en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, au
Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Le volume de flacons vendus varie de quelques dizaines à milliers de bouteilles.
– Des déclarations de différents producteurs de vin ont mentionné dans les factures susmentionnées que les indications sur les factures de ventes de vins de CHANTI classiques se réfèrent à des bouteilles marquées par la marque
GALLO Nero.

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4 Pour les raisons qui accompagnent l’opposition, l’opposante a fait valoir qu’il y avait toutes les conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, à savoir (i) le degré de similitude entre les signes, puisque tous deux produisent l’image d’une GALLO, (ii) la renommée hautement distinctive — de sa marque et (iii) risque de profit indûment tiré de cette renommée, à savoir le risque que le demandeur exploitant le cave de prestige, le prestige et l’image positive de la marque collective antérieure du public italien soient exploités.
5 Dans la réponse à l’opposition la demanderesse n’a pas contesté la renommée de la marque du consortium mais a rejeté la supposition du profit indu, à condition que les marques en cause présentent des différences suffisantes, de sorte que les marques puissent être montrées et les termes qui les accompagnent.
6 Par décision du 18 janvier 2019, la Division d’opposition, après avoir constaté le motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, pour refuser la demande de marque pour les produits contestés. Ainsi, le raisonnement qui sous- tend la décision en ce sens:
– La richesse des documents présentés par l’opposante montre que la marque jouit d’une très grande renommée auprès du consommateur italien et y a été exposé depuis des décennies.
– La marque de la demanderesse est similaire à la marque antérieure d’un point de vue visuel, puisqu’elle est reproduite, du côté et d’une manière très reconnaissable, à un GALLO mais diffère de celle-ci sur certains détails de la représentation (couleur, détail de la plomberie, stylisation, forme de l’encadrement) et des mots («classic Chianti» et «GHISU»); en conséquence, la similitude visuelle est réduite.
– Phonétiquement, les marques sont dissemblables car le son produit par les mots que vous liz est différent.
– Les marques évoquent le concept d’a Gallo et sont donc similaires mais seulement dans une moindre mesure, en raison de la présence d’éléments verbaux qui, pour une partie du public, signifient tout.
– Compte tenu de la similitude entre les signes, de l’identité des produits et de la grande renommée de la marque antérieure, le consommateur établira un lien mental entre les marques.
– La marque antérieure a une image très positive, liée à la qualité et l’excellence des vins du consortium, est susceptible d’être celle d’une maison de vin entrant sur le marché avec une marque qui représente une GALLO une exploitation de cette image et donc d’obtenir un avantage commercial qu’elle aurait sans aucun doute un avantage indu, puisqu’elle n’a pas à faire ses propres efforts mais bien à du fait de sa commercialisation et promotion sur le vin, au fil des décennies.
– Le profit indûment tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est donc complété et l’application de la demanderesse doit être rejetée.

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Moyens et arguments des parties
7 Le 14 mars 2019, la demanderesse a formé un recours sollicitant l’annulation de la décision et le rejet de l’opposition. La demanderesse reconnaît que l’opposante a démontré une grande renommée de sa marque, mais fait valoir que le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE est infondé pour les raisons suivantes, présentées le 17 mai 2019:
– Les marques sont différentes sur le plan visuel; en effet, la marque de l’opposante contient la forme d’une gallo noire et sert à certifier l’origine du vin sur un territoire déterminé et est donc démontrée sur les vins de différentes productions; au contraire, la marque de la demanderesse contient l’image réaliste d’une GALLO et sert à désigner un vin d’un producteur.
– L’existence d’un lien entre les marques est exclue du fait qu’elles désignent un type différent de vin, à savoir un «vin blanc», dans le cas de la marque contestée, et un vin rouge chianti CLASSico, dans l’autre, d’autant plus que le niveau d’attention du public pertinent est tel qu’un «risque de confusion» est probable.
– Aucun argument convaincant n’a été présenté à l’appui de l’argument selon lequel l’usage de la marque de la demanderesse tirerait indûment profit de la renommée de la marque de l’opposante.
8 Dans ses observations en réponse, déposées le 22 juillet 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté pour les raisons suivantes:
– La demanderesse reconnaît elle-même la grande renommée de la marque antérieure, laquelle constitue un facteur important pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– Les arguments relatifs aux différents types de vins pour lesquels les marques sont utilisées sont sans pertinence, puisque les produits à comparer, afin de déterminer l’existence d’un lien entre les marques, sont ceux qui apparaissent dans les listes et non ceux vendus.
– Les arguments relatifs aux différences entre les marques reposent principalement sur leur méthode d’usage et ne sont donc pas pertinents.
– Il n’est pas nécessaire, concrètement, de démontrer le bénéfice réalisé par la renommée de la marque antérieure, mais d’indiquer que, dans la pratique normale des affaires, on pourrait raisonnablement obtenir ce bénéfice.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.

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10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
11 Toutefois, le recours est infondé et la décision de refuser la demande de marque de la demanderesse pour le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE doit être confirmée.
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est exclue si la marque est identique à la marque antérieure, indépendamment du point de savoir si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, peut tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porter préjudice dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure.
13 Le motif de refus visé par cette disposition est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée à la date de dépôt de la demande de marque contre laquelle l’opposition est dirigée.
• Risque de préjudice: il doit exister un lien entre les marques et l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
14 Les conditions susmentionnées sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une de ces exigences entraîne le rejet de l’opposition ( 16/12/2010, T-345/08 et T- 357/08, BotOLING/ottocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Comparaison des marques
15 L’ appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
16 Les deux marques se composent d’une partie figurative et d’une partie verbale. L’élément figuratif présente de fortes similitudes, du fait que, dans les deux signes, elle est dominante à la lumière de l’image d’une toile. Dans les deux marques et d’ailleurs, la forme de GALLO est faite de la taille (par rapport aux éléments restants) et de la position (au centre) et de la volaille facilement reconnaissable en raison de ses caractéristiques (de la crème, dans le peignes, du pied) qui sont clairement démontrées. Enfin, la GALLO est présentée dans une vue latérale dans les deux marques.

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17 L’élément verbal est, au contraire, différent puisqu’il consiste, pour la partie essentielle, les mots «classic Chianti» dans un cas et «GHISU», dans l’autre.
18 En général, la similitude visuelle peut être moyenne à faible car, en revanche, l’élément figuratif reproduit de manière assez similaire la même personne — l’exception étant appliquée dans les couleurs et l’astrations, et pour l’autre, l’ élément verbal n’est pas différent. En d’autres termes, sur les deux éléments principaux qui portent les marques, à savoir la GALLO et l’expression écrite, la première est très similaire et la seconde est dissemblable. Or, il ne faut pas oublier que, dans le cas de la marque antérieure, l’expression principale «Close classique» ne sera pas perçue comme un caractère distinctif par le public pertinent italien, étant donné qu’elle désigne une zone viticole bien connue. Dès lors, il est supposé qu’il s’agit davantage de la forme d’une gallo noirs, dépourvue d’une pertinence conceptuelle pour le vin, pour donner un sentiment d’élément dominant et distinctif, sensationnation produite, non par la position sous laquelle la marque est placée dans la marque, en soulignant sa position centrale presque.
19 L’ argument que la demanderesse fournit de refuser avec la similitude visuelle des marques n’est pas lié à l’aspect de l’offre de marques mais à une fonction différente. La demanderesse soutient, en effet, que sa marque identifie le vin d’un seul producteur (si elle elle-même), alors que la marque de l’opposante sert à désigner des vins de différentes compagnies de vins. C’est correct, mais parce que la marque de la demanderesse est individuelle et que la marque de l’opposante est collective. Cet argument n’est donc pas pertinent parce qu’il ne compare pas ce qu’ils importent pour déterminer si deux signes sont similaires ou différents, à savoir le fait que le consommateur perçoit lorsqu’il voit des marques.
20 Sur le plan phonétique, la comparaison pose problème puisque, s’il est vrai que, en principe, les éléments verbaux d’une marque ne se prononcent que («le classique Chianti» et «GHISU»), l’opposante a pu démontrer que le public pertinent connaissait la marque antérieure comme «GALLO NERO» ou «MARCHIO DEL GALLO NERO», puisqu’il s’utilise de manière telle qu’il est utilisé dans une fonction promotionnelle (voir documentation présentée en annexe 3 «Quovre», que l’opposante a présentés à l’appui de l’opposition). En tout état de cause, il n’est pas nécessaire que la présente décision soit précisément déterminée si les marques sont similaires ou dissemblables sur le plan phonétique.
21 Un certain degré de similitude conceptuelle peut certainement être considéré d’un point de vue conceptuel, puisque le concept de GALLO est immédiatement identifié dans les deux marques, en raison de la reproduction détaillée de ces éléments (crème, jambe, base, etc.). L’élément verbal, en revanche, ne présente aucune similitude conceptuelle. En comblant les messages d’ensemble véhiculés par les marques, à la fois sur l’image et sur les mots, il est raisonnable de prétendre qu’il existe une similitude sur le plan conceptuel au niveau intermédiaire. En effet, le contenu conceptuel exprimé par la forme de «GallO» est partiellement compensé, mais non neutralisé, par les termes.
22 Globalement, par conséquent, malgré les affirmations faites par la demanderesse, il existe un certain degré de similitude entre les marques comparées. Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le contexte juridique de l’article 8, paragraphe

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5, du RMUE, pas celle d’une demande de marque pour laquelle le motif de refus en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable ne présente pas un degré de similitude étant donné qu’un faible degré de similitude est suffisant pour autant qu’il soit susceptible de prêter à confusion mentalement le public.
La renommée de la marque antérieure
23 La renommée est définie comme un seuil de connaissance qui est seulement atteint lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services visés par la marque. Le public dans lequel la marque antérieure est devenue notoirement connue est le public ciblé par les produits désignés par la marque elle-même, c’est-à-dire le public en Italie qui consomme du vin en Italie.
24 En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21 septembre 2017. L’opposante a dès lors été invitée à démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a acquis une renommée en Italie avant cette date.
25 L’opposante produit un matériel substantiel pour documenter la renommée de sa marque en Italie. La division d’opposition a examiné ces documents et conclu, au vu de ces éléments, que la marque bénéficierait d’un «haut degré de renommée» pour les vins. À cet égard, la Chambre partage et renforce les appréciations portées dans la décision.
26 En outre, il convient de souligner que la demanderesse ne conteste pas ces appréciations et en fait de fait preuve d’exactitude. Le raisonnement suivi au soutien du pourvoi précise ce qui suit: «[L’opposante] a apporté la preuve du haut degré de renommée obtenu par la marque CHIANTI [leggings: Chianti
CLASSassico with GALLO Nero] en relation avec le marché du vin italien.
27 Au vu de ce qui précède, la grande renommée de la marque de l’opposante est, dans le cadre de cette procédure, le soleil.
Lien entre les marques
28 L’ exigence d’un «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée dans plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01,
Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). La présence d’un lien ne constitue pas une exigence supplémentaire, mais reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public peut établir entre les signes est de nature à porter préjudice à la marque antérieure ou à l’profit indûment tiré de son caractère distinctif dès lors qu’elle a analysé tous les facteurs pertinents en l’espèce.
29 D’autres facteurs pertinents pour l’examen de tout «lien» sont pris en considération (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
• le degré de similitude entre les signes;

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• la nature des produits ou des services, y compris le degré de similitude ou de produits différents de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
• caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
• L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
29 Cette liste n’est pas obligatoire, selon les circonstances du cas d’espèce, en fonction des circonstances de l’espèce. En outre, l’existence d’un «lien» ne peut être établie que sur la base de certains de ces critères seulement.
30 Les marques présentent une similitude visuelle et conceptuelle en ce qu’elles contiennent l’image d’une galerie, qui plus est, du point de vue phonétique, dans la même perspective. Le concept de «roallégo» n’a aucun lien conceptuel avec les produits en cause — les vins — et est donc à même de concentrer l’attention du consommateur sur celui-ci. Le degré de similitude entre les produits désignés par les marques respectives est maximum, étant donné que les produits comprennent eux-mêmes des vins. La renommée dont jouit la marque de l’opposante est incontestablement élevée et possède également un caractère distinctif intrinsèque (en raison de l’absence de lien conceptuel avec les produits), et, au demeurant, renforcée par le fait que ce dernier est utilisé depuis de nombreuses décennies. Elle est enfin un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, entre les deux marques, précisément parce qu’elles coïncident par l’élément distinctif représenté par GALLO et désignent des produits identiques (vins). La présence, dans le signe contesté, du mot «GHISU» ne suffit pas à exclure ce risque car le public pourrait croire que ce mot désigne une marque supplémentaire à celle représentée par GALLO: la présence de ce mot n’est donc pas complètement éloignée de l’impression que la marque peut être comprise comme une variante autorisée par la marque de l’opposante enregistrée en tant que marque collective.
31 À la lumière de ce qui précède, il est raisonnable de considérer que le public pertinent retient la marque de la demanderesse avec la marque de l’opposante, la renommée, de l’opposante.
Profit indu
32 Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, un profit indu est qu’un profit indu couvre «les cas où il y a exploitation manifeste d’une marque célèbre ou bénéficiant de sa renommée». En d’autres termes, ce risque découle du fait que l’image de la marque bien connue ou des caractéristiques qui l’atteste soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que le commerce de ces produits et services serait facilité par cette association avec une association connue plus tôt (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

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33 L’opposante a démontré en quoi l’image véhiculée par sa marque pendant des décennies aussi bien l’excellence, le prestige, la relation avec un territoire qui avait toujours été réputée pour le vin.
34 L’ apposition d’une marque qui, comme la demanderesse, reproduit l’image de GALLO sur des vins qui n’était pas produit et mis en bouteille par les sociétés faisant partie du consortium, aurait pour conséquence de transférer l’image favorable dont bénéficient les vins de la demanderesse, les plus connus, des types de vins de la demanderesse. L’image d’excellence, le prestige et le territoire, qui est associée au vin de l’opposante auprès des consommateurs, est certainement susceptible d’être transféré aux vins de la demanderesse. En effet, ces valeurs peuvent être directement attribuables au type de produit en question (vin), ce produit est le même dans le cas de la marque de l’opposante et de celui de la demanderesse ( 05/02/2015, T-570/10 RENV, Représentation d’e es de loup,
EU:T:2015:250, § 57). Puisque cette image est le résultat de dizaines d’années de travail liées aux investissements œnologiques et promotionnels, le transfert de cette image aux vins de la demanderesse serait plus facile à commercialiser et serait considéré à tort par le fait qu’elle est tranchée par l’association mentale de la marque contestée avec la renommée de l’opposante, non pas avec la réputation de l’opposante, ni par les efforts de la demanderesse. En d’autres termes, la demanderesse peut être en mesure de commercialiser, lors de la commercialisation de ses vins, la force motrice de la marque de l’opposante et de son autorité commerciale.
35 Il résulte de ce qui précède que l’usage de la marque contestée est susceptible de conduire à un profit indu en faveur de la demanderesse, étant donné que la décision par laquelle la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être confirmée.
Dépenses
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle exposés par l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné la demanderesse à supporter les frais de représentation de l’opposante à 300 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR, demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.

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1 1 Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, fixés à 550 EUR. le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Rusconi M. Bra
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter