DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 083 207
REWE-Zentral AG, Domstr.20, 50668 Köln (Allemagne), représentée par Schmitt Teworte- Vey Simon mentale Schumacher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Im Klapperhof 3-5, 50670 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Penny Black Coffee Ltd, 4 Church Row, Chislehurst BR7 5PG, Royaume-Uni (requérante), représentée par Marks èmes U, Marcas y Patentes, Ibañez De Bilbao 26, 8° Dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 11/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 083 207 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 020 524 pour la marque verbale «penny BLACK», à savoir contre tous les produits compris dans les classes 30 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 41 616 pour la marque verbale «penny».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RDMUE, une opposition peut être formée sur la base d’une ou de plusieurs marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, pour autant que les marques antérieures ou les droits antérieurs appartiennent tous au (x) même (s) titulaire (s).Par conséquent, le droit de former une opposition conjointement avec d’autres opposants ne s’applique que dans les cas où les opposants entretiennent une certaine relation, à savoir:
Lorsqu’elles sont cotitulaires du ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, ou
Lorsque l’opposition est formée par le titulaire ou cotitulaire d’une marque ou d’un droit antérieur conjointement avec un ou plusieurs licenciés de ces marques/droits antérieurs.
En revanche, il n’est pas admissible qu’une opposition soit formée par plusieurs opposants qui sont chacun titulaires de marques différentes.
En l’espèce, l’acte d’opposition désignait deux opposants, à savoir (1) Rewe-Zentral AG en tant que titulaire enregistrée de la marque de l’Union européenne antérieure no 41 616 pour

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la marque verbale «penny» et (2) PENNY-Markt GmbH en tant que titulaire enregistrée de
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 824 694.

Dans sa communication du 19/10/2020, l’Office a invité les opposants à régulariser la situation en retirant l’opposition pour l’un des opposants et sa marque antérieure avant le 24/11/2020. Dans le même temps, la procédure d’opposition a été suspendue.
Le 23/11/2020, les opposants ont répondu que l’opposition devait se poursuivre uniquement avec l’opposante Rewe-Zentral AG sur la base de son enregistrement de marque de l’Union européenne no 41 616 pour la marque verbale «penny».
Dans sa communication du 27/11/2020, la division d’opposition a accusé réception de la lettre de l’opposante du 23/11/2020 et a confirmé que l’opposition se poursuivait sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 41 616.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 41 616 «penny».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 08/02/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 08/02/2014 au 07/02/2019 inclus.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de rinçage, de nettoyage, de polissage, de dégraissage et abrasifs; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits d’hygiène dentaire, bains de bouche; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; coton, tampons ouate, bâtonnets de coton.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; coton, tampons ouate, bâtonnets ouatés; serviettes, tampons hygiéniques, doublures pour culottes, serviettes pour adultes, y compris tous les produits précités fabriqués ou utilisant de la

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cellulose, tissus textiles non tissés et étoffes de nains; aliments diététiques et préparations alimentaires, agents diététiques pour les soins de santé, en particulier vitamines, minéraux et compléments alimentaires nutritionnels; aliments pour bébés; gommes à mâcher à usage médical.
Classe 6: Feuilles d’aluminium à usage domestique.
Classe 8: Coutellerie; Rasoirs et lames de rasoirs.
Classe 14:Ustensiles de cuisine pour le ménage, à savoir casseroles, casseroles, casseroles, casseroles, en métaux précieux ou en plaqué, en métaux précieux.
Classe 16: Produits en papier à usage domestique et hygiénique (compris dans la classe
16), en particulier papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs de poche, serviettes de table, serviettes cosmétiques et lingettes cosmétiques, ainsi que couches pour bébés, y compris tous les produits précités fabriqués ou utilisant de la cellulose, tissus non tissés et tissus de nains; sacs en papier ou en matières plastiques pour la conservation des aliments; sacs de congélation; films en papier et plastique à usage domestique.
Classe 21: Ustensiles de cuisine pour le ménage, à savoir casseroles, passoires, plats à fourrage, boîtes de cuisson au four; articles en verre, porcelaine, céramique, faïence ou en matières plastiques pour le ménage et la cuisine, en particulier verres, tasses, pots, tasses, assiettes, plats, vases, bols; brosses à main, couettes, balais, brosses de tous types (compris dans la classe 21); brosses, éponges, chiffons de nettoyage et de ménage, peaux de chamois, plumeaux, balais, balais de moquette, laine de fer, seaux, gants à usage ménager, tampons à récurer.
Classe 29: Viande, poisson, volaille, gibier et coquillages, y compris les préparations des produits précités; charcuterie, viande, volaille et produits à base de poisson, caviar; salades de viande, poisson, volaille et gibier; viande, volaille, gibier et pâtes de poisson, extraits de viande; fruits, légumes et légumes secs (transformés); pulpes de fruits et de légumes; salades d’épicerie fine à base de légumes ou de laitues; produits de pommes de terre de tous types, à savoir frites, croquettes, pommes de terre cuites, pommes de terre préparées, fritters de pommes de terre, boulettes de pommes de terre frites, galettes de pommes de terre, chips, bâtonnets de pommes de terre; plats semi-préparés et préparés, à savoir soupes (y compris soupes de paquets instantanés), ragoûts, plats préparés secs et liquides, principalement à partir d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromage, y compris, le cas échéant, les produits précités avec adjonction de pâtes alimentaires ou de riz; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures; œufs, lait et produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait caillé, lait de beurre, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat ou aux additifs de cacao, boissons à base de lait mélangé sans alcool, boissons lactées sans alcool, boissons à base de petit-lait, chocolat, crème, crème, quartiers, fruits et herbes, desserts, principalement à base de lait et d’arômes avec gélatine et/ou amidon, en tant qu’agents liants; beurre, beurre clarifié, fromage et préparations à base de fromage; gelées de fruits; huiles et graisses comestibles; pâtisseries salées, chips de céréales, fruits à coque salés et non salés et autres en-cas, compris dans la classe 29; y compris

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Décision sur l’opposition no B 3 083 207Page du 412
tous les produits précités (si possible) surgelés ou conservés, stérilisés ou homogénéisés.
Classe 30: Sauces, y compris sauces à salade, compotes, ketchup, raifort, capteurs; café, thé, cacao, chocolat, articles en chocolat, poudres pour boissons à base de cacao; massepain, nougat, massepain et nougat; pâtes à tartiner essentiellement de sucre, cacao, nougat, lait et/ou matières grasses; pralines,
y compris pralines fourrées; sucre, confiserie, bonbons, à savoir bouillies, menthe poivrée, bonbons aux fruits et à mâcher, sucettes, gommes à mâcher non à usage médical; riz, tapioca, succédanés du café; pizzas; farines et produits à base de céréales, céréales kernel, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités également sous forme de mélanges et d’autres préparations, notamment son de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de maïs, graines de muesli et barres de muesli (essentiellement de flocons de céréales, fruits secs, noix, céréales, pop-corn; pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires et pâtes complètes, en particulier nouilles; glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; blancmanges; sel; moutarde; vinaigre; épices, épices mélangées, cornes poivrées; biscuits salés, chips, en-cas compris dans la classe 30; plats cuisinés séchés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires ou de riz, y compris (si possible) tous les produits précités également surgelés ou conservés, stérilisés ou homogénéisés.
Classe 31: Fruits et légumes frais; légumineuses; semences, aliments pour animaux.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base de petit-lait; boissons instantanées en poudre.
Classe 33: Boissons alcooliques, notamment vins, mousseux, spiritueux, liqueurs.
Classe 34: Tabac, tabac, en particulier cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer, papier à cigarettes, étuis à cigarettes; pipes, sachets pour pipes, briquets, allumettes, cure-pipes.
Classe 42: Services de restauration et hébergement temporaire.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/01/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 18/03/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 18/05/2020 à la demande de l’opposante.
Le 14/05/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage et, dans son mémoire exposant le contenu de la preuve de l’usage, elle a indiqué que, «aux fins de la présente opposition, la preuve de l’usage de la marque de l’opposante «PENNY» peut être limitée aux produits dérivés du café».L’opposante a également fait référence à des images déposées avec son mémoire exposant les motifs du recours. En effet, le 28/11/2020, dans le délai qui lui était imparti pour présenter des faits, preuves et observations à l’appui de

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Décision sur l’opposition no B 3 083 207Page du 512
l’opposition, l’opposante a produit 4 annexes pour prouver la prétendue renommée/caractère distinctif accru de sa marque antérieure.Étant donné que ces documents ont été produits avant l’expiration du délai de présentation des preuves de l’usage, ils seront également pris en considération lors de l’appréciation de la preuve de l’usage.
Par conséquent, les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Éléments de preuve produits le 28/11/2019:
Annexe 1: Extrait de Wikipédia sur le «Penny (supermarché)», imprimé le 25/11/2019 et publié en dernier lieu le 06/11/2019. Il présente son histoire et indique qu’il s’agit d’une chaîne de supermarchés de remise alimentaire basée en Allemagne et exploitant 3.550 magasins dans l’industrie de la vente au détail, avec un chiffre d’affaires de 10.3 milliards d’euros en 2010 et entièrement détenu par Rewe Group depuis 1989. Elle indique également le nombre de magasins «penny» en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, en Italie
et en Roumanie et montre la marque verbale et représentée comme suit:

logo 1975-1999; ancien logo entre 2002 et 2014; Logo depuis environ 2012.
Annexe 2: Captures d’écran du site web www.penny.de imprimées le 28/11/2019, y compris des images d’emballages de produits à base de café (Kaffee Der Würzige, Kaffee Classic Instant, Kaffee löslich).Les impressions montrent la marque «penny» sous forme verbale et apposée sur les emballages de café
comme suit :
Annexe 3: Deux articles de presse de «Presseportal» en allemand (accompagnés de traductions) et imprimés le 25/11/2019. Le premier est daté du 27/09/2013 et présente le résultat d’une étude réalisée par l’Institut allemand du service poche Qualité (DISQ), dans laquelle il a été conclu que les clients de «penny» (supermarchés discount) étaient les plus satisfaits, avec une valeur de près de 87 % satisfaite. Elle indique que 1,177 personnes ayant acheté au moins un discompteur au cours des 12 derniers mois ont participé à l’enquête en ligne et que l’enquête sur le panneau était axée sur les avis des clients sur les services, la qualité des produits, l’assortiment, les prix et la conception de la marque. Le deuxième article de presse est daté du 28/05/2014. Elle fait état des résultats d’une autre étude réalisée par DISQ de février à avril 2014, en 15 chaînes du marché alimentaire en Allemagne, axée sur la gamme de produits disponibles, la compétence et la convivialité du personnel, les délais d’attente, la conception et la propreté des magasins. L’article indique que le magasin de remise le plus élevé était «penny» et qu’il avait déjà remporté le test de l’institut d’études de marché de Hambourg en 2009, 2011 et 2013.
Annexe 4: Une impression du site web www.statista.com en allemand (avec traduction partielle) montrant un graphique reflétant les chiffres d’affaires de «penny» de 2017 et de 2018 en Europe: 5.14 milliards d’euros en 2017 et 5.48 milliards d’euros en 2018.

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Décision sur l’opposition no B 3 083 207Page du 612
Éléments de preuve produits le 14/05/2020:
Annexe 4 [BIS]: Deux extraits de Wikipédia imprimés le 08/05/2020. Le premier fait référence au «Penny (supermarché)».Il s’agit du même document cité ci- dessus que l’annexe 1. Le second fournit des informations sur le groupe «REWE Group» et indique qu’il s’agit d’un groupe allemand de sociétés de commerce de détail et de tourisme sise à Cologne et que les entreprises les plus importantes sous son parapluie opèrent sous les noms REWE-Zentral AG (l’opposante) et REWE-Zentralfinanz eG.«Penny» figure parmi les divisions du groupe et décrit comme une chaîne de supermarchés à réduction avec 3000 magasins en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Roumanie, en Hongrie et en République tchèque.
Annexe 5: Extraits du site web www.penny.de en allemand datés du 08/05/2020
montrant l’usage de «penny» sous forme verbale et apposés comme suit (1) sur divers emballages alimentaires et (2) sur des emballages de café, entre autres. En ce qui concerne les produits du café, elle montre des images d’emballages de «penny Kaffee der Würzige» (café aromatique) «penny Kaffee löslich mild» (café soluble mild), «penny Kaffee löslich» (café soluble), «penny Kaffee Gustoso Crema».
Annexe 6: Dix factures de fournisseurs avec un échantillon de traduction partielle (deux copies de la facture no 90285 déposée), émises par la société allemande Schirmer Kaffee GmbH et adressées à Penny-Markt GmbH, pour la fourniture de «PENNY-Der Würzige 500 g» («penny — The Aromatic 500 g»), datées du 25/02/2015 au 23/12/2015. Ils couvrent une quantité totale de 23,616 kg de café «PENNY-Der Würzige»en 500 g.
Annexe 7: Dix factures de fournisseurs, émises par la société allemande Schirmer Kaffee GmbH et adressées à Penny-Markt GmbH, pour la fourniture de «PENNY- Der Würzige 500 g», datées du 05/02/2016 au 23/12/2016. Ils couvrent une quantité totale de 18,432 kg de café «PENNY-Der Würzige» en 500 g.
Annexe 8: Neuf factures de fournisseurs, émises par la société allemande Schirmer Kaffee GmbH, adressées à Penny-Markt GmbH, pour la fourniture de «PENNY-Der Würzige 500 g», datées du 29/03/2017 au 22/12/2017. Ils couvrent une quantité totale de 12,672 kg de café «PENNY-Der Würzige» en 500 g.
Annexe 9: Dix factures de fournisseurs, émises par la société allemande Schirmer Kaffee GmbH et adressées à Penny-Markt GmbH, pour la fourniture, entre le 28/03/2018 et le 20/12/2018, de «PENNY-Der Würzige 500 g».Ils couvrent une quantité totale de 24,778 kg de café «PENNY-Der Würzige» en 500 g.
Annexe 10: Une déclaration sous serment de mai 2020 faite par un Senior Buyer of REWE Group Buying GmbH (entité d’achat centralisée du groupe REWE) responsable des produits vendus dans les magasins «Penny», montrant les chiffres de vente en Allemagne du produit café «penny» du type «Der Würzige» au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et indiquant que le chiffre d’affaires total généré avec ce produit au cours de cette période s’élève à plus de 20 millions d’euros.

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Annexe 11: Deux impressions datées du 07/05/2020 tirées du site web www.discounter-preisvergleich.de en allemand (avec traductions) montrant un emballage d’un produit café «penny Der Wúrzige» et comportant les informations suivantes: (1) 2 EUR/No grillé grillé en coffee-500 g embout/Trademark: Penny/Le prix du produit n’a pas été mis à jour depuis longtemps et il y a donc lieu de le vérifier de toute urgence/Last mise à jour le 06/05/2018/Created 20/05/2015.(2) Évolution des prix: 20/05/2015: 2,99 EUR; 26/11/2016: 2,99 EUR; 27/11/2017: 2,99 EUR.
Annexe 12:Une capture d’écran non datée et une capture d’écran datée du 07/05/2020 du site web www.discounter-preisvergleich.de en allemand (avec traductions) montrant un paquet de café «penny Classic Instant (Lóslicher Kaffee)» et contenant les informations suivantes: (1) 3,59 EUR.200 g/Marque: PENNY/Le prix du produit n’a pas été mis à jour depuis longtemps et il convient donc de le vérifier de toute urgence.(2) Évolution des prix: 03/07/2012: 3,59 EUR; 06/01/2016: 3,59 EUR; 13/02/2017: 2,89 EUR; 12/07/2017: 3,89 EUR; 06/03/2018: 3,59 EUR.
Le20/07/2020, l’opposante a présenté en réponse aux observations de la demanderesse, et donc après l’expiration du délai (18/05/2020), les preuves tardives suivantes:
Annexe 13: Quatre pages du rapport de gestion du groupe Rewe-Zentralfinanz EG pour l’exercice 2019 et une impression datée du 20/07/2020 du site https:
//www.rewe-group-geschaeftsbericht.de, toutes deux en anglais. Ils font référence à la structure du groupe Rewe et indiquent qu’il opère dans divers secteurs d’activité, divisés en divisions et segments. Elles indiquent que le segment professionnel Retail Germany du groupe comprend, entre autres, la division de la société centrale Penny Allemagne qui exploite 2.169 magasins de réduction sous la marque «Penny» et que son secteur commercial Retail International couvre, entre autres, les divisions Penny International où les marques Penny MARKT et Penny MARKET sont exploitées sur un total de 1550 endroits en Italie, en Autriche, en Roumanie, en République tchèque et en Hongrie.

Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, l’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et décider s’il accepte ou non ces preuves tardives.

Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits et services pertinents. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par

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des preuves à chacune de ces exigences.Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU: T: 2011: 47, § 31).Par conséquent, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve produits dans leur intégralité.
Enoutre, les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).
La division d’opposition estime qu’il convient de commencer l’appréciation des éléments de preuve concernant les critères de l’ importance de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Commeindiqué précédemment, l’opposante a décidé de produire des preuves de l’usage de la marque antérieure «penny» limitée au café.Toutefois, lesdocuments produits par l’opposante ne fournissent pas àla division d’opposition des informations suffisantes et fiables concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’opposante a produit en tant que pièce 10 une déclaration sous serment signée par un acheteur principal de REWE Group Buying GmbH, comprenant des chiffres de vente en Allemagne pour le produit café «penny» du type «Der Wúrzige», de 2015 à 2018 et le chiffre d’affaires total généré avec ce produit au cours de cette période. En ce qui concerne les déclarations sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante

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inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
En l’espèce, dès lors que la déclaration sous serment émane d’une société liée à la partie intéressée, sa valeur probante est inférieure à celle des déclarations sous serment émanant d’un tiers. Enoutre, les autres éléments de preuve produits par l’opposante n’étayent ni ne corroborent leur contenu.
Eneffet, les annexes 1 et 4 [BIS] (extraits de Wikipédia) sont datées après la période pertinente et indiquent que la marque «penny» est utilisée pour identifier un supermarché de remise alimentaire, c’est-à-dire des services de vente au détail pour lesquels la marque antérieure n’est pas enregistrée. Ils ne contiennent aucune information sur l’usage de la marque pour du café ou pour les autres produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
Les éléments de preuve produits en tant qu’annexe 3 (deux articles de presse) datent de la période pertinente. Cependant, il s’agit d’enquêtes de satisfaction/avis des clients sur le «penny» en tant que supermarché à réduction. Il ne contient aucune information sur l’usage de la marque pour aucun des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
L’annexe 4 (impression du site web www.statista.com) fait référence au chiffre d’affaires de «penny» en Europe (pas dans l’Union européenne) et, en tout état de cause, elle ne fournit pas d’informations sur la vente/le chiffre d’affaires correspondant aux produits et services spécifiques sur lesquels l’opposition est fondée.
Lesannexes 2 et 5 (impressions du site web www.penny.de) montrent l’usage de la marque «penny» sur des images d’emballages de café et sur d’autres emballages alimentaires. La marque antérieure est utilisée sous forme verbale (telle qu’enregistrée) ou représentée de manières qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’enregistrée, étant donné que les éléments supplémentaires sont purement décoratifs (fond carré et point placé après le terme) ou descriptifs (par exemple, «Der Würzige» pour du café, à savoir «l’arôme»).Toutefois, ces impressions sont datées après la période pertinente et l’opposante n’a pas expliqué comment elles pourraient permettre de tirer des conclusions quant à l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Dès lors, leur pertinence est également limitée et doit être mise en balance avec la prise en considération des autres éléments de preuve produits par l’opposante.
Ence qui concerne les annexes 6 à 9 (factures fournisseurs concernant le produit àbase de café «penny Der Würzige» émises par la société Schirmer Kaffee GmbH et adressées à Penny-Markt GmbH), conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire. En outre, le fait que l’opposante ait produit ces pièces pour prouver l’usage de sa marque par des tiers montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225).Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
Cela étant, étant donné que ces factures proviennent d’un fournisseur qui, selon l’opposante, est un torréteur à café qui fabrique les produits à base de café «penny Der Wü rzige» pour le compte de l’opposante (ou d’une entreprise appartenant au même groupe), elles ne sont pas des preuves suffisantes pour démontrer que le produit référencé a été mis sur le marché au cours de la période pertinente et vendu à des clients finaux. Ces factures concernent l’urchasedu produit café par l’opposante (ou une entreprise appartenant au même groupe).En d’autres termes, ils prouvent la vente et la livraison d’un produit à base de

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café (entre autres) à l’opposante (ou à une entreprise appartenant au même groupe), mais ils ne prouvent pas la commercialisation et la vente effective de ce produit à base de café par l’opposante.En effet, l’opposante n’a pas produit de factures ou d’autres articles prouvant la vente du produit café «penny Der Wretenant rzige» (ou de tout autre produit) sur lequel l’opposition est fondée.Le fait que la titulaire de la marque antérieure (ou une société appartenant au même groupe) ait commandé du café n’établit pas sa présence réelle sur le marché. Dès lors, ces factures ne prouvent pas la vente effective de café portant la marque antérieure, et encore moins la date et l’étendue de cette vente, de sorte qu’elles ne sont pas de nature à corroborer les informations contenues dans la déclaration sous serment.
En ce qui concerne l’annexe 11 (impressions tirées du site web www.discounter- preisvergleich.de), elle a été imprimée bien après la période pertinente. Bien qu’elle contienne l’image de l’emballage d’un produit àbase de café «penny Der W», qui coïncide avec le nom du produit cité dans les factures fournisseurs et dans la déclaration sous serment, la simple indication dans unsite web de l’évolution des prix d’un produit à trois dates (bien que relevant de la période pertinente),qui, en l’espèce, ne montre aucune évolution puisque le montant des trois références est de 2,99 EUR, accompagné de l’indication que «le prixurgent du produit n’a pas été vérifié depuis longtemps, est donc suffisante ».
À l’annexe 12 (captures d’écran du site webwww.discounter-preisvergleich.de), l’une des captures d’écran n’est pas datée et l’autre est datée bien après la période pertinente. En outre, elles font référence à un produit qui n’est pas cité dans la déclaration sous serment ou dans les factures fournisseurs, à savoir «penny Classic Instant (Löslicher Kaffee)».Ce document, en soi, ou même considéré avec les images de celui-ci contenues dans les annexes 2 et 5 (datées après la période pertinente), est clairement insuffisant pour prouver l’usage de la marque antérieure pour du café.
Enfin, dans sa réponse aux observations de la demanderesse, l’opposante a produit (tardivement) l’annexe 13 pour confirmer que les supermarchés «penny» font partie du groupe REWE et que la marque «penny» est utilisée par d’autres sociétés du groupe, telles que PENNY-Markt GmbH, avec l’accord préalable de l’opposante.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires (-18/07/2013, 621/11 P, Fishbone, EU: C: 2013: 484, § 28).
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes présentées dans le délai imparti afin de prouver la même exigence juridique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Commeindiqué ci-dessus, et comme l’opposante l’a souligné dans son mémoire exposant le contenu de la preuve de l’usage produite dans le délai imparti, conformément àl’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire. Étant donné que les preuves produites tardivement par l’opposante sont uniquement destinées à confirmer ce mémoire, la division

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d’opposition a pris en considération l’annexe 13 en tant que preuve supplémentaire. Néanmoins, étant donné que les éléments de preuve supplémentaires produits ne contribuent pas à satisfaire à l’exigence relative à l’importance de l’usage de la marque antérieure et que, dès lors, l’acceptation de ces preuves tardives ne porte pas préjudice à la demanderesse, la division d’opposition ne juge pas nécessaire de rouvrir la procédure et d’adresser à la demanderesse une nouvelle série d’observations.
En effet, l’opposante n’a pas fourni d’autres informations et preuves permettant d’apprécier de manière réaliste la présence sur le marché de la marque antérieure, telles que du matériel publicitaire daté distribué, des copies de tickets de caisse, des factures de vente ou des documents comptables faisant référence aux produits dérivés du café (ou à tout autre produit et service de l’opposante) portant la marque «penny» au cours de la période pertinente sur le territoire de l’Union européenne (15/12/2016-, 391/15, ALDIANO/ALDI, EU: T: 2016: 741, § 48).
Par conséquent, étant donné que les chiffres de ventes annuels et le chiffre d’affaires total indiqués dans la déclaration sous serment ont peu de valeur probante, en l’absence de tout autre document probant pertinent et suffisamment solide permettant de déduire que les produits et services pertinents ont été commercialisés/fournis et dans quelle mesure, la division d’opposition ne peut présumer que la marque antérieure a été effectivement utilisée sur le territoire pertinent.
Même si l’appréciation des preuves implique une certaine interdépendance, il incombe à l’opposante de produire des documents qui donnent une image claire de la manière dont sa marque est utilisée sur le marché. Sur la base des éléments de preuve énumérés ci-dessus, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Conclusion
L’article 47 du RMUE exige une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
Denitza Stoyanova-Valchanova Helena Granado Carpenter Martin EBERL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.