EUIPO, 7 février 2020, n° 003066680

EUIPO 7 février 2020

Arguments

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Accepté
Renommée de la marque antérieure
La division d'opposition a constaté que la marque antérieure jouit d'une renommée et que l'usage de la marque contestée pourrait tirer indûment profit de cette renommée.
Accepté
Similitude des signes
La division d'opposition a jugé que les signes présentent un degré de similitude suffisant pour établir un lien entre eux.
Rejeté
Absence de risque de confusion
La division d'opposition a conclu que les produits et services contestés sont manifestement différents, ce qui exclut le risque de confusion.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 7 févr. 2020, n° 003066680
Numéro(s) :	003066680
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(4) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Refus partiel de la demande de MUE/EI
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Sur les parties

Avocat(s) :	Yves COURSIN

Texte intégral

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 066 680
Free, 8 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Yves Coursin, 49 Rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Freeformers Holdings Limited, 6th Floor, One London Wall, London EC2Y 5EB, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Stobbs, Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 07/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 066 680 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Apps mobiles [logiciels]; Logiciels dans le domaine de la formation et du marketing numériques; Outils de développement de logiciels; Logiciel pour le développement de sites Web; Logiciel utilisé comme interface de programmation d’applications (API) facilitant les services en ligne de réseautage social; Publications téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels graphiques pour ordinateurs; Appareils de communication; Téléphones; Appareils de communication; Appareils de communication de données; Cartes SIM; Pièces et accessoires pour les articles précités.

Classe 16: Produits de l’imprimerie; Photographies; Livres; Revues
[périodiques]; Revues; Publications imprimées.

Classe 28: Jeux, jouets.

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 2 de 29
promotionnelles; Services administratifs concernant le marketing; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Mise à disposition d’informations commerciales et de conseils commerciaux dans le domaine des médias sociaux; Services de réseautage d’affaires; Services de réseautage commercial en ligne; Location de machines et équipements de bureau; Services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises; Recueil de données dans un fichier central; Services de réseautage professionnel; Fourniture d’une base de données explorable en ligne proposant des offres d’emploi et de possibilités de carrière, et des informations professionnelles, commerciales et en matière d’emploi; Fourniture d’informations en matière de réseautage professionnel; Élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises; Services d’information, d’assistance et de conseils dans les domaines précités.

Classe 38: Télécommunications; Communication par téléphone portable; Services de diffusion; Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Services de messagerie en ligne; Mise à disposition de forums en ligne; Mise à disposition de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Accès à du contenu, des pages web et des portails; Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; Mise à disposition d’accès par le biais des télécommunications à des programmes informatiques, à des informations et à des contenus en format audio, audiovisuel et interactif, ainsi que leur transmission et diffusion; Services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités.

Classe 41: Divertissement; Services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; Publication de documents dans le domaine de la formation; Formation en informatique; Services de formation dans le domaine informatique; Formation en matière de logiciels et de codage; Formation en matière de conception de systèmes logiciels et de programmes informatiques; Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans un but de formation, de loisirs et de divertissement; Services de partage de photographies et de partage de contenu vidéo; Fourniture d’informations en matière d’actualités, de questions culturelles et académiques; Services de publication électronique et en ligne; Services d’édition; Micro-édition; Location d’appareils de projection; Location d’équipements audiovisuels; Services d’information, de conseil et d’assistance relatifs aux services précités.

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 3 de 29
technologies pour des tiers; Services de support en matière de technologie de l’information; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Hébergement d’une communauté de sites Internet en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations, des photographies, du contenu audio et vidéo; Conception de logiciels, de bases de données et de sites web; Recherche en matière de logiciels; Recherche en matière de logiciels; Logiciels. Entretien; Hébergement de communautés virtuelles en ligne; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Hébergement d’un site interactif en ligne et de logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, la publication, la présentation, l’affichage, le repérage, le partage et la transmission de messages, commentaires, contenus multimédias, vidéos, films cinématographiques, films, photographies, contenu audio, animations, images, textes, informations, et autres contenus générés par l’utilisateur; Création, hébergement et maintenance de sites Internet; Hébergement d’applications informatiques pour des tiers; Location de matériel informatique; Location de logiciels; Location d’ordinateurs; Services de cafés internet; Services d’analyse de données techniques; Services informatiques d’analyse de données; Services d’information, d’assistance et de conseils dans les domaines précités.

Classe 45: Services de réseautage et de rencontres sociales; Services de réseautage social en ligne; Services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 895 236 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 895 236 « FREEFORMERS » (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 38 et certains des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 41, 42 et 45. L’opposition est fondée sur les enregistrements français n° 1 734 391 « FREE » (marque verbale), n° 99 785 839 (marque figurative) et n° 3 679 804 « FREE » (marque verbale), sur la dénomination sociale et le nom commercial « FREE » et le nom de domaine « free.fr », utilisés dans la vie des affaires en France. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), paragraphe 4 et paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 4 de 29
française n°3 679 804, au titre de laquelle l’opposante prétend jouir d’une renommée en France.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

les signes doivent être identiques ou similaires;

la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée en France.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 5 de 29
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 03/05/2018. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:

Classe 9: Appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique.

Classe 38: Services de télécommunication, communication; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs; messagerie électronique; mise à disposition d’équipements et d’appareils de télécommunication; informations en matière de télécommunications; diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen de communication; services de télévision.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 13/05/2019, l’opposante a présenté, notamment, les preuves suivantes:

Extraits Kbis (document identifiant une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) relatifs à la société « Free SAS »;

Copie des statuts de la société « Free SAS » datés du 29/06/2019;

Convention d’absorption de « FREE » par « Free Telecom »;

Extraits de wikipedia.org à propos du boîtier « Freebox »;

Communiqué de presse du 14/12/2010 sur le boitier « freebox » conçue par le designer Philippe Starck. Celui-ci déclare notamment : « J’ai passé ma vie à mener la bataille du design démocratique : augmenter la qualité, baisser le prix, et rendre cela accessible au plus grand nombre, le donner à tout le monde. J’ai été très honoré de travailler pour Free car c’est exactement le même esprit. Elle est révolutionnaire car on peut tout en faire. On s’aperçoit que des boîtes comme la Freebox n’ont de limite que nous-mêmes. Il n’y a que notre imagination qui limite ce que l’on peut en faire. Le pouvoir au peuple est aujourd’hui accessible grâce à Free. Ça tombe bien, ça porte bien son nom ».

Extraits de Wikipédia sur le boîtier « FREE » et extraits du site « free.fr » des 20/05/2010 et 16/10/2013;

Extrait du site « free.fr » du 15/05/2013 : on peut lire que « FREE » offre de nombreux services complémentaires, tels que le Wi-Fi, les e- mails, l’hébergement de sites internet, les blogs, le chat, les pages personnelles, le stockage, l’échange et le partage de fichiers et de données;

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 6 de 29
Conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile en France le 10/01/2012 sous la marque « FREE ».

Sondage « GFK » publié le 16/01/2012, quelques jours après le lancement des offres, 97% des personnes interviewées avaient entendu parler des offres mobile « FREE ».

Article publié par quotidien « Le Monde » le 08/02/2013. « Avec ses offres low-cost, « FREE » a fait plus que dynamiser le marché, il l’a dynamité », ou encore « En 2012, l’opérateur a connu une année d’expansion exceptionnelle, avec 4,5 millions de clients supplémentaires. ».

Article publié par le site « lesechos.fr », le 29/04/2014, qui renvoie à une étude réalisée par UFC-Que Choisir, « deux ans plus tard après le lancement de l´offre mobile Free, il n´y a pas de doutes sur les conséquences positives de l’arrivée du 4ème operateur ».
Communiqués de presse entre 2012 et 2018 relatifs au nombre d’abonnés mobiles (aux alentours de 13 millions en 2017 et 2018), aux offres de « FREE » à ses abonnés ou indiquant par exemple qu’en 2013 « FREE » était le deuxième opérateur en ce qui concerne la fourniture d’accès à internet et qu’en ce qui concerne le marché mobile, il y a eu une augmentation significative de la part de marché (de 4,6% en mars 2012 à 19% en mars 2018). Procès-verbaux de constats d’huissier des 23 et 24 avril 2015. Il est notamment indiqué que l’opposante offre des services de téléphonie, télévision, incluant des chaînes de TV, de la vidéo sur demande, des chaînes personnelles, la radio etc. Article publié sur le site « universfreebox.com » le 27/03/2013, extrait du guide des chaînes numériques de mars 2013 et liste des chaînes TV.

Mesures d’audience du site « www.free.fr » entre 2000 et 2018.

Relevés de campagnes publicitaires effectuées par l´organisme indépendant « Secodip-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence » (2008-2017) dont la source est « Kantar Media » de 1999 à 2017 d’une valeur totale de de 1 132 194 624 euros.

Sondage « UFC – Que Choisir », publié le 28/03/2018. Il y est indiqué que « FREE » est le deuxième acteur du marché s’agissant des fournisseurs d’accès à internet, avec 26%. Par ailleurs, en terme de satisfaction clients, l’opposante arrive en tête, avec 9 clients sur 10 satisfaits.

Etude comparative, « Capital », datée du 01/11/2017, dans un dossier intitulé « Les Meilleures Enseignes ». Il est indiqué que la box de « FREE » garde l’avantage sur ses concurrents.

Etude comparative « 60 millions de consommateurs », datée du 01/11/2016, s’agissant du palmarès des opérateurs de téléphonie mobile et internet. L’opposante arrive en tête du classement. Il est indiqué « La première place de « FREE » s’explique par un jugement favorable sur ses prestations, mais pas seulement. L’image de l’opérateur qui a révolutionné les offres tout en cassant les prix (dans l’internet fixe comme dans la téléphonie mobile) reste prégnante, même s’il vient d’augmenter le prix de ses box. Une partie des abonnés fait preuve d’un attachement réel, parfois presque sentimental, à l’opérateur ».

Classement « IFOP-Terre de Sienne », daté du 15/09/2016. « FREE » est classée comme la 19ème entreprise la plus utile et 22ème au classement de l’entreprise étant utile et ayant une bonne image.

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Classement « Forbes », publié en 2015. L’étude est en anglais, mais l’opposante fournit un extrait du site internet www.silicon.fr daté du 06/09/2015 (pièce 61) faisant référence à cette étude. Il est notamment indiqué, s’agissant des 100 entreprises les plus innovantes au monde :« La surprise Free. Petite surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49ème place. »
Sondage publié dans le magazine « Challenges » réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques le 29/01/2015, réalisé du 15 juillet au 29 août 2014 sur un panel de 5 500 personnes duquel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque « FREE » est en première position avec un capital sympathie unique du public.

Sondage « Taylor Nelson Sofres » de février 2014. Il est indiqué que « FREE » est connu, au moins de nom, par la quasi-totalité des individus de 15 ans et plus (96%).
Comparatif des fournisseurs d’accès à Internet – « UFC – Que Choisir », 20/11/2014. « FREE » est le mieux noté des fournisseurs d’accès à Internet. Il est notamment écrit : « En inventant le concept de box avec la fameuse Freebox et en lançant la première offre triple-play à moins de 30 € par mois, « FREE » a réussi à s’emparer, en une quinzaine d’années, de 20 % du marché de l’accès à Internet en France ».

Sondage « Ipsos 2014 » selon lequel « FREE » est classée dans les 10 marques françaises les plus innovantes, les marques qui créent ou lancent de nouvelles tendances, sont en avance sur leur temps, m’ont fait découvrir ce dont je ne pensais pas avoir besoin, sont un exemple pour les marques concurrentes, me servent de comparaison pour évaluer la concurrence et ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs.
Sondage « UFC – Que Choisir » du 16/07/2013 montrant que 94% des personnes interrogées sont globalement satisfaites de « FREE », 80% recommanderaient « FREE ».

Sondage « 01.Net », magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information publié le 13/06/2013 dans lequel il apparaît que « FREE » est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook.

Sondage « 60 millions de consommateurs » d’octobre 2012 dans lequel la marque « FREE » remporte un taux de 95% de satisfaction globale.

Article extrait du site internet www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012 et intitulé : « Apple et Free, les français leur sont fidèles plus qu’à toutes autres marques. »
Sondage « 60 millions de consommateurs » du 27/08/2012 sur l’offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012.

Sondage « UFC – Que Choisir » du 07/05/2012, « Free » est celui dont les français sont le plus satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits 13,8 % et qu’ils recommanderaient à leurs proches à 77,3%.

Sondage Capital-BVA-Leo Burnett du 01/07/2011, « FREE » est la marque préférée des français dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe.

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Etude de « 60 millions de consommateurs » montrant 93% de clients satisfaits. Il n’apparait pas de dates, mais l’opposante indique que l’étude est datée d’octobre 2007.

Etude « Benchmark Groupe » indiquant que suite à une étude opérée entre le 13/07/2005 et le 13/09/2005, 44% des personnes interrogées répondent que s’ils devaient changer d’opérateur, ils choisiraient en priorité « FREE ».

Sondages « Taylor Nelson Sofres », septembre 2000 et novembre 2004, « FREE » était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non et 88% des utilisateurs d’internet.

Rapport de l’OCDE publiée le 07/04/2006 distinguant l’offre triple Play de « FREE » comme ayant été la première et la plus complète pour un prix forfaitaires de 29,99 euros. Le document est en anglais, mais l’opposante fournit une traduction dans ses observations.

Articles de presse générale, par exemple, « Aujourd’hui en France », « Figaro », « Le Monde, « La Tribune, « Le Point », « Libération », « L’Expansion », « L’Express » et spécialisée « Que Choisir », « Univers Mac », « Le Journal du Net », « Capital », « Sciences & Vie Micro », « 01.Net », « ADSL Magazine, « Le Revenu », « Challenges Presence PC », de 2000 à 2012 sur « FREE » pour des services de téléphonie mobile, fixe, télévision, internet et équipements multimédias de télécommunication. De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet; récompensée par le « CISCO innovation award » en 2005.

Décisions des juridictions françaises sur la renommée de la marque « FREE » (Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2018, Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2016, Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juillet 2016, Cour d’appel de Paris, 16 octobre 2015, Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2014, Cour d’appel de Paris 14 mars 2014, Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2012, Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2010, Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2009, Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2008, Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2007, Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 novembre 2005, Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 février 2004).

Extraits de décisions de la division d’opposition et de la division d’annulation de l’EUIPO entre 2011 et 2013 sur la renommée de la marque « FREE ». L’opposante se réfère également à une série d’autres décisions des divisions d’opposition et d’annulation entre 2014 et 2019.

Il ressort clairement des preuves susmentionnées produites par l’opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public est notamment prouvée par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site et les dépenses de campagnes publicitaires. Non seulement, l’opposante a

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apporté de nombreuses données chiffrées mais les diverses références dans la presse au succès de la marque établissent également sans aucune équivoque que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour les services de télécommunication de la classe 38, ainsi que pour des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9. En revanche, rien ne permet d’indiquer que la marque est réputée pour le reste de produits et services pour lesquels la renommée était revendiquée.

b) Les signes
FREE FREEFORMERS
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

S’agissant du mot « FREE » qui constitue la marque antérieure, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de ce terme anglais comme signifiant « libre » ou « gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification (27/10/2010, T- 365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41). Les Chambres de recours ont récemment précisé que la partie du public pour qui ce mot n’a pas de signification est minoritaire (05/07/2017, R 298/2017 2, FREEVOLT / FREE et al.). Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que le mot « FREE » est largement utilisé, et pas uniquement parmi le public anglophone mais également parmi ceux qui possèdent un niveau d’anglais basique (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51). Il est vrai que la deuxième acception de ce terme anglais, à savoir le sens de « gratuit », est moins connue en France. La partie la plus significative du public associera ce terme avec le concept de « liberté », une autre, plus marginale, l’associera à la seconde acception de « gratuit » moins connue en France» et la partie restante du public ne le comprendra pas.

Pour une partie du public, ce terme peut avoir un caractère distinctif intrinsèque moins élevé que la moyenne, dans la mesure où il transmet l’idée de gratuité ou peut évoquer indirectement que les utilisateurs parviennent à être plus libres en utilisant les produits et services en question et, par conséquent indirectement peut être laudatif. Il conserve malgré tout un caractère distinctif intrinsèque suffisant, essentiellement parce que ce mot n’est pas français (et donc pas aussi commun pour le public pertinent et le concept qui lui est associé reste suffisamment abstrait et ouvert à l’interprétation.)

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Même lorsqu’un signe verbal est composé d’un seul élément, le public, en le percevant, le décomposera si les composants de cet élément suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le signe contesté est composé du seul terme « FREEFORMERS ». Selon l’opposante, le public percevra l’élément « Free » puisqu’il s’agit d’un mot anglais basique et associera l’élément « FORMERS » avec le mot anglais signifiant « formateurs » (ceux qui forment). L’opposante observe aussi que ce terme est très proche des mots français « former » ou « forme », qui appartiennent au même champ lexical. La division d’opposition partage l’opinion de l’opposante sur la perception qu’aura le public français du signe contesté. Ce terme a un caractère distinctif de degré moyen si ce n’est pour les produits et services de la demanderesse qui font référence de façon suffisamment directe à la formation, à savoir certains produits et services contestés, tels que les logiciels dans le domaine de la formation et du marketing numériques de la classe 9, les produits de l’imprimerie; livres; revues
[périodiques]; revues; publications imprimées de la classe 16 ou encore les services publication de documents dans le domaine de la formation; formation en informatique; services de formation dans le domaine informatique; formation en matière de logiciels et de codage; formation en matière de conception de systèmes logiciels et de programmes informatiques; fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans un but de formation, de loisirs et de divertissement; fourniture d’informations en matière d’actualités, de questions culturelles et académiques de la classe 41.

Il convient de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie d’une marque et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d’un signe influence en général grandement l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « FREE » qui constitue les quatre premières lettres de la marque contestée et l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent en raison de la présence de l’élément verbal « FORMERS » de la marque contestée qui est formé de sept lettres.
Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement reprise au début de la marque contestée, que l’élément commun « FREE » a un caractère distinctif moyen pour une partie du public et, pour une autre partie, légèrement inférieur à la moyenne, les signes sont considérés visuellement et phonétiquement similaires, bien qu’à un degré au- dessous de la moyenne en raison des sept lettres supplémentaires du signe contesté.

Sur le plan conceptuel, s’agissant de la partie du public pour laquelle le mot « free » est associé à une signification, les marques sont conceptuellement similaires à un degré moyen, dans la mesure où les signes coïncident dans le concept associé au terme commun « free », sachant par ailleurs que l’élément « formers » qui, bien qu’il différencie les signes, n’en modifie malgré tout pas la signification de l’élément commun.

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Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.

c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent un degré moyen de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes;

la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans le domaine des services de télécommunications de la classe 38 et des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 et les signes présentent certaines similitudes visuelles et phonétiques et, pour une partie du public, conceptuelles à un degré moyen, dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement l’élément « free ».
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:

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Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques,; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Apps mobiles [logiciels]; Logiciels dans le domaine de la formation et du marketing numériques; Outils de développement de logiciels; Logiciel pour le développement de sites Web; Logiciel utilisé comme interface de programmation d’applications (API) facilitant les services en ligne de réseautage social; Publications téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels graphiques pour ordinateurs; Appareils de communication; Téléphones; Appareils de communication; Appareils de communication de données; Cartes SIM; Pièces et accessoires pour les articles précités.

Classe 16: Produits de l’imprimerie; Photographies; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Clichés; Livres; Revues
[périodiques]; Revues; Publications imprimées.

Classe 28: Jeux, jouets; Cartes à jouer (listées à deux reprises).

Classe 35: Publicité; Services de publicité pour recrutement; Location d’espaces publicitaires; Publicité; Services publicitaires; Services de marketing; Conseils commerciaux dans le domaine du marketing numérique; Services de conseil et de consultation en affaires commerciales en matière de transformation numérique dans le domaine des affaires; Services de consultation, de conseil, de recherche et d’études en marketing; Services d’agences de marketing; Services de conseil et de consultation en matière de marketing numérique; Assistance en gestion à des fins promotionnelles; Services administratifs concernant le marketing; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Mise à disposition d’informations commerciales et de conseils commerciaux dans le domaine des médias sociaux; Services de réseautage d’affaires; Services de réseautage commercial en ligne; Location de machines et équipements de bureau; Services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises; Recueil de données dans un fichier central; Services de réseautage professionnel; Fourniture d’une base de données explorable en ligne proposant des offres d’emploi et de possibilités de carrière, et des informations professionnelles, commerciales et en matière d’emploi; Fourniture d’informations en matière de réseautage professionnel; Élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises; Services d’information, d’assistance et de conseils dans les domaines précités.

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 13 de 29
télécommunications à des programmes informatiques, à des informations et à des contenus en format audio, audiovisuel et interactif, ainsi que leur transmission et diffusion; Services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités.

Classe 42: Services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de conseils en technologie de l’information; Services de conseils en technologies des télécommunications; Services d’information en matière de technologie de l’information; Développement de nouvelles technologies pour des tiers; Services de support en matière de technologie de l’information; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Hébergement d’une communauté de sites Internet en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations, des photographies, du contenu audio et vidéo; Conception de logiciels, de bases de données et de sites web; Recherche en matière de logiciels; Recherche en matière de logiciels; Logiciels. Entretien; Hébergement de communautés virtuelles en ligne; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Hébergement d’un site interactif en ligne et de logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, la publication, la présentation, l’affichage, le repérage, le partage et la transmission de messages, commentaires, contenus multimédias, vidéos, films cinématographiques, films, photographies, contenu audio, animations, images, textes, informations, et autres contenus générés par l’utilisateur; Création, hébergement et maintenance de sites Internet; Hébergement d’applications informatiques pour des tiers; Location de matériel informatique; Location de logiciels; Location d’ordinateurs; Services de cafés internet; Services d’analyse de données techniques; Services informatiques d’analyse de données; Services d’information, d’assistance et de conseils dans les domaines précités.

Classe 45: Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services de réseautage et de rencontres sociales; Octroi de licences de logiciels et autres technologies; Concession de licences de technologies; Services de réseautage social en ligne; Services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités.

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 14 de 29
Les services de télécommunication de la classe 38 et les appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 de l’opposante qui sont renommés ont un lien évident avec certains des produits et services contestés. Les services et équipements de télécommunication sont ceux qui permettent aux gens de communiquer les uns avec les autres grâce à des moyens de communication à distance.

Produits contestés en classe 9
Les produits contestés de la classe 9 sont des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques ainsi que des contenus enregistrés, tels que des supports d’enregistrement ou des logiciels qui sont identiques ou qui présentent à tout le moins certaines similitudes avec les appareils et équipements de télécommunication renommés de la classe 9 de l’opposante.
Produits contestés en classe 16
Les produits de l’imprimerie divers en classe 16 sont disponibles en papier mais peuvent également l’être en ligne par le biais des services de télécommunication. Le public pourrait faire un amalgame entre les qualités associées à des moyens de télécommunication et à celles des contenus diffusés grâce à de tels moyens. Les produits de l’imprimerie sont clairement liés aux services de télécommunications de la marque antérieure. Il n’est pas contesté que, de nos jours, un même produit éditorial, tel qu’un magazine ou un livre, est publié et distribué sur papier et également sur disquettes, CD-Rom ou par tout autre moyen, comme Internet par exemple. De tels produits peuvent être offerts en combinant différents supports, par exemple des textes écrits sur papier, illustrés sur un disque et mis à jour par Internet. Il devient de plus en plus fréquent pour les sociétés d’éditions de promouvoir leurs produits par le biais d’Internet. D’autre part, les sociétés proposant en premier lieu des services de télécommunications offrent également des produits de l’imprimerie en même temps que leurs services, soit par elles-mêmes, soit en collaboration avec des sociétés d’édition. Ces produits et services sont par conséquent souvent complémentaires (voir en ce sens les affaires « FREE » entre les mêmes parties R 956/2013-2 du 16/06/2014, R1522/2012-2 du 02/10/2014 et R1632/2012-2 du 07/10/2014 citées précédemment).

En revanche pour les autres produits contestés en classe 16, à savoir machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); clichés, ce lien n’existe pas dans la mesure où il ne s’agit pas de produits de l’imprimerie pouvant également être publiés en ligne. Les machines à écrire et articles de bureau appartiennent à des domaines totalement différents et les clichés sont des phototypes négatifs servant au tirage des épreuves ou des planches métalliques en relief établies par moulage en vue de l’impression typographique. Ces produits n’ont pas non plus de lien suffisant dans la mesure où le public ne pensera pas qu’ils puissent être disponibles en ligne par le biais des services de télécommunication.

Produits contestés en classe 28

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 15 de 29
Les jeux et les jouets contestés qui incluent notamment des appareils de jeux vidéo ou des jouets électroniques sont dans certains cas clairement liés aux services et équipements de télécommunications renommés de la marque antérieure puisque, d’une part, les jeux vidéo sont de plus en plus proposés en ligne au moyen de la distribution numérique et, d’autre part, les services et équipements de télécommunication sont indispensables pour que ces produits puissent fonctionner. Enfin, les services de télécommunication offrent bien souvent leurs à leur client des services Internet qui peuvent inclure, entre autres, l’accès à des jeux haute définition.
Par contre, les cartes à jouer contestées et les équipements et services de télécommunications renommés de l’opposante n’ont pas de connexion suffisante pour que le public pertinent puisse établir le lien entre les signes en question. En effet, même s’il existe des services de jeux en ligne qui permettent de jouer aux cartes, il s’agit de services de divertissement offerts par des entreprises totalement distinctes aux fabricants de cartes à jouer de la classe 28. Le public pertinent en voyant un jeu de cartes à jouer n’établira pas le lien mental avec le secteur des télécommunications.

Services contestés en Classe 35
Les services contestés de la classe 35 ont une connexion certaine avec les services et équipements de télécommunication renommés de l’opposante puisqu’ils concernent principalement des services publicitaires, de marketing, de relations publiques ou d’intermédiation commerciale de la classe 35 et qu’il est habituel qu’une société de télécommunications offre de tels services à des tiers ou qu’elle assiste, conseille ou informe pour que les services et équipement de télécommunications offerts permettent et facilitent le réseautage social, commercial et professionnel en ligne ou l’accès à l’information et à diverses bases de données.
Services contestés en Classe 41
Par ailleurs, les services et équipements de télécommunication permettent l’accès à des bases de données qui peuvent être de nature commerciale et inclure des services de publication de livres ou d’autres publications en ligne de la classe 41 offerts par des tiers. De plus, certaines entreprises de télécommunications offrent à leurs clients des sites web comprenant la mise en page ou encore l’espace pour la publication de livres et de revues via internet. Contrairement à ce que considère la demanderesse, le public destinataire coïncide à tout le moins partiellement puisque, s’il est vrai que les services contestés s’adressent essentiellement à un public professionnel, il apparaît que les services de télécommunication de la classe 38 s’adressent au grand public mais également à une cliente professionnelle, telle que les entreprises commerciales, les entités financières ou encore les administrations publiques qui peuvent être des clients potentiels des services contestés. Par conséquent, les services contestés publication de documents dans le domaine de la formation; fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans un but de formation, de loisirs et de divertissement; services de partage de photographies et de partage de contenu vidéo; fourniture d’informations en matière d’actualités, de questions culturelles et académiques; services de publication électronique et en ligne; services

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 16 de 29
d’information, de conseil et d’assistance relatifs aux services précités de la classe 41 ont un lien avec les services et équipements de télécommunication réputés de l’opposante. De même, la plupart des grandes maisons d’édition investissent le marché du livre numérique. Dès lors, le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les services d’édition; micro-édition contestés.

Les services contestés divertissement; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement relèvent du domaine du divertissement qui était, il n’y a pas si longtemps, bien distinct du secteur des télécommunications. Toutefois, ces services convergent actuellement et il est difficile aujourd’hui de tracer une ligne de séparation entre eux. De nombreuses sociétés de télécommunications proposent à leurs clients toutes sortes de divertissements. De même les services de formation contestés, à savoir formation en informatique; services de formation dans le domaine informatique; formation en matière de logiciels et de codage; formation en matière de conception de systèmes logiciels et de programmes informatiques peuvent être offerts de façon parallèle aux services de télécommunication.

Il est également habituel qu’une entreprise de télécommunications donne en location des appareils de télécommunication tels que des téléphones, des décodeurs ou encore des modems. Le public ne se surprendra dès lors pas que des services tels que ceux de la demanderesse, à savoir location d’appareils de projection; location d’équipements audiovisuels puissent être avoir la même origine commerciale que les équipements et services de télécommunications renommés de l’opposante.
Services contestés en Classe 42
Depuis de nombreuses années déjà, il existe une relation étroite entre, d’une part, les équipements et services relatifs aux télécommunications des classes 9 et 38 et, d’autre part, les services offerts dans le domaine des technologies de l’information de la classe 42 de la demanderesse, essentiellement en raison du développement de ces technologies et de leur rôle grandissant en matière de transfert des données dans le domaine des télécommunications.

Services contestés en Classe 45
Il existe un lien évident en ce qui concerne les services de réseautage et de rencontres sociales; services de réseautage social en ligne; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités et les équipements et services de télécommunications renommés de l’opposante puisque ceux-ci puisqu’ils ont pour but commun de mettre à disposition des moyens virtuels pour relier des personnes physiques ou personnes morales entre elles.

Par contre, la connexion ne peut pas être établie en ce qui concerne les services de sécurité pour la protection des biens et des individus; octroi de licences de logiciels et autres technologies; concession de licences de technologies; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités. Les services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 17 de 29
aux services précités comprennent par exemple la surveillance des bâtiments, des services de gardes du corps, la protection contre l’espionnage industriel, la location de coffres-forts ou encore des conseils en matière de sécurité des entreprises, etc. Ces services sont rendus par des sociétés qui n’opèrent généralement que dans le domaine des télécommunications. De même, l’octroi de licences ne sera pas perçu comme une extension naturelle de l’activité renommée de l’opposante ou comme une activité connexe. Les secteurs d’activité sont si éloignés que le consommateur moyen n’imaginera pas que l’usage renommé de la marque de l’opposante se soit étendu aux services en question de la classe 45.
La division d’opposition considère que même si les consommateurs français destinataires des produits ou services concernés sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, certains desdits produits ou services sont si différents que la marque la plus récente ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans leur esprit. Il s’agit des produits et services contestés suivants :
Classe 16: Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Clichés.

Classe 28: Cartes à jouer (listées à deux reprises).

Classe 45: Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Octroi de licences de logiciels et autres technologies; Concession de licences de technologies; Services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la division d’opposition conclut qu’il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre ceux-ci en ce qui concerne les produits et services susvisés des classes 16, 28 et 45. Dès lors, pour ces derniers, l’opposition n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.

A l’opposé, la division d’opposition conclut que, si les consommateurs étaient confrontés au signe contesté, ils l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes pour le reste des produits et services contestés.
Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 18 de 29
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent:

la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure
la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

L’opposante considère que la renommée et l’image projetée par la marque antérieure en relation avec ses services de télécommunications vont être transférées par le public aux services des classes 35, 41 et 42 désignés par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation. Elle soutient également que le signe contesté est susceptible d’entraîner un ternissement de l’image positive construite par l’opposante en relation avec la marque antérieure, et pourrait diluer son caractère distinctif. Selon l’opposante, le public français attribuerait aux équipements et services de télécommunication désignés par la marque antérieure notamment une image de qualité supérieure, d’innovation et de prix abordable. Cette image favorable et les caractéristiques positives projetées par les marques antérieures seraient transposées aux produits et services concernés des classes 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 de la demanderesse. Il existerait un risque de transfert parasitaire des nombreux efforts (publicitaires, commerciaux, techniques, etc.) consentis par l’opposante vers la marque contestée.

En d’autres termes, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 19 de 29
Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposante fonde son moyen sur les éléments suivants:

- Même si les consommateurs français ne confondaient pas les signes en comparaison, ils seraient attirés par le signe dont l’enregistrement est sollicité et achèteraient les services contestés en raison de la grande similitude entre les marques (22/03/2007, T– 215/03, Vips, EU:T:2007:93).

- Il n’est pas nécessaire d’établir que l’avantage indu ait été obtenu.

- La marque antérieure possède une renommée exceptionnelle.

- La similarité entre les marques est importante et il existe un risque d’association.
- Les produits contestés sont identiques ou similaires de ceux de l’opposante.

La division d’opposition est d’avis que, dans le cas présent, en raison d’un investissement important dans la promotion et la publicité et tirant parti des valeurs positives de l’entreprise de l’opposante, celle-ci a effectivement créé au fil des années une image de marque innovante à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement (voir les nombreuses enquêtes d’opinion fournies par l’opposante). Le lien existant entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services concernés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché.

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne une partie des produits et services.

Autres types de risque de préjudice
L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou

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de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

e) Conclusion
Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’opposition est rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits et services suivants :
Classe 16: Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Clichés.

Classe 28: Cartes à jouer (listées à deux reprises).

Elle est par contre bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle était dirigée contre les autres produits et services.
Il y a lieu de noter que le résultat de l’examen du motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures françaises n° 1 734 391 « FREE » (marque verbale) et n°99 785 839
(marque figurative) ne pourrait différer puisque les preuves apportées par l’opposante sont les mêmes et la revendication de la réputation concerne les mêmes produits et services. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner ces droits antérieurs dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que partiellement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il sera procédé à l’examen de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE pour ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition n’est pas accueillie.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Décision sur l’opposition n° B 3 066 680 page: 21 de 29
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

(1) Marque française n°99 785 839
Classe 9 : Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs.

Classe 35 : Publicité.

Classe 38 : Services de courriers électroniques et de diffusion d’informations par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet; communications télématiques et téléphoniques; télécommunications.

Classe 42 : Location de temps d’accès à un centre serveur de base de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet.

(2) Marque française n° 1 734 391
Classe 38 : Service télématique, grand public; messagerie conviviale; service de stockage, de réception et de diffusion de messages.

(3) Marque française n° 3 679 804
Classe 9 : Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données; appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique; modems; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; logiciels; programmes informatiques; films vidéo; publications électroniques.

Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaires sur tout moyen de communication ou télécommunication; diffusion d’annonces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; courtage de contacts commerciaux; gestion de fichiers informatiques; services de revues de presse.

Classe 37 : Installation, entretien et réparation d’appareils et d’installations de télécommunication et de communication.

Classe 38 : Services de télécommunication, communication; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; communications par terminaux d’ordinateurs; communications radiophoniques; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique; radiotéléphonie mobile; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs; messagerie électronique; mise à disposition d’équipements et d’appareils de télécommunication; informations en matière de télécommunications; fourniture d’accès à des forums de discussion sur des réseaux de communication; fourniture d’accès à des bases de données;

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services de stockage et d’hébergement de données; diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen de communication; services de télévision.

Classe 41 : Divertissements; location de films; divertissements radiophoniques; divertissements télévisés; exploitation de publications électroniques; services d’imagerie numérique; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau de communication; publication de textes autres que publicitaires.

Classe 42 : Conception de logiciels; hébergement de sites informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication électronique; services d’information concernant l’actualité; fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communications électroniques; services d’assistance en matière de télécommunications, protection des biens.

Les produits et services contestés restants sont les suivants:

Classe 16: Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Clichés.

Classe 28: Cartes à jouer (listées à deux reprises).

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les produits et services de l’opposante sont essentiellement des appareils et équipements de télécommunication, des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias ainsi que des programmes informatiques et d’autres contenus enregistrés de la classe 9, des services de publicité, de promotion, d’intermédiation et d’information commerciale et de traitement de données de la classe 35, des services d’installation, entretien et réparation d’appareils et d’installations de télécommunication et de communication de la classe 37, des services de télécommunication de la classe 38, des services de divertissements et de publications de la classe 41, des services des technologies de l’information de la classe 42.
Ces produits et services antérieurs ne coïncident pas avec les produits et services contestés susmentionnés qui sont des articles de bureau et des clichés de la classe 16, des cartes à jouer de la classe 28, des services de sécurité et des services juridiques de la classe 45. Ces produits et services diffèrent en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur méthode d’utilisation. Ils ne coïncident pas non plus en ce qui concerne leur origine commercial et les canaux de distribution. De plus, ils ne sont pas complémentaires et n’entrent pas en concurrence. Il y lieu de préciser que les services d’assistance en matière de […] protection des biens de la

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marque antérieure française n° 3 679 804 en classe 42 sont également différents des services de sécurité pour la protection des biens et des individus contestés en classe 45. En effet, les premiers couvrent des services de protection des technologies de l’information, par exemple des services de protection contre les virus informatiques ou contre les accès non autorisés à des réseaux informatiques ou encore des services de protection de l’environnement alors que les services contestés de la classe 45 concernent essentiellement la sécurité des bâtiments et des personnes. Il s’agit donc de secteurs d’activités totalement différents. Par conséquent, les produits et services en question ne sont pas similaires.

b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services concernés sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

MARQUES NON ENREGISTRÉES OU AUTRES SIGNES UTILISÉS DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a également basé son opposition sur la dénomination sociale et le nom commercial « FREE » et le nom de domaine « free.fr », utilisés dans la vie des affaires en France.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;

(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après:

Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée;

Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet

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de l’opposition, notamment celui d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;

Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.

Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.

a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, cet usage doit démontrer que le signe concerné n’a pas seulement une portée locale.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 03/05/2018. En conséquence, il a été demandé à l’opposante de prouver que les signes sur lesquels elle fonde son opposition étaient utilisés dans la vie des affaires, à un autre niveau que le simple niveau local, en France avant

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cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires en relation avec les activités suivantes : Toutes prestations de services dans le domaine de la communication, des télécommunications, notamment en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et en tant que fournisseur d’accès à des réseaux de type internet et d’hébergement de contenus accessible par un moyen de communication électronique; toute activité se rapportant à l’étude, la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de réseaux de communication, de télécommunication et de vidéocommunications; l’établissement, la programmation, la diffusion, la commercialisation et le développement d’offres de service de communication audiovisuelle de toute nature notamment de toute chaine de télévision ou tout ensemble de chaînes de télévision ou encore de tout contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, transmis notamment en mode numérique ou analogique; de façon générale toute activité de service dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication, de la radiodiffusion et des télécommunications; toute activité publicitaire, de fourniture d’espaces et supports publicitaires et d’intermédiaire commercial, notamment par l’intermédiaire de tout moyen de communication et de télécommunication; la diffusion d’informations de toute nature, notamment par voie de publication électronique; toute activité dans les domaines culturels, de l’éducation, de la formation, des divertissements y compris les jeux et jeux d’argent; la conception, la mise à disposition, la maintenance et le commerce sous toutes ses formes de tous matériels, installations et marchandises, corporels ou incorporels, se rapportant aux domaines ci-dessus mentionnés.

Le 13/05/2019, l’opposante a présenté en plus des preuves listées ci- dessus dans la section « renommée de la marque antérieure », notamment les documents suivants :

Extrait de l’ouvrage « Le droit français des signes distinctifs, Paul Mathély, 1984 ».

Trois décisions de la Cour d’Appel de Paris et décisions d’autres tribunaux français de 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2018 reconnaissant les droits de l’opposante sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial « FREE ».

Extrait WHOIS de « ww.free.fr » et lettre de l’AFNIC datée du 20/09/2012 détaillant l’histoire du domaine www.free.fr.

Extraits et procès-verbaux de constat du site « free.fr » sur les équipements IT, sur des services de publications, des services de publicité, des services d’échanges de fichiers et d’hébergement, des services de chat.

Les documents présentés fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort des preuves soumises que les affaires menées par l’opposante sous les signes « FREE » et le nom de domaine « free.fr » dépassent la simple portée locale, comme cela peut être noté grâce notamment aux articles de presse, à la présence de l’opposante sur les réseaux sociaux,

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aux mesures d’audience ou encore aux sondages. L’opposante a fourni suffisamment de données concernant la connaissance de ces signes, la part de marchés, les dépenses publicitaires et même le nombre considérable de personnes qui visitent le site « free.fr ».

Partant, la division d’opposition conclut que les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, en France, s’agissant de toutes prestations de services dans le domaine de la communication, des télécommunications, notamment en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et en tant que fournisseur d’accès à des réseaux de type internet et d’hébergement de contenus accessible par un moyen de communication électronique; toute activité se rapportant à l’étude, la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de réseaux de communication, de télécommunication et de vidéocommunications; l’établissement, la programmation, la diffusion, la commercialisation et le développement d’offres de service de communication audiovisuelle de toute nature notamment de toute chaine de télévision ou tout ensemble de chaînes de télévision ou encore de tout contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, transmis notamment en mode numérique ou analogique; de façon générale toute activité de service dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication, de la radiodiffusion et des télécommunications; toute activité publicitaire, de fourniture d’espaces et supports publicitaires et d’intermédiaire commercial, notamment par l’intermédiaire de tout moyen de communication et de télécommunication; la diffusion d’informations de toute nature, notamment par voie de publication électronique; toute activité dans les domaines culturels, de l’éducation, de la formation, des divertissements y compris les jeux et jeux d’argent; la conception, la mise à disposition, la maintenance et le commerce sous toutes ses formes de tous matériels, installations et marchandises, corporels ou incorporels, se rapportant aux domaines ci-dessus mentionnés.

b) Le droit en vertu du droit applicable
La demanderesse se prévaut des dispositions de l’article L. 711-4 du Code français de Propriété intellectuelle qui dispose :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. ».

La demanderesse a déposé les éléments suivants :

Texte et références à l’article L.711-4 du code français de la propriété intellectuelle.

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Extrait du lexique de l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), qui est le registre officiel d’enregistrement des noms de domaine français, donnant une définition des noms de domaine.

Décisions de tribunaux français considérant qu’un nom de domaine antérieur est un signe distinctif empêchant l’enregistrement d’une marque, sur le fondement de l’article L.711-4 du code français de la propriété intellectuelle.

c) Droit de l’opposante vis-à-vis de la marque communautaire demandée
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, selon le droit français, l’opposabilité d’une raison sociale, d’un nom commercial ou d’un nom de domaine à l’enregistrement d’une marque postérieure est liée à l’existence d’un risque de confusion entre les signes.

Risque de confusion
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Les produits et services
L’opposition est dirigée à l’encontre des produits suivants de la marque contestée:

Classe 16: Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Clichés.

Classe 28: Cartes à jouer (listées à deux reprises).

Les signes antérieurs sont utilisés en relation avec toutes prestations de services dans le domaine de la communication, des télécommunications, notamment en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et en tant que fournisseur d’accès à des réseaux de type internet et d’hébergement de contenus accessible par un moyen de communication électronique; toute activité se rapportant à l’étude, la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de réseaux de communication, de télécommunication et de

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vidéocommunications; l’établissement, la programmation, la diffusion, la commercialisation et le développement d’offres de service de communication audiovisuelle de toute nature notamment de toute chaine de télévision ou tout ensemble de chaînes de télévision ou encore de tout contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, transmis notamment en mode numérique ou analogique; de façon générale toute activité de service dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication, de la radiodiffusion et des télécommunications; toute activité publicitaire, de fourniture d’espaces et supports publicitaires et d’intermédiaire commercial, notamment par l’intermédiaire de tout moyen de communication et de télécommunication; la diffusion d’informations de toute nature, notamment par voie de publication électronique; toute activité dans les domaines culturels, de l’éducation, de la formation, des divertissements y compris les jeux et jeux d’argent; la conception, la mise à disposition, la maintenance et le commerce sous toutes ses formes de tous matériels, installations et marchandises, corporels ou incorporels, se rapportant aux domaines ci-dessus mentionnés.

Dans la mesure où les services susvisés sont identiques à ceux qui ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes. Ces produits et services sont différents.

Comme indiqué plus haut, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition en ce qu’elle est basée sur l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

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La division d’opposition
Begoña URIARTE Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.