EUIPO, 21 janvier 2020, R 1776/2019‑5, Cementech

EUIPO 21 janvier 2020

Arguments

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Accepté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La cour a estimé qu'Armcon avait connaissance des droits antérieurs de Cemen Tech et a agi de mauvaise foi en déposant la marque sans autorisation.
Accepté
Frais de procédure
La cour a jugé que, conformément aux règles, la partie perdante doit supporter les frais de la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 21 janv. 2020, n° R1776/2019-5
Numéro(s) :	R1776/2019-5
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR, Article 60(2)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 janvier 2020
Dans l’affaire R 1776/2019-5
Armcon Limited ANN Street
Rougeâtre au Sud
Stockport, Cheshire SK5 7PP
Titulaire de la marque de l’Union Royaume-Uni européenne/requérante représentée par MARKS & CLERK LLP, 1 New York Street, Manchester M1 4HD (Royaume-Uni)
contre
Cemen Tech Inc. 1700 N. 14th St.

Indianola Iowa 50125
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par RUSSELL-COOKE LLP, 2 Putney Hill, Putney, London SW15 6AB (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 19 817 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 307 634)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/01/2020, R 1776/2019-5, Cessech

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 août 2003, Armcon Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CEMENTECH
pour la liste des produits suivants telle que limitée à la suite du renouvellement de la marque de l’Union européenne enregistrée le 10 mars 2013:
Classe 7 — Boîtes et distributeurs fixes et statiques pour béton.
2 La demande a été publiée le 5 juillet 2004 et la marque a été enregistrée le 7 février 2005.

3 Le 9 février 2018, Cemen Tech Inc. (ci-après la «demanderesse en annulation») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.

4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59 (1) (b) et aux articles 60 (2) (a) du RMUE.

5 Le 9 février 2018, la demanderesse en nullité a déposé les éléments de preuve suivants:

• Un témoignage signé par Connor James Deering, président de la demanderesse en nullité, daté du 8 février 2018;

• Pages 1 à 10 de la pièce jointe CD1: Des copies de la correspondance échangée entre la demanderesse en nullité et
Concrete Machinery Systems Ltd (CMS) datées de 1991 et une facture et une citation pour la vente de produits de la demanderesse en nullité au CMS;

• Pages 11 à 12 de la pièce jointe CD1: Des copies de correspondance entre la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne datant de 1996 dans lesquelles un accord de distribution potentiel a été discuté;

• Page 13 de la pièce CD1: Des copies de correspondance entre la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne du 8 mai 1997;
• Pages 14 à 18 de la pièce jointe CD1: L’accord standard de distribution mentionné dans la lettre susmentionnée du 8 mai 1997;

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• Pages 19 à 20 de la pièce jointe CD1: Correspondance entre la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne datée de 2000;
• Pages 21 à 26 de la pièce jointe CD1: Un accord formel de distribution à l’égard du titulaire de la marque de l’Union européenne visant à distribuer les produits de la demanderesse en nullité au Royaume-Uni, daté du 23 juin 2006 et signé par les deux parties;

6 Le 27 juillet 2018, le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:

• Annexe 1: Des copies de plusieurs brochures non datées et produites et distribuées par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne illustrant la nature des produits et des services associés proposés par la titulaire de la MUE sous les signes
et. ; Les brochures sont en anglais, français, espagnol et italien. Elles contiennent les signes «Armcon» et «CEMEN TECH»;

• Annexe 2: Une copie de la brochure de services de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui n’est pas datée, illustrant les activités de soutien offertes à la clientèle et portant le signe
;

• Annexe 3: Des copies de supports illustrant la façon dont la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise et fait la promotion de
ses produits et services sous le signe (dans diverses couleurs), notamment dans les brochures promotionnelles, les publicités, la couverture dans la presse, la participation à des salons professionnels, y compris la foire aux thonants commerciaux en 2005 et les fiches techniques distribuées aux clients;
• Annexe 4: Un courrier électronique et des observations de clients concernant Armcon cetech en tant que société ou en rapport avec des machines dans l’UE;

• Annexe 5: Des copies de factures émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’attention de clients dans toute l’Union européenne, montrant la vente de mélangeurs béton et leurs
pièces portant le signe ;

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• Annexe 6: Copies d’un ensemble d’articles promotionnels et de
manuels d’opérateurs portant les signes et
(et différentes couleurs, ou avec l’ajout du mot «Europe»);

• Annexe 7: Une copie de la charte du secteur pour l’exploitation de la plante mobile commandées par la Batched on Site Association
(BSA), qui a été élaborée en association avec la titulaire de la MUE au bas de laquelle apparaît, entre autres, le signe
;

• Annexe 8: Des exemples de publicités pour la vente de produits de la titulaire de marque de l’Union européenne sur le marché secondaire, qui font référence à Armcon/CEMENTECH, et dont elle prétend démontrer que le public associe la marque de l’Union européenne à la titulaire de la marque de l’Union européenne et à ses produits;
• Annexe 9: Un courrier électronique daté du 6 avril 2018, de Gary Ruble, de l’ancien président et du directeur général de la demanderesse en nullité, à Robert Armstrong de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne;
• Annexe 10: Une transcription d’un dépôt donné sous serment in Minnesota, des États-Unis le 23 juillet 2018 par Tom Palme, vice- présidente de la demanderesse en nullité entre 2003 et 2012.
7 Le 5 octobre 2018, la demanderesse en nullité a déposé les éléments de preuve suivants:

• Un second témoignage signé par Connor James Deering, président de la demanderesse, daté du 4 octobre 2018 et présentant les faits exposés comme les observations de la demanderesse en nullité;
• Pages 1 à 16 de la pièce jointe CD2: Une déclaration sous serment signée par M. Ruble;

• Pages 17 à 42 de la pièce jointe CD2: Une déclaration sous serment signée par M. Thomas Palme;
• Pages 43 à 49 de la pièce jointe CD2: Une déclaration sous serment signée par M. Larry Lepper, un employé de la demanderesse en nullité depuis 1981, directeur de la demanderesse en nullité et

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personne responsable de l’enregistrement du tableau des conseils des réunions du demandeur en nullité depuis 1988;
• Pages 50 à 51 de la pièce jointe CD2: Une déclaration sous serment signée par M. Mark Reinhart, directeur des ventes et du marketing depuis 2014 pour le compte de la demanderesse en nullité;

• Pages 52 à 53 de la pièce jointe CD2: Une déclaration sous serment signée par M. Brandon HESS, le directeur des ventes internationales de la demanderesse en nullité depuis février 2017.

8 Le 14 février 2019, le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:

• Annexe 11: Un témoignage de M. Bernard beard, directeur du CMS de 1989 à 2002, dans lequel la relation entre la demanderesse en nullité et le CMS est discutée;
• Annexe 12: Une copie d’une version de presse de 2017 de «Concrete Construction» annonçant la remise en cause de «Alka-tech» en
«Cementech Environmental»;

• Annexe 13: Un document d’origine inconnue qui décrit les caractéristiques conçues et mises en œuvre par le titulaire de la marque de l’Union européenne, y compris les équipements de distribution du poids, les équipements de sûreté et de sécurité, la recherche et le développement et l’ouverture des passerelles;
• Annexe 14: Exemples de courriels entre les parties qui ont établi leur relation professionnelle entre 2012 et 2017;
• Annexe 15: Un document d’origine inconnue dont les titulaires de la MUE font valoir des exemples de correspondance électronique entre les parties pour montrer que les négociations en cours se poursuivaient entre les parties avant la signature de l’accord de distribution en 2006; annexe 16: Une copie du rapport de recherche de l’UE établi par l’EUIPO et identifiant la marque de l’Union européenne no 3 307 634 de la titulaire de la marque de l’Union européenne;

• Annexe 17: Partie 1 de la proposition de contrat proposée et exécutée;
• Annexe 18: Une lettre de remerciement et une appréciation de Thomas Palme après sa visite au Royaume-Uni.

9 Par décision du 11 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli dans son intégralité la demande en nullité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:

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La titulaire de la marque de l’Union européenne a vendu les produits de la demanderesse en nullité depuis les années 1990. Même si des doutes existent sur le moment où l’accord de distribution a été signé, les deux parties s’accordent sur le fait qu’elles exerçaient leurs activités auparavant; Les deux parties conviennent également que la titulaire de la marque de l’Union européenne était le distributeur exclusif des produits de la demanderesse au
Royaume-Uni et que la demanderesse en nullité avait insisté sur le fait que son signe était utilisé sur les produits.
Appréciation de la mauvaise foi
La demanderesse en nullité a présenté des preuves afin de démontrer qu’elle avait précédemment participé à une autre société au Royaume-Uni, à savoir en 1991, CMS en et qu’à cette époque, elle vendait déjà des produits sous le signe CEMEN TECH depuis les États-Unis et qu’elle cherchait ainsi un distributeur au Royaume-Uni.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’elle exerçait ses activités sous le signe contesté au ou avant cette date. Même si, dans ses observations finales, elle a produit une déclaration sous serment d’un salarié de CMS, qui a déclaré qu’il existait un accord entre la demanderesse en nullité et le CMS, mais que CMS n’a pas fait de la publicité de sa marque et qu’elle n’a réalisé aucune vente et 18 mois plus tard, il a été mis fin au contrat. Les éléments de preuve montrent que la demanderesse en annulation s’est trouvée dans une affaire et s’est engagée à entrer sur le marché au Royaume-Uni au début des années 1990.
La division d’annulation observe que les deux parties s’accordent sur le fait qu’elles exercent leurs activités conjointement avant la signature de l’accord de distribution et avant le dépôt de la marque de l’Union européenne. Les deux parties sont d’accord avec le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a été l’unique distributeur de la demanderesse en nullité et était un distributeur exclusif au Royaume-Uni avant et après le dépôt de la marque de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne admet que Cemen Tech n’a jamais expressément consenti au dépôt de la marque de l’Union européenne, mais insiste sur le fait que la demanderesse en nullité n’était pas contre un tel engagement; La demanderesse en nullité l’en réfute. Un bon nombre des preuves présentées est vague et peu concluant; toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne a spécifiquement déclaré qu’il n’y avait pas de consentement exprès et que la demanderesse en nullité l’approuve.

La demanderesse en nullité a donc accepté l’absence de consentement de la demanderesse en nullité à l’enregistrement de la MUE. La question de savoir si la demanderesse en nullité avait connaissance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en 2015 lorsqu’elle a reçu le rapport de recherche de l’EUIPO ou, à un stade ultérieur, est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure, étant donné qu’au plus cinq ans, elle est passée

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de cette date jusqu’au dépôt de la présente demande en nullité et, ce faisant, qu’elle n’a pas toléré l’enregistrement.
Il ressort clairement des éléments de preuve qu’il existe des relations contractuelles entre les parties, qu’elles soient inscrites dans un contrat ou réalisées selon un accord informel, que les parties les collaborent et qu’il existe dès lors une obligation de confiance qui existe entre elles.

La demanderesse en nullité a démontré qu’elle utilisait le signe CEMEN TECH depuis au moins 1991 et qu’elle était due à la titulaire de la marque de l’Union européenne qui vend les produits de la demanderesse au Royaume- Uni comme distributeur et que la demanderesse en nullité était tenue d’utiliser ce signe, à lui seul ou avec l’ajout du signe d’Armcon de la titulaire de la MUE.
Le contact entre les parties a débuté en 1996. À partir du moins au moins au début des années 2000, les parties l’ont fait en même temps, ce qui était avant le dépôt de la marque de l’UE en 2003. Cependant, il ressort clairement des preuves que la titulaire de la MUE avait connaissance des droits de la demanderesse en nullité concernant le signe antérieur CEMEN TECH avant le dépôt. Le contrat de distribution et les lettres reflètent le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était qu’un distributeur de la demanderesse en nullité.
L’accord est muet sur les droits de propriété intellectuelle. Il n’y avait manifestement pas de transfert de droits à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Toutefois, le contrat ne concernait pas la vente de la marque, mais uniquement le contrat permettant à la titulaire de la marque de l’Union européenne de distribuer et de vendre les produits de la demanderesse en nullité; dès lors, il est logique qu’aucun transfert des droits de propriété intellectuelle ne puisse être établi sans y être spécifiquement mentionné. En outre, la clause insistant sur le consentement écrit préalable de l’utilisation du logo CEMEN TECH sur la publicité et d’autres documents indique clairement que la demanderesse en annulation a maintenu le contrôle du signe.
Même en laissant le côté de l’accord de distribution indépendamment, comme il a été officiellement signé après le dépôt de la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve démontrent que la demanderesse en nullité est titulaire d’un droit antérieur au signe CEMEN TECH et la titulaire de la marque de l’Union européenne admet avoir connaissance de ce signe, ce qui constitue à peine du doute puisqu’il s’agit du distributeur britannique, qui vend des produits qui portaient le signe de la demanderesse en nullité, ainsi que de son propre signe; Ensuite, la titulaire de la marque de l’Union européenne, sans l’autorisation écrite ou orale expresse de la demanderesse, a déposé la marque de l’Union européenne en son nom propre.
La marque de l’Union européenne est enregistrée pour le signe CEMENTECH; Le signe antérieur appartenant à la demanderesse en nullité est CEMEN TECH. Les deux signes sont composés de neuf lettres

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identiques, dans le même ordre. La seule différence entre les signes réside dans le fait que, dans le signe antérieur, ces lettres sont écrites en deux mots avec une place au milieu tandis que la MUE omet l’espace et est représentée en un seul mot. Cependant, à tous les fins, les signes sont pratiquement identiques ou, aux pires très similaires, visuellement, et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Par conséquent, il existe, de toute évidence, à tout le moins une similitude entre les signes.

Les produits contestés sont des «mélangeurs et distributeurs de béton, mobiles et statiques», compris dans la classe 7, qui sont identiques aux produits pour lesquels la demanderesse en nullité a démontré qu’elle utilisait le signe.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque contestée le 12 août 2003, soit le 7 février 2005, La demanderesse en nullité a déposé son signe au sein de l’Office le 19 février 2015 et enregistré le 22 juin 2015.
Le 18 janvier 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Cela prouve que la titulaire de la marque de l’Union européenne tentait d’interdire à la demanderesse en nullité de protéger ses droits sur le signe dans l’Union européenne. À cet égard, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que l’accord de distribution indiquait que le titulaire de la marque de l’Union européenne possédait un droit exclusif de vendre les produits de la demanderesse en nullité au
Royaume-Uni et qu’il ne pouvait vendre ses produits ni à lui seul ni par l’intermédiaire d’autres parties sur ce territoire, et, de ce fait, il n’avait pas le droit de déposer une marque à cet égard.
Cependant, la demanderesse en nullité est la titulaire du signe antérieur et la titulaire de la MUE n’est que son distributeur au Royaume-Uni. Le droit d’enregistrer un signe incombe à la titulaire du signe et non au distributeur, sauf accord explicite à cet égard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demanderesse en nullité vend ses produits ou s’efforce de vendre ses produits dans l’UE à compter de 1991 et du moins depuis le début des années 2000. dès lors, il serait logique pour la demanderesse en nullité de protéger ses droits sur le signe en déposant une marque de l’Union européenne.

La titulaire de la marque de l’Union européenne a également affirmé qu’elle avait demandé à la demanderesse en nullité de protéger le signe à plusieurs reprises, mais que la demanderesse en nullité l’avait fait pour des raisons économiques et que, par conséquent, elle avait le droit de protéger le signe, dans lequel elle avait investi beaucoup de temps, d’argent et d’efforts. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne était un distributeur de la demanderesse en nullité et non la titulaire du signe; elle vend les produits de la demanderesse en nullité en tant que distributeur et ne commercialise pas ses propres produits et ne peut, dès lors, revendiquer le goodwill ou la renommée des ventes. En outre, les services supplémentaires de réparation et d’entretien, etc., que la titulaire de la marque de l’UE affirme

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avoir effectuée ont tous été fournis en rapport avec les produits commercialisés sous le signe de la demanderesse en nullité et ne peut pas créer un goodwill personnel pour le signe de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le fait que les consommateurs en Europe puissent associer le signe à la titulaire de la MUE n’entraîne pas le goodwill des produits de la demanderesse en nullité qui seraient transférés à la titulaire de la marque de l’Union européenne.

Les éléments de preuve ne démontrent pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne fabriquait, séparément, ses propres produits et les commercialise sous son propre signe, mais qu’elle distribuait simplement les produits de la demanderesse en nullité. Dès lors, elle n’avait pas le droit de revendiquer le signe antérieur en raison du retard de la demanderesse en nullité au dépôt d’une marque de l’Union européenne.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne vendait des produits portant le signe dans l’Union européenne depuis de nombreuses années ne lui donne pas un droit que le titulaire de la marque de l’Union européenne savait appartenir à la demanderesse en nullité. En effet, la demanderesse en nullité ne semblait pas totalement contre la possibilité du dépôt de la marque de l’Union européenne par la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais n’a pas donné son consentement à l’enregistrement, ce que la titulaire de la marque de l’UE admet lui-même. Cependant, la manière vague et conditionnelle dans laquelle cela a été affirmé ne saurait être considérée comme un accord implicite à cet égard. Par ailleurs, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait pas informé la demanderesse en nullité du dépôt de la marque de l’Union européenne suggère que la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle n’avait pas agi dans le sens d’une bonne conscience. La titulaire de la marque de l’Union européenne se fonde sur les articles 13 et 21 du RMUE.

Toutefois, afin de permettre à ces articles d’appliquer le titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne le dépôt de la marque de l’Union européenne ainsi que des éléments de preuve fournis et des observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce dernier n’a pas démontré que cette dernière avait une justification valable, telle que l’autorisation du titulaire, aux fins du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. En fait, les parties collaborent toujours lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque avant de signer un accord de distribution, alors que la demanderesse en nullité n’avait pas connaissance des actions menées par la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne le dépôt de la marque; Il existait un droit de fiducie clair entre les parties lors du dépôt et, par conséquent, que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas été justifiée dans le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
De plus, le fait que la titulaire de la MUE a ensuite essayé d’annuler la MUE de la demanderesse en nullité pour le signe CEMEN TECH montre que sa

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stratégie visant le dépôt de la MUE empêchait la demanderesse en nullité d’entrer sur le marché. L’accord de distribution comporte une clause de résiliation, qui signifierait que la demanderesse en nullité pouvait conclure le contrat de distribution à tout moment et commencer ses activités dans l’Union de son propre chef. Cependant, en déposant la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne a effectivement créé un obstacle pour la demanderesse en nullité, qui entre sur le marché et protégeant son propre signe.

Dès lors, la division d’annulation considère que, lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déposé la marque de l’Union européenne contestée, elle avait connaissance des droits antérieurs de la demanderesse en nullité sur le signe en raison de la relation commerciale existant entre les parties, pour un signe presque identique et pour des produits identiques, et que cette dernière a utilisé la marque de l’UE contestée pour empêcher la demanderesse en nullité d’entrer sur le marché; Par conséquent, la division d’annulation estime que la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque de l’Union européenne contestée de mauvaise foi.
Conclusion
Dès lors, la demande de mauvaise foi est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande était également fondée sur l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, au motif qu’il avait droit au nom au Royaume-Uni. Toutefois, étant donné que la demande a été accueillie dans son intégralité au motif de la mauvaise foi, la division d’annulation n’a pas examiné la demande au regard de ce motif dans la mesure où ledit examen n’affecterait pas l’issue de la présente décision.

10 Le 9 août 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 octobre 2019.

11 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 décembre 2019, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours par la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit:

La titulaire de la MUE soutient qu’elle a déposé sa demande de bonne foi pour la marque CEMENTECH. Les éléments de preuve produits devant la division d’annulation démontrent que les parties entretenaient une relation commerciale dans le cadre de laquelle la titulaire de la MUE était le seul distributeur de la demanderesse en nullité au Royaume-Uni.

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Au moment de la demande de marque, la nature de la relation commerciale entre les parties n’était pas codifiée dans un document d’accord formel. La relation existait depuis une période d’environ huit ans, et pendant cette période, le titulaire de la marque de l’Union européenne a acquis de manière autonome un goodwill et une renommée dans son activité, telle que représentée par le signe CEMENTECH.

L’acquisition indépendante de goodwill au titre du signe CEMENTECH a été développée avec la connaissance de la demanderesse en nullité et était fondée sur les travaux supplémentaires de conception et d’assemblage de la titulaire de la MUE pour modifier les produits et développer une gamme de produits et services accessoires.

Pour conclure à la mauvaise foi, la division d’annulation n’a pas dûment tenu compte de l’importance de l’investissement versé dans la marque par la titulaire de la marque de l’Union européenne et du goodwill et de la renommée acquise par la titulaire de la marque de l’Union européenne avant la date de dépôt de la demande. Il s’agit là d’un facteur qui devrait être pris en considération dans l’appréciation globale du fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne agissait ou non pas de bonne foi ou du fait qu’elle a agi de mauvaise foi.

Dans l’ensemble, les éléments de preuve produits par les parties indiquent que la demanderesse en nullité n’avait pas généré de goodwill ni aucune renommée dans la marque CEMEN TECH au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne avant la demande de marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

La proactivité de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le développement et la promotion des produits contraste fortement avec l’indifférence de la demanderesse en nullité et est notable parce qu’elle démontre que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas un simple distributeur des produits de la demanderesse en nullité; la titulaire de la marque de l’Union européenne, avec la connaissance de la demanderesse en nullité, a au contraire coûté considérable en termes d’investissement pour développer sa propre gamme de produits et services sous le signe.

La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas usurpé le signe de la demanderesse en nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait investi massivement dans un signe qui, auparavant, ne jouissait pas d’un goodwill dans l’UE et l’avait fait dans le cadre de sa relation commerciale entretenue avec la demanderesse en nullité. La titulaire de la marque de l’Union européenne a soulevé la question de l’absence de protection de la marque avec la demanderesse en nullité, mais la demanderesse en nullité a choisi de ne pas donner suite à l’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle la renommée et le goodwill considérables qu’elle avait développés dans le signe ne sont pas protégés dans l’Union européenne. La demanderesse en nullité était naturellement habilitée à prendre cette position, mais sa décision doit être

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jugée dans ce contexte, et les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne démontrent que la demanderesse en nullité avait connaissance et qu’elle avait connaissance, pour le compte de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de l’enregistrement sans la contribution de la demanderesse en nullité.

Le titulaire de la marque de l’Union européenne avance qu’il y a lieu de présumer qu’elle a agi de bonne foi en cherchant à protéger le goodwill et la renommée accumulés dans le signe, et qu’il y a lieu de confirmer que la demanderesse en nullité avait connaissance des investissements réalisés par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le signe, ainsi que de la connaissance par la demanderesse en nullité des préoccupations de la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne l’absence de protection enregistrée, et du fait que la demanderesse en nullité n’avait pas répondu à ces préoccupations dans le cadre de ses relations commerciales.

Vu l’absence de goodwill et de renommée générés dans le signe par la demanderesse en nullité au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne avant le début de leur relation commerciale, on ne saurait affirmer que la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait acquis une «profiter parasitaire» de la marque de la demanderesse en nullité. Il n’y avait pas «parasité» car la demanderesse en nullité n’avait généré aucune valeur dans la marque dans l’Union européenne et c’est la titulaire de la marque de l’Union européenne qui a investi massivement dans la marque.

Connaissances et consentement
La division d’annulation a estimé que les éléments de preuve portant sur le consentement exprès à la demande de marque de la titulaire de la MUE doivent être démontrés afin de démontrer qu’il a agi de bonne foi; cependant, l’Office n’a pas apporté la signification et le contenu des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne et n’a pas examiné la nature trompeuse et contradictoire des éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation.

Il ne saurait être reproché aux parties de leur incapacité à documenter de façon non équivoque leur compréhension dès lors qu’elles émanaient de la demande d’enregistrement de la marque de la titulaire de la MUE. Étant donné qu’il n’existe pas de preuve documentaire claire, c’est sur la division d’annulation qu’il incombe de tenir compte de la nature plus vaste du rapport commercial entre les parties et de tenir compte de la manière dont la demande de marque a été déposée dans un contexte particulier.

La constatation d’une obligation fiduciaire de confiance découlant de la relation commerciale entre les parties, qui incombe à la division d’annulation, n’apportait pas à la titulaire de la marque de l’Union européenne la possibilité d’obtenir le consentement exprès de la demanderesse en nullité. L’Office affirme qu’en raison de la nature de ses propres relations individuelles, il existait un dialogue et une compréhension

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que la titulaire de la marque de l’Union européenne continuait d’enregistrer le signe dans l’Union européenne, ce qui a eu lieu et qu’il a été effectué de bonne foi à l’époque.

Le titulaire de la MUE reconnaît toutefois qu’aux fins de prouver que la demande d’enregistrement était poursuivie de bonne foi, il aurait certainement été préférable que les parties se soient menées de manière plus claire et moins ambiguë. Si la manière dont les parties se sont traduites pour elles par des motifs de clarté et de documentation n’équivaut pas automatiquement à la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. La présomption selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de bonne foi doit rester, et c’est à la demanderesse en nullité qu’il incombe de prouver que le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi.

La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que sa demande d’enregistrement du signe ne reflète pas clairement une intention malhonnête dans la mesure où son comportement ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; et souligne que la norme objective en référence à laquelle ses actions peuvent être évaluées est constituée des éléments de preuve présentés par les parties à propos du comportement et de la pratique de leur propre relation commerciale.

La question de la connaissance, par le demandeur en nullité, de l’application faite par la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande est au cœur de la question. Cette question réduit l’essence de l’obligation de fiducie entre les parties et l’existence d’une intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne. Si la demanderesse en annulation et le titulaire de la marque de l’Union européenne avaient examiné la question de la demande et que la demanderesse en nullité ne s’opposait pas à ce qu’il soit présenté dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne eu égard au manque de protection des marques à l’époque, il y a lieu de présumer que le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de bonne foi lorsqu’il fait cette demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne maintient qu’il était justifié par une action unilatérale en vue de protéger la valeur du goodwill qu’elle avait généré de manière indépendante dans le signe.

Le fait qu’il n’existe aucune trace du consentement exprès de la demanderesse en nullité ne reflète pas clairement une intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne; elle reflète simplement la façon dont les parties se sont fait suivre. La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que les éléments de preuve de la demanderesse en annulation concernant la question de sa connaissance ou de son consentement à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont, sinon faux, trompeurs. par conséquent, la version des événements de la titulaire de la marque de l’Union européenne devrait être maintenue, de sorte que la demanderesse en nullité n’a pas infirmé la

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présomption de bonne foi de sa part en faveur de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

Lors de la vérification de la relation commerciale entre les parties et de la question de savoir si la demanderesse en nullité avait connaissance de la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en considération les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité dans le cadre d’un «contrôle serré sur le signe»; La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’il y a bien peu de preuves démontrant que la demanderesse en nullité a appliqué un contrôle strict sur le signe, et que ses protestations ultérieures, au contraire, sont rétrospectives qu’elles ne sont pas convaincantes.

La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve selon lesquels, à tout moment, elle avait conservé un contrôle strict sur l’utilisation du signe par la titulaire de la marque de l’Union européenne et avait placé les limites strictes de ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne pouvait faire, et ce qu’elle n’était pas autorisée à faire.

En ce qui concerne la déclaration de M. Connor Deering, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la langue de la lettre n’étaye nullement l’allégation selon laquelle la demanderesse en nullité affirmait que le mode d’utilisation du signe était contrôlé par la demanderesse en nullité. Le fait que les produits en question ne puissent être remarqués et doivent toujours porter le signe «Cemen Tech» ne semble pas être une tentative de «contrôler l’utilisation du nom» dans un sens général ou dans le sens de qui doit demander la protection de la marque dans l’UE. Ni la lettre, ni aucun des contrats (projets ou signés) ne mentionnent spécifiquement quelle partie aurait le droit d’obtenir une protection de la marque au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne.

De même, la description faite par M. Deering des projets de distribution proposés est trompeuse.

La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que le langage réel des accords proposés n’a ni véhiculé ni tenté de limiter les droits de propriété intellectuelle. Mais doit être interprétée simplement comme exigeant que le matériel de marketing en cause soit soumis à l’approbation du demandeur en nullité avant utilisation. La demanderesse en nullité observe que le point 15 de la déclaration sous serment de M. Thomas Palme semble confirmer son objectif limité.

Sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, la titulaire de la marque de l’Union européenne maintient que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité n’étayent pas l’argument selon lequel celle-ci avait placé des limites sur ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne était autorisée à effectuer avec le signe en cause. Au contraire, la demanderesse en nullité a voulu s’assurer que le signe restait sur les produits, de manière à ce que le signe ait généré le goodwill au Royaume- Uni. La titulaire de la MUE soutient que sa demande d’enregistrement doit

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être considérée comme parfaitement cohérente avec cet objectif et qu’elle est tout à fait juste et légitime pour poursuivre cet objectif au vu de son investissement dans le signe au Royaume-Uni, et ce d’autant plus qu’elle fait comprendre qu’elle l’a fait à la connaissance et au consentement de la demanderesse en nullité.

De même, s’agissant de l’appréciation globale des éléments de preuve, la titulaire de la marque de l’Union européenne réaffirme que la demanderesse en nullité pourrait très facilement inclure dans n’importe quel accord standard une clause spécifiquement destinée à traiter et limiter les droits de marque détenus par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Si ces restrictions sont prévues d’un commun accord, et le fait qu’elles n’ont pas été utilisées par le demandeur en nullité indique qu’il n’y avait pas l’intention de faire appliquer de telles contraintes. Les deux parties ont bien pu être plus claires sur la nature de leurs droits et responsabilités respectifs, mais la titulaire de la marque de l’Union européenne souligne que le manque de clarté ne saurait déduire une quelconque violation de ses droits ni aucune honnêteté au sujet de ses intentions lors du dépôt de la marque.

En effet, la titulaire de la marque de l’Union européenne souligne que les éléments de preuve produits indiquent clairement que la demanderesse en annulation avait accepté de céder ses droits à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Dans la convention proposée et le contrat exécuté, il y a lieu de reconnaître que:

• Il s’agit du distributeur CEMEN TECHH de son seul distributeur et de son distributeur exclusif, qui lui octroie des droits de vendre et de solliciter des commandes pour les produits fabriqués par CEMEN
TECH en provenance de ces personnes ayant leur domicile professionnel ou leur lieu de résidence sur le territoire.

• CMEN TECH convient qu’elle ne vend pas directement sur le Territoire, que ce soit en propre ou par le biais d’un tiers ou d’un agent.

La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient, qu’à l’encontre du toile de la relation commerciale dont les parties entretiennent, la demanderesse en nullité avait manifestement accepté d’accorder à l’exclusivité de la titulaire de la marque de l’Union européenne une exclusivité sur le signe au Royaume-Uni et dans l’Union européenne; en tant que telle, il n’y aurait aucune raison d’attente ou de manière manifeste à la demanderesse en annulation de déposer un dossier de protection de marque sur ces territoires. La titulaire de la marque de l’Union européenne ayant investi fortement dans le signe dans le signe de l’Union européenne, et compte tenu de l’intention manifeste de la demanderesse en nullité de prétendre que la titulaire de la marque de l’Union européenne devrait jouir de droits exclusifs pour être titulaire du signe dans l’Union européenne, il peut n’y avoir aucune intention malhonnête de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne en cherchant à cristallise la protection du signe par l’enregistrement d’une marque.

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À la lumière des éléments de preuve dont la demanderesse en nullité ne visait pas «un contrôle étroit de l’utilisation du signe par la titulaire de la MUE» et que la demanderesse en nullité avait en fait cédé ses droits sur le signe à la titulaire de la MUE, il y avait lieu de prendre en considération les preuves relatives à la connaissance et au consentement de la demanderesse en nullité, au moment de la demande de marque.

La demanderesse en nullité a formulé deux griefs à cet égard:

• qu’elle n’avait pas connaissance de l’application de la titulaire de la marque de l’Union européenne,
• elle en avait connaissance et aurait refusé de l’autoriser si le titulaire de la marque de l’Union européenne l’avait demandé.

Étant donné qu’il n’existait pas de relation contractuelle formelle entre les parties, la relation commerciale entre les parties doit être interprétée au moyen des éléments de preuve produits dans cette procédure; De surcroît, la relation pourrait avoir été placée sur une base contractuelle plus solide, mais la question à trancher consiste à déterminer s’il y avait une intention malhonnête manifeste de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt de la demande.

La titulaire de la MUE soutient que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne suffisent pas pour prouver qu’il existait d’autres éléments qu’une compréhension entre les parties au moment de déposer la demande, que la demanderesse en nullité avait connaissance, et qu’elle n’en est d’aucune façon en désaccord avec le titulaire de la marque de l’Union européenne, en ce qui concerne la protection de l’investissement qu’elle avait réalisé dans le signe.

Les preuves de M. Gary Ruble et de M. Thomas Palme sont d’une importance capitale, dans la mesure où elles constituent la preuve de deux des cadres les plus expérimentés de l’équipe exécutive de la demanderesse en nullité pour ce qui s’est passé au moment du dépôt de la demande;

Il convient de rappeler intégralement la teneur de la communication par courrier électronique de M. Gary Ruble du 6 avril 2018 à la titulaire de la marque de l’Union européenne de la question de savoir si la demanderesse en nullité avait connaissance ou a donné son accord à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

La titulaire de la MUE fait valoir que la langue utilisée par M. Ruble, peintures une image positive de son souvenir de la relation entre les parties au moment de la demande, et bien qu’elle ne confirme pas l’existence des particularités des discussions qui ont eu lieu, il suffit de prouver que la demande de protection de la marque présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne était susceptible d’avoir été discutée avec la demanderesse en annulation, et qu’elle n’aurait d’ailleurs pas été en mesure de contester une demande. Tout bien considéré, le courriel de M. Gary Ruble

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ne permet pas de conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi avec malhonnêteté, ni qu’elle a agi contre les principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale entre les parties. En outre, le fait que la demanderesse en nullité ait écarté la protection de sa marque renforce le revendication de la titulaire de la marque de l’Union européenne de ce fait de manière unilatérale afin de préserver l’investissement dans le signe.

La déclaration sous serment de M. Gary Rubre ne conteste guère la véracité de rien, dans son courriel antérieur. Le courriel de M. Ruble n’est entaché d’aucune considération procédurale ultérieure liée à cette action et devrait être considéré comme une véritable réflexion sur la situation telle qu’il la rappelle.

La titulaire de la MUE note que le dépôt de M. Thomas Palme donne également une image claire de la coopération et de la confiance entre les parties à l’époque où la titulaire de la MUE a déposé sa demande. Le dépôt de M. Thomas Palme clarifie à nouveau le fait que, à l’époque, la demande d’enregistrement du signe de la titulaire de la marque de l’UE avait été considérée comme juste et raisonnable. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de tout élément de preuve démontrant que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas soulevé la question de sa demande directement auprès de la demanderesse en nullité, il y a lieu de présumer que le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de bonne foi.

Le courriel de M. Gary Ruble et le fait que M. Thomas Palme confirment qu’au moment de la demande, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’aurait pas agi de manière malhonnête, M. Ruble et M. Palme confirment que la demanderesse en nullité a reconnu le besoin de protection du signe au Royaume-Uni et dans l’UE, d’autant plus qu’ils ne prennent certes aucune mesure pour protéger eux-mêmes.

Il n’est pas surprenant que ces deux cadres supérieurs ne se souviennent pas de détails complets à ce stade, plusieurs années après l’événement, mais il est frappant que ces dirigeants rappellent bel et bien la légitimité de l’allégation de la titulaire de la marque de l’Union européenne et la légitimité de son droit de déposer une demande de protection de marque au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. On ne saurait affirmer que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a agi de manière malhonnête en rendant la demande malgré l’absence de consentement exprès documenté.

Les tentatives ultérieures de la demanderesse en nullité pour «clarifier» le courriel de M. Gary Ruble et la déposition de M. Thomas Palme, au moyen de déclarations sous serment, ne présentent pas de preuves supplémentaires à l’appui de la conclusion selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi avec malhonnêteté. Au contraire, les déclarations sous serment ont présenté à la demanderesse en nullité l’occasion de répondre expressément à l’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union

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européenne selon laquelle elle aurait informé la demanderesse en nullité de sa demande de marque, mais aucune déclaration sous serment, à ce titre.

Le fait même que la titulaire de la MUE se souvienne qu’un dialogue soit établi avec la demanderesse en nullité au sujet de son intention de faire une demande et a apporté des preuves de nature positive dans le cadre de cette procédure devrait être mis en balance avec le fait que ni M. Ruble ni M. Palme ne contestent expressément le fait qu’un dialogue soit établi. Compte tenu de la présomption de bonne foi en faveur de la titulaire de la marque de l’Union européenne, et compte tenu de l’attestation de M. Rubre et de M. Palme quant à la légitimité de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’enregistrement du signe, il devrait être fait droit à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle avait connaissance de leurs connaissances et de toutes les circonstances de bonne foi. Si la demande a été faite à connaissance de M. Rubre et de M. Palme, et il n’existe aucun élément de preuve selon lequel la demanderesse en nullité a proinvesti contre l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne de demander l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, le consentement de la demanderesse en nullité sur les éléments de preuve doit être sous-entendu en l’absence de preuves contraires justificatives contraires.

La titulaire de la marque de l’Union européenne avanquerait également: les éléments de preuve présentés dans la déclaration sous serment de M. Larry Lepper n’apportent aucun élément à l’appui de l’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, selon laquelle sa demande de marque a été déposée de bonne foi, ainsi qu’avec la connaissance et le consentement implicite d’au moins deux cadres supérieurs de la demanderesse en nullité.

La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que lorsqu’elle considère toutes les circonstances dans le cycle, la déclaration sous serment de M. Lepper doit être considérée comme une spéculation, comme une déclaration sous serment et comme un élément non étayé. Dans sa déclaration sous serment, M. Lepper rappelle qu’une discussion spécifique a eu lieu lors d’une réunion du conseil afin de déterminer si «autoriser une autre société à s’enregistrer pour le nom de Cemen Tech: Cemen Tech name».

La titulaire de la marque de l’Union européenne s’interroge sur la question de savoir si la demanderesse en annulation aurait eu une pratique établie sur la question de savoir si une autre entreprise pourrait enregistrer une protection en tant que marque. S’il y avait une telle politique, elle aurait pu être attachée
à la déclaration sous serment.

En outre, il semble beaucoup plus probable que la question simplement n’ait jamais eu lieu avant. En effet, étant donné qu’il n’existe aucune preuve d’un quelconque chiffre d’affaires international antérieur à ceux de la titulaire de la marque de l’Union européenne au Royaume-Uni, il n’aurait certainement pas été tenu compte de la meilleure manière de protéger le signe de la demanderesse en nullité dans un pays étranger puisqu’il n’aurait tout simplement pas été demandé.

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La titulaire de la marque de l’Union européenne observe qu’en l’absence de preuves démontrant que la question avait effectivement été prise en considération, la déclaration sous serment de M. Lepper, qui décrit ce qui
«aurait été requis», apparaît spéculative et peu utile dans la détermination des faits.

La titulaire de la marque de l’Union européenne répète qu’elle n’a pas revendiqué qu’une discussion ait eu lieu lors d’une réunion du conseil d’administration de la demanderesse, ou que la chambre de recours a pris une quelconque mesure formelle autorisant le titulaire de la marque de l’Union européenne à procéder à une demande d’enregistrement. La titulaire de la marque de l’Union européenne prétend qu’elle avait le droit de le faire sur la base des circonstances globales et sur la base de discussions avec des membres individuels de l’équipe exécutive de la demanderesse en nullité, qui auraient eu autorité pour parler de cette question avec ou sans action formelle. La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que, même si des individus n’avaient pas l’autorité sur le point de discuter de cette question, toute discussion aurait suffi à exclure l’intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne de solliciter l’enregistrement d’une marque.

Demande stratégique et protection contre la demanderesse en nullité
La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient, que la division d’annulation a commis une erreur en concluant que la demande ultérieure de la titulaire de la marque de l’Union européenne visant à faire annuler l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse en nullité pour la société CEMEN TECH, indique que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déposé sa demande de marque sur le plan stratégique afin de bloquer de manière effective une entrave à la demanderesse en nullité et d’empêcher celle-ci d’entrer sur le marché et de protéger son propre signe.

La titulaire de la marque de l’Union européenne répète que la demanderesse en nullité n’a jamais réellement impliqué sur le marché d’une quelconque manière significative le marché; les éléments de preuve produits par les deux parties démontrent qu’avant le début de la relation commerciale de la demanderesse en nullité avec la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse en nullité n’avait pas elle-même démontré une présence au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne.

Les éléments de preuve produits prouvent qu’il s’agissait en réalité de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui a investi dans la marque au moyen de la publicité, de la modification de produits et du développement d’un large éventail de services auxiliaires. Cette activité de la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est soldée par la génération du goodwill et de la renommée de la marque.

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Il s’agissait d’une relation qui était clairement la force de la demanderesse en nullité, dans la mesure où il ressort clairement des éléments de preuve que la demanderesse en nullité se sentait entièrement à l’octroi d’une quelconque implication dans le signe dans l’Union, puisqu’il s’agit de contenus utilisés pour tirer profit des revenus commerciaux générés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui, du fait de la nature de sa propre relation commerciale particulière, s’est, de manière effective, laissé à ses dispositifs pour développer un marché pour les produits et les services accessoires.

Le titulaire de la marque de l’Union européenne maintient fermement que sa demande d’annulation de l’enregistrement CEMEN TECH du demandeur en nullité ne l’a pas fait d’une manière stratégique; il n’a certainement pas été fait pour constituer effectivement une entrave à la demanderesse en nullité, pas plus qu’il ne l’a empêché d’en empêcher l’entrée sur le marché.

La durée des événements est indicative en ce sens: le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne visant à invalider le signe CEMEN TECH de la demanderesse en nullité a été déposé le 18 janvier 2018, soit 3 ans après l’enregistrement de la marque de la demanderesse en nullité et 15 ans après l’enregistrement de la marque CEMENTECH de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient, en premier lieu, que sa demande visant à infirmer l’enregistrement de la demanderesse en nullité ne saurait avoir aucune incidence sur l’appréciation de la Division d’Annulation quant au fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait agi de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement de sa marque le 12 août 2003.

L’appréciation de la mauvaise foi doit être une prise en considération objective de l’ensemble des circonstances de la question au moment de la demande, et 15 ans avant la date de dépôt de la demande de la titulaire de la MUE visant à invalider l’enregistrement CEMEN TECH de la titulaire de la MUE.

La titulaire de la marque de l’Union européenne répète qu’au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque CEMENTECH en 2003, il n’existait certainement pas de considérations stratégiques en jeu, hormis l’appréciation évidente de la protection de la marque dont l’investissement était investi dans cette marque, ce qu’il fait avec la requérante qui avait, à l’époque, montré l’intention de demander une protection de la marque elle- même, n’avait pas l’intention de demander la protection de cette marque.

Deuxièmement, la titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que le passage d’horaires modifie effectivement des considérations stratégiques. Si la titulaire de la marque de l’Union européenne nie catégoriquement que tout plan stratégique visant à interdire la demanderesse en nullité du marché ait existé en 2003, ses considérations commerciales pourraient légitimement avoir changé après 15 années supplémentaires d’investissement et de

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développement indépendant du goodwill dans son entreprise au Royaume- Uni et dans l’UE, comme le montre le signe CEMENTECH.

Il s’ensuit que, en 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne peut être ou ne peut pas être considérée comme justifiée, dans le cadre du pragmatisme commercial, dans sa demande visant à invalider la marque de la demanderesse en nullité. Toutefois, la titulaire de la MUE fait valoir que la prise en considération de ses motifs dans la demande en nullité de l’enregistrement de la demanderesse en nullité en 2018 doit porter exclusivement sur cette décision, et cette seule décision, et certainement n’avoir aucun effet sur l’appréciation de la division d’annulation quant à la question de savoir si le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de bonne ou de mauvaise foi lors de son dépôt en 2003.

La titulaire de la marque de l’Union européenne observe que la demanderesse en nullité aurait pu demander invalider la marque de la titulaire de la MUE à tout moment depuis 2003. La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne que la demanderesse en nullité avait connaissance de l’enregistrement CEMENTECH de la titulaire de la marque de l’Union européenne au motif qu’elle en était expressément informée; à titre subsidiaire, la demanderesse en nullité aurait certainement pris connaissance de l’enregistrement, dans la mesure où les parties opèrent dans un secteur de niche, et la question aurait certainement été perceptible lors des visites effectuées par la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il convient également de noter que la demanderesse en annulation a, de nouveau, été informée de l’enregistrement lorsqu’elle a déposé sa propre demande de marque de l’Union européenne parce que l’EUIPO a cité la marque antérieure de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre du processus de demande. Si la demanderesse en nullité n’était pas satisfaite de l’enregistrement de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne, et si la demanderesse en nullité avait connaissance d’emblée de l’enregistrement, il s’avère qu’il était contenu qu’elle ne souhaitait pas intervenir, sans doute en reconnaissance de la légitimité de l’élaboration par le titulaire de la MUE du goodwill et des droits sur la marque par le biais d’un investissement.

La titulaire de la marque de l’Union européenne fait observer que la division d’annulation devrait en fait examiner l’image plus large. L’image plus large ressortant des éléments de preuve produits est celle qui, plutôt que la titulaire de la marque de l’Union européenne, cherchait à bloquer effectivement un obstacle pour la demanderesse en nullité lors du dépôt de sa demande en 2003, la demanderesse en nullité a cherché à constituer un obstacle à l’usage continu par la titulaire de la MUE de la marque, en tant qu’elle seule, en avoir sollicité et développé au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, lorsqu’elle a déposé sa demande d’enregistrement de la marque CEMEN TECH en 2015.

À cet égard, le titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie au volume considérable des éléments de preuve produits au cours de la présente

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procédure, qui prouvent que la demanderesse en nullité avait connaissance de l’investissement de la titulaire de la marque de l’Union européenne en termes de conception, de modification et de services accessoires supplémentaires; la demanderesse en nullité avait connaissance du succès des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, et la demanderesse en nullité avait connaissance de la renommée que la titulaire de la marque de l’UE avait développée dans la marque CEMENTECH.

La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’à la suite de cet investissement supplémentaire, et sans la demanderesse en nullité, la demanderesse en nullité a déjà fait preuve d’un quelconque intérêt pour l’enregistrement de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais elle est la demanderesse en annulation qui a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande au nom de cette société
CEMEN TECH en 2015. En 2015, la demanderesse en nullité a choisi de
«parasiter» sur le «goodwill» associé à la marque uniquement par la titulaire de la marque de l’Union européenne; en revanche, en 2003, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas acquis de «parasitaire» parce qu’il n’existait aucun goodwill de la marque sur laquelle elle devait conduire.
Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, la titulaire de la marque de l’Union européenne demande à la chambre de recours de faire droit au recours, de rejeter la décision attaquée et de condamner la demanderesse en nullité aux dépens de la procédure.

13 Les arguments soulevés en réponse au recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:

L’ argument selon lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de bonne foi
L’argument avancé dans les motifs du recours est que la division d’annulation n’a pas dûment tenu compte de l’importance de l’investissement «versés» dans la marque et de la renommée et de la renommée «acquises de manière indépendante» par le titulaire de la marque de l’Union européenne avant la date de dépôt.

Il est évident que la division d’annulation a conclu que le goodwill des transactions liées aux produits avec la marque revenait à la demanderesse en nullité et non à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle a considéré les services fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme étant accessoires et dès lors ne pas donner lieu à des droits distincts sur la marque;

Ces conclusions étaient parfaitement correctes et découlaient du rapport établi d’emblée entre les parties. La demanderesse en nullité se fonde en

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particulier sur l’exigence selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne vend les produits sous la marque de la demanderesse en nullité (c’est-à-dire les produits de la demanderesse en nullité, et non comme produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne), avec pour conséquence que le goodwill résultant de ces ventes reviendrait à la demanderesse en annulation.

Sa position est également soutenue par le projet d’accord de distribution fourni au départ, et par celui signé plus tard le 23 juin 2006 (un pour le
Royaume-Uni et un pour l’UE), qui contenait des termes qui ne sont cohérents que dans la pratique, la demanderesse en nullité possédant le goodwill. La demanderesse en nullité souligne en particulier le point de vue des représentations, c’est-à-dire les garanties données par le titulaire de la marque de l’Union européenne à la demanderesse en nullité (voir la pièce justificative 2 du deuxième témoignage de M. Conor Deering), du 4 octobre
2018.

Cette représentation n’est pas non plus conforme aux parties étant toutes deux compris que la titulaire de la marque de l’Union européenne était titulaire de la marque de l’Union européenne lors de la signature des accords de distribution en 2006. Il est entaché d’une première position de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir qu’à ce moment-là, elle avait valablement demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en tant que telle, puisqu’elle avait acquis un goodwill indépendant. Si tel était effectivement le cas quelles entreprises accepteriez-vous d’une telle fetter sur sa capacité à utiliser ce qu’elle considère comme sa propre marque?
La propre sélection de matériaux très non datés par la titulaire de la marque de l’Union européenne illustrant la manière dont elle a utilisé la marque de l’Union européenne, bien que incomplète et susceptible d’être partielle au titulaire de la marque de l’Union européenne, montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas masqué le fait qu’elle vendait des mélangeurs du béton en tant que distributeur pour la demanderesse en nullité (voir l’article relatif au communiqué de presse dans l’affaire PHE.co.uk, daté de septembre 2008; Document portant la marque verbale RA/3Lat des observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 27 juillet 2018). Cela est tout à fait logique compte tenu du fait que la demanderesse en annulation a eu l’historique de la production de mélangeurs concrets et qu’il était évident qu’elle souhaitait faire référence à ce registre de suivi lorsqu’elle s’efforce de les vendre sur le marché, tout au moins au cours des années antérieures.

La titulaire de la marque de l’Union européenne a également cherché à fournir des éléments de preuve démontrant qu’elle a, et non pas la demanderesse en nullité, réalisé le développement et l’amélioration de ses mixeurs de nature à créer son propre goodwill. (voir observations en réponse du 14 février 2019 à l’annexe 13). Ce document ne prend pas la forme de documents originaux datant de à partir du moment ou d’une déclaration sous serment ou d’un témoignage ou d’un document comparable. On ne sait pas

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qui la prépare et comment il est dit qu’elle sait ce qu’elle donne. Les événements cités ne sont pas datés (si ce n’est une date qui est datée en 2014), de sorte que la question de savoir si un des éléments a eu lieu avant la date de dépôt ne saurait être connue. Le document n’a pas le statut de preuve.

Néanmoins, même si certains aspects doivent lui être versés, il n’étaye en fait la thèse de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle présente deux listes de contributions supposées de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La première se limite à formuler des recommandations à la demanderesse en nullité, que la demanderesse en nullité a alors décidé d’adopter à leur bord. Il ne s’agit pas du fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne est responsable de la conception du produit. Il ne s’agit que d’un distributeur fournissant des informations en retour, que le fabricant utilise ensuite en effectuant ses propres changements de conception, comme il est normal.

Le second, présenté comme une liste de cas dans lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des travaux de conception lui-même, que la demanderesse en nullité a elle-même incorporés, comprend plusieurs recommandations à l’intention de la demanderesse en nullité et non d’une œuvre de conception. Cette liste se compose de pièces de moindre importance, et non les produits eux-mêmes, et la titulaire de la marque de l’Union européenne reconnaît expressément pour la plupart expressément que la demanderesse en nullité a mis en œuvre les modifications. Certains tests sont inclus et, en l’espèce, la formulation est révélatrice, étant donné qu’il n’est pas affirmé que la certification en question a été obtenue par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même.

La demanderesse en annulation fait valoir que l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel elle a acquis son propre goodwill indépendant à la date de dépôt n’est absolument pas durable, pour les motifs invoqués par la division d’annulation: Le titulaire de la marque de l’Union européenne commercialisait en tant que distributeur, et non à un fabricant de produits, et il était compris par les parties comme pour le public que la marque était la marque de la demanderesse en nullité.

L’argument selon lequel la demanderesse en nullité avait connaissance de la demande et y avait consenti
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que c’est à tort que la division d’annulation a conclu que la preuve du consentement exprès était nécessaire pour démontrer la bonne foi du titulaire de la marque de l’Union européenne. La division d’annulation a bien affirmé qu’un accord explicite était nécessaire, mais cela a été affirmé dans les circonstances de l’affaire. Compte tenu des preuves relatives à la relation, la division d’annulation était également habilitée à considérer que seule preuve d’un consentement clair serait suffisante et que l’absence de consentement exprès a été révélatrice. Une question importante, telle qu’une demande de marque qui tourne contre

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les parties dans lesquelles les parties ont reconnu qu’elles avaient droit à la marque, serait naturellement une chose une telle une projection écrite documentée par écrit. L’absence de documents attestant le dépôt de la demande de marque de l’UE, ou même de s’en référer par écrit à la marque de l’UE, revêt une grande importance, et non un élément qui peut être rejeté en affirmant qu’il aurait été préférable de ne pas le faire si les parties avaient conservé de meilleurs dossiers. L’absence de preuves documentaires est un élément de preuve positif à l’appui de cette position de la demanderesse en nullité.

En outre, la titulaire de la MUE semble reconnaître que, eu égard à la constatation d’un devoir de confiance de la Division d’annulation, il y a eu au moins un certain degré de compréhension que la titulaire de la MUE procédera à l’enregistrement du signe dans l’Union, même s’il n’y avait pas de consentement exprès. L’aveu du titulaire de la marque de l’Union européenne est facilement compréhensible, ainsi que la demanderesse en nullité l’a considéré dans sa décision selon laquelle le signe était compris par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme étant la demanderesse en nullité, étant donné qu’il est difficile de voir comment procéder au dépôt d’une marque de l’Union européenne sans aucune forme d’interprétation permettant de comprendre que cela était autorisé de bonne foi.

La division d’annulation est parvenue à la conclusion claire selon laquelle il n’y avait pas une telle compréhension, qu’elle soit explicite ou implicite, de sorte que le point soulevé par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait l’aider.
La division d’annulation a fait référence aux preuves de M. Ruble et de M. Palme. La chambre de recours a, à tout le moins, été favorable à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans sa qualification de ce qu’elle a démontré en affirmant que la demanderesse en nullité «ne semblait pas être totalement contre la possibilité du dépôt de marque de l’Union européenne par la titulaire de la marque de l’Union européenne». Les éléments de preuve ne permettent de tirer aucune conclusion selon laquelle la demanderesse en nullité était ouverte au dépôt d’une marque de l’Union européenne par la titulaire de la marque de l’Union européenne; Elle était bien trop vague et incertaine pour ce faire. De plus, les déclarations de M. Rubre et M. Palme ont été formulées de nombreuses années après l’événement, et, comme précisé, elles ne sont pas identiques à celles du conseil d’administration de la demanderesse en nullité, qui devra se prononcer sur ce point. Il n’est pas correct de conclure de ce qui précède que la demanderesse en nullité aurait accepté une demande de marque de l’Union européenne de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne si elle avait demandé son autorisation.
Ce qui était beaucoup plus clair au sujet des preuves de M. Ruble et de M. Palme, était toutefois ce qu’ils ont fait savoir qu’ils n’avaient pas été informés de la demande de marque de l’Union européenne ni de la demanderesse en nullité y voyant. Étant donné l’absence de compensation au

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sujet de la titulaire de la MUE, hormis son acceptation de ne pas avoir de consentement exprès et de ne pas avoir agi «de manière unilatérale» (ce qui corroborait la position de la demanderesse en nullité), il n’est pas surprenant que la division d’annulation a conclu que la titulaire de la MUE n’avait pas entendu parler de ce que la titulaire de la MUE pourrait déposer une demande de MUE.

La titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas d’accord et semble suggérer qu’il y a lieu de supposer qu’une compréhension doit être présumée, en raison de la présomption de bonne foi d’une partie, sauf si le contraire est démontré. Cette observation est sans objet. Dans une affaire où il ressort des éléments de preuve que les parties ont reconnu la marque, il appartenait aux demandeurs en nullité, au titulaire de la marque de l’Union européenne, d’apporter la preuve de ce qu’il y avait eu lieu de reconnaître ladite marque. En outre, la présomption de bonne foi ne nécessitait pas de la division d’annulation de présumer qu’il y avait bien une compréhension lorsque tous les éléments de preuve indiquent une telle compréhension.

Son argument est fondé sur la présomption selon laquelle les parties ont discuté de la question de la demande et que la demanderesse en nullité ne s’y était pas opposée. Cette hypothèse n’est étayée par aucun élément de preuve, et en tient compte fortement. La titulaire de la marque de l’UE procède également à la réalité de la situation dans laquelle il est question d’agir «de manière unilatérale».

Il est étonnant, dans ces circonstances, que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait le sentiment de faire accuser à la demanderesse en nullité de avoir induit en erreur la division d’annulation en produisant des preuves erronées ou erronées sur la question du savoir et du consentement.

La titulaire de la marque de l’Union européenne poursuit ensuite certains arguments manifestement dénués de fondement:

• La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse en nullité n’avait, de fait, pas de contrôle strict sur l’usage de la marque dans le cadre de l’accord conclu entre les parties, mais avait déjà cédé le contrôle exclusif à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Les accords de distribution contiennent des clauses qui donnent au demandeur en nullité un contrôle sur la manière dont la marque est utilisée par la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce qui est totalement incohérent avec le titulaire de la marque de l’Union européenne qui détient les droits. Même si la demanderesse en nullité n’avait pas besoin de les invoquer, cela ne signifie pas qu’elle ne détenait pas de pouvoir sur l’usage de la marque par la titulaire de la marque de l’Union européenne; Les accords ne cédaient pas non plus de droits exclusifs à la titulaire de la marque de l’Union européenne, et non l’autorisation exclusive de la titulaire de la marque de l’Union européenne à utiliser la marque, sous conditions, pendant la durée de la relation. À l’évidence, il s’agit d’une simple lecture des accords.

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• La titulaire de la marque de l’Union européenne répète qu’il a été conclu que la demanderesse en nullité connaissait la demande de marque de l’Union européenne de M. Ruble et de M. Palme pour étayer sa conclusion selon laquelle la demanderesse en nullité a conclu que la demanderesse en nullité avait connaissance de la demande. Ces éléments de preuve n’étayent simplement pas la position de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Aucune d’entre elles n’a déclaré qu’il avait été connaissance de la demande de marque de l’Union européenne, et encore moins qu’il avait été donné son consentement.

• La titulaire de la marque de l’Union européenne tente de rejeter la déclaration sous serment de M. Lepper, membre du conseil d’administration de la demanderesse en nullité qui prouve que l’octroi de l’autorisation au titulaire de la MUE d’enregistrer la MUE aurait dû être discuté au niveau du demandeur en nullité, mais il ne se souvient pas de ce point de la discussion (et il était présent à presque toutes les réunions du conseil d’administration) et n’a trouvé aucun dossier faisant l’objet de discussions. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme, sans aucune base d’usage, que ces éléments de preuve sont «spéculatifs, soi-disant et non justifiés». De toute évidence, il n’apparaît pas clairement de la manière dont un élément de la marque de l’Union européenne pourrait étayer l’absence de mention de la marque de l’Union européenne autre que le fait d’exercer la représentation partielle de la mention de la marque de l’Union européenne.

En résumé, rien ne prouve que la demanderesse en nullité avait connaissance de la demande ou lui avait consenti, que ce soit expressément ou par le biais d’autres appréhensions. Il existait toutefois de forts éléments de preuve démontrant que la demanderesse en nullité n’avait pas consenti. La décision de la division d’annulation sur ce point était donc justifiée.

L’argument de la demande stratégique
C’est à bon droit que la division d’annulation a estimé que la demande ultérieure en vue d’obtenir la nullité de la marque de l’Union européenne du demandeur en nullité lui a été demandée et indiqué que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait déposé la marque de l’Union européenne d’un point de vue stratégique, en tant qu’arme destinée à un usage potentiel contre la demanderesse en nullité. Bien que la demande en nullité, bien effectuée plus tard, indique que, bien que la procédure d’enregistrement de la marque de l’Union européenne était en faveur de la demanderesse en nullité, ou même l’intérêt mutuel des parties, la titulaire de la marque de l’Union européenne considère qu’elle l’emporte sur la demanderesse en nullité à propos de la propriété de la marque. Cette priorité va de soi, contrairement à ce qui avait été convenu d’emblée entre les parties et aux termes des accords de distribution. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais suggéré que ses vues concernant la marque de

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l’Union européenne avaient changé au fil du temps. Au contraire, elle a fait valoir, à tort, qu’elle avait droit à la marque de l’Union européenne, contre la demanderesse en nullité, à tout le moins depuis la date de dépôt.
En tout état de cause, il n’y avait pas d’autre explication raisonnable concernant le dépôt de la marque de l’UE sans la connaissance ou le consentement de la demanderesse en nullité, sauf si le titulaire de la marque de l’Union européenne avait voulu emporter la marque pour elle-même, c’est-à-dire l’exclusion de la demanderesse en nullité comme de tiers. Alors que la distribution retransportait sans rancard, il n’était bien sûr pas nécessaire d’utiliser la marque de l’UE à l’encontre de la demanderesse en nullité. La propriété de la marque de l’Union européenne a cependant conféré à la titulaire de la marque de l’Union européenne une protection si la demanderesse en nullité cherchait à mettre un terme au contrat de distribution, la titulaire de la marque de l’Union européenne ayant manifestement eu connaissance;

Conclusion
Pour les raisons qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens.

Motifs
14 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

Portée du recours
16 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision d’annulation, et la chambre de recours est appelée à statuer sur le résultat de sa conclusion relative à la mauvaise foi.

Mauvaise foi
17 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE, la nullité d’une marque de l’UE peut être déclarée lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

18 Le système d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier — consommateur moyen», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que si l’enregistrement n’est pas exclu par une

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marque antérieure, qu’il s’agisse d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la simple utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou des services identiques ou similaires (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 17). Le même principe s’applique à l’utilisation par un tiers d’une marque enregistrée en dehors de l’Union (21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31).

19 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’UE. Dès lors, sa signification et sa portée doivent être déterminées par le respect de sa signification habituelle dans le langage courant, compte tenu également du contexte dans lequel il se trouve, et des objectifs poursuivis par le
RMUE [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, §
43].
20 En effet, conformément à sa signification usuelle dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’intention malhonnête. Ce concept doit au demeurant être compris dans le contexte du droit des marques, qui est qu’il doit se manifester dans la vie des affaires.
21 Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Il convient d’observer à cet égard que l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45-47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 41-42).

22 La charge de prouver les faits dont découle la mauvaise foi alléguée incombe au demandeur en nullité, Conformément au principe général selon lequel la bonne foi doit être présumée.

23 Les trois facteurs suivants peuvent être particulièrement pertinents aux fins d’apprécier la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne: I) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; Ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que et iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37 & 53; 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy,
EU:C:2013:435, § 36-37).

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24 Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21) et de la chronologie des événements de la demande
(03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52).

Relations commerciales entre les parties
25 Cemen tech Inc., la société de la demanderesse en nullité, spécialisée dans la fabrication et la distribution de béton, et la fourniture de solutions de production en béton. Elle a été fondée en 1969 aux États-Unis d’Amérique.
26 Elle a voulu étendre ses ventes et, en 1991, elle a commencé à vendre ses produits sur le marché britannique après avoir développé une relation de distribution avec la société britannique Bristol Concrete Machinery Systems Ltd (CMS) qui a duré de 1991 à 1994. Au cours de cette période, le produit de la demanderesse en nullité a été commercialisé avec succès au Royaume-Uni. Les éléments de preuve provenant de CMS confirment cette conclusion (voir pages 1 et 10 de la pièce
CD1: des copies de la correspondance échangée entre la demanderesse et
Concrete Machinery Systems Ltd (CMS) datées de 1991 et une facture et une citation pour la vente de produits de la demanderesse en nullité au CMS);

27 L’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle, avant ses relations avec la titulaire de la marque de l’Union européenne, elle avait acquis un goodwill significatif au Royaume-Uni est dès lors établie.

28 En 1996, Cemen Tech a cherché à développer de nouvelles relations de distribution sur le marché britannique, étant donné que sa relation avec le CMS a pris fin après 18 mois. Elle a identifié la titulaire de la marque de l’Union européenne comme un partenaire de distribution potentiel et les représentants des deux entreprises se sont rencontrés lors du «World of Concréte Exhibition 1997» de Las Vegas de discuter des détails.
29 Cette réunion a prétendument été suivie d’autres courriers qui décrivent les attentes de la demanderesse en nullité à l’égard de son partenaire de distribution, incluant le fait que le demandeur avait l’intention de contrôler l’utilisation du nom de culte Cemen, et ce détail a été inclus dans l’accord de distribution envoyé à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 8 mai 1998 (voir pages 11 et 12 de la pièce CD1: Des copies de correspondance entre la demanderesse et la titulaire de la marque de l’Union européenne datées de 1996 dans lesquelles un accord de distribution potentiel a été examiné).
30 La chambre de recours décrit les extraits de la lettre du 14 octobre 1996 de la titulaire de la marque de l’Union européenne à la demanderesse en annulation, dans lesquels il est indiqué que: «Je pense que nous serons le seul agent/distributeur du Royaume-Uni (Angleterre, Irlande, Écosse, pays de Galles).
Avez-vous une forme d’accord de distributeur standard, ou proposer de poursuivre uniquement sur la base de la lettre ou de l’accord verbal? J’interviendrai à nouveau à un salon professionnel de Concrete à Vega, janvier

31
1997, et si nous pourrions avoir une réunion à ce moment-là, je procéderai à ce que M. Roy Maycock m’organise afin que vous puissiez le rencontrer».
31 À la page 13 de la pièce CD1: Des copies de la correspondance échangée entre la demanderesse et la titulaire de la marque de l’Union européenne, datées du 8 mai 1997, ont été déposées. Le témoignage indique ce qui suit: «Per notre conversation hier, je vous souhaitais passer en revue notre accord de distribution standard que nous fournissons. J’ai inclus nos termes de base que nous avons déjà convenu. Je souhaite toutefois nous épuiser au bon pied, sans malentendu, ce qui signifie que vous allez commercialiser une unité technique Cemen. Vous êtes plus que bienvenue d’avoir un autocollant Armcon sur l’unité, mais toute la littérature et tout le matériel portera l’étiquette Cemen Tech… Nous sommes plus heureux de travailler avec vous, mais le nom «Cemen Tech» doit être constant».

32 Bien qu’aucun accord formel n’ait été conclu, il est vrai que la titulaire de la marque de l’Union européenne a commencé à distribuer les produits de la demanderesse sur le marché britannique et que cet arrangement a persisté jusqu’au 23 juin 2006, date à laquelle les parties ont conclu un accord de distribution officielle pour le marché britannique (voir pages 19 et 20 de la pièce
CD1: Correspondance entre la demanderesse et la titulaire de la marque de l’Union européenne datant de 2000, montrant que le titulaire de la marque de l’Union européenne distribuait les produits de la demanderesse au Royaume-Uni, bien qu’aucun accord formel n’existait à ce moment-là entre les parties].

33 Il est clair pour cette chambre qu’un accord de distribution a été examiné pendant un certain temps: Les pages 14 et 18 de la pièce CD1 de l’annexe CD montrent qu’un accord standard de vente référencé dans la lettre précitée du 8 mai 1997 était annexé aux mêmes droits et qu’il lui conférait un droit très limité à l’utilisation du nom de la demanderesse. Par exemple, dans la clause 8, f), elle affirme «que le représentant des ventes potentielles accepte qu’il obtienne son approbation par écrit avant l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la ou des raison (s) de marque CEMEN TECH, sous quelque forme que ce soit, y compris sur des cartes d’appel, des têtes de lettre, du matériel promotionnel, de la publicité ou des formulaires commerciaux. Le style et la forme de l’usage proposé sont présentés au CCMEN par écrit avant l’approbation et l’approbation doit être obtenue avant qu’une telle utilisation ne soit lancée.

L’accord de distribution
34 Un accord de distribution formelle permettant à la titulaire de la marque de l’Union européenne de distribuer les produits du demandeur au Royaume-Uni le 23 juin 2006 a été signé par les deux parties.

35 La chambre de recours confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’accord est muet sur les droits à propriété intellectuelle. Il est néanmoins habituel, étant donné que ledit accord ne prévoyait aucun transfert de droits à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le contrat ne concernait pas la vente de la marque, mais a uniquement permis à la titulaire de la marque de l’Union européenne de distribuer et de vendre les produits de la demanderesse; dès lors, il est logique qu’aucun transfert des droits de propriété intellectuelle ne

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puisse être établi sans y être spécifiquement mentionné. De plus, l’accord comporte une clause insistant sur le consentement écrit préalable pour utiliser le logo CEMEN TECH pour des publicités et autres documents.

36 La chambre de recours se rallie à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle cela montre l’intention claire de la demanderesse en nullité de conserver le contrôle du signe.
Dépôt de MUE
37 La MUE CEMENTECH a été déposée le 12 août 2003 et enregistrée le 7 février
2005 pour des «mixeurs et distributeurs de béton mobile et statique» compris dans la classe 7. La chambre de recours relève que le signe antérieur de la demanderesse en nullité est CEMEN TECH. Les deux signes sont composés de neuf lettres identiques, dans le même ordre. La seule différence entre les signes réside dans le fait que, dans le signe antérieur, ces lettres sont écrites en deux mots avec une place au milieu tandis que la MUE omet l’espace et est représentée en un seul mot.
38 Il est dès lors clair que les signes sont pratiquement identiques ou, tout au plus, similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Par conséquent, les signes sont au moins similaires.

39 Les produits contestés sont des «mélangeurs et distributeurs de béton, mobiles et statiques», compris dans la classe 7, qui sont identiques aux produits pour lesquels la demanderesse en nullité a démontré qu’elle utilisait le signe.

40 Le 19 février 2015, la demanderesse en nullité a déposé la marque de l’Union européenne no 13 757 612, Cemen Tech, pour les produits suivants compris dans la classe 7: Des mixeurs en ciment, des mélangeurs de ciment volumétriques mobiles et stationnaires; Pièces de fabrication de mélangeurs de ciment métalliques; pièces métalliques de rechange et individuelles et éléments métalliques pour mélanger les ciment; Pièces de mixeurs en matières plastiques pour le ciment; détachent des pièces de rechange en matières plastiques et des composants en matières plastiques pour mélanger la pâte à papier.» La marque a été enregistrée le 22 juin 2015. La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande en nullité contre cet enregistrement sur le fondement de sa MUE antérieure CEMENTECH. Cette demande était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur l’article 60, paragraphe 1, point c), et sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans la mesure où la titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué être le titulaire d’un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à savoir les termes «CEMENTECH» et «droit britannique; droits du signe» ont été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée, de sorte que le signe confère le droit d’interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la loi relative à l’usurpation («passing off») au Royaume- Uni; et sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait fait preuve de mauvaise

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foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Cette procédure d’annulation est suspendue.
Appréciation de la mauvaise foi
41 La chambre de recours fait remarquer qu’à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne (2003), les parties travaillaient conjointement à une période d’environ huit ans et que la titulaire de la marque de l’Union européenne était le seul distributeur de la marque au Royaume-Uni.

42 Afin de répondre aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la chambre de recours considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas l’agent de la demanderesse en nullité et qu’elle n’a pas non plus de droit sur celui-ci d’enregistrer une marque pour le signe de la demanderesse en nullité.
43 Bien qu’en 2003, au moment du dépôt de la marque contestée, les parties connaissaient une communication quasi hebdomadaire, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais informé la demanderesse en nullité de son intention d’enregistrer une marque ressemblant au signe de la demanderesse ou au fait qu’elle l’avait intention. De nombreux débats entre les parties plaident en faveur de la nécessité d’un consentement formel ou d’informations postérieures au dépôt.
44 Il est clair pour la chambre de recours qu’à la date du dépôt, aucun accord formel n’avait été signé entre les parties; un accord type, bien qu’ayant été discuté, n’a jamais été signé.

45 Il est toutefois clair que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas demandé l’autorisation et n’a pas informé la demanderesse en nullité par la suite malgré sa relation commerciale.

46 La requérante maintient son silence lorsqu’un accord formel a été signé 3 ans après le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et un an après son enregistrement. Une clause relative à cet enregistrement aurait parfaitement pu être incluse dans l’accord.

47 La chambre de recours n’a pas la certitude que l’autorisation aurait été refusée. Normalement, le droit d’enregistrer un signe incombe à la titulaire du signe et non au distributeur, mais un accord explicite à cet égard peut être prévu.

48 La chambre de recours estime que la déclaration de la demanderesse en nullité selon laquelle elle n’a pas connaissance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pendant de nombreuses années, au moins jusqu’en 2017, lorsqu’elle a décidé de mettre un terme à l’accord de distribution; En outre, le matériel promotionnel de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais été mis en évidence par la titulaire de la marque de l’Union européenne aucun symbole utilisé sur les produits n’établit clairement que le signe a été enregistré.

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49 Ce point de vue est étayé par l’affirmation selon laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne savait que le président de la marque de l’Union européenne avait agi de mauvaise foi lors d’une réunion organisée en novembre 2017, lors d’une réunion en, par son président, selon lequel il savait que la demanderesse en annulation était choquée par la nouveauté que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait enregistrée.
50 La titulaire de la marque de l’Union européenne défend sa bonne foi en affirmant qu’elle avait demandé à la demanderesse en nullité de protéger le signe à plusieurs reprises, mais vu que la demanderesse en nullité n’avait pas agi de la sorte pour des raisons économiques, elle avait donc le droit de protéger le signe dans le cadre duquel elle a investi beaucoup de temps, d’argent et d’efforts.
51 La titulaire de la MUE oublie néanmoins qu’elle était le distributeur de la demanderesse en nullité et non la titulaire du signe, qu’elle vendait les produits de la demanderesse en nullité en tant que distributeur et qu’elle n’commercialisait pas ses propres produits et qu’elle ne pouvait dès lors demander le goodwill ou la renommée des ventes.
52 Quant à l’affirmation des services supplémentaires de réparation et d’entretien, la chambre de recours considère qu’ils ont tous été effectués pour des produits qui ont été commercialisés sous le signe de la demanderesse en nullité et ne peuvent donc pas créer un goodwill personnel pour le signe de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ces services supplémentaires n’ont pas été portés par courtoisie, mais ont entraîné une rémunération pour la titulaire de la marque de l’Union européenne.
53 Enfin, l’argument selon lequel les consommateurs en Europe pourraient associer le signe à la titulaire de la MUE ne saurait aboutir à ce que le goodwill des produits de la demanderesse en nullité soit transféré à la titulaire de la marque de l’Union européenne.

54 La chambre de recours observe, dans la décision attaquée, que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas fabriqué séparément ses propres produits ou les produits du marché sous son propre signe; elle distribuait simplement les produits de la demanderesse.
55 Si la relation avec la demanderesse en nullité n’était pas claire ou s’il existait des doutes quant aux pouvoirs d’utiliser la marque, elle aurait pu demander une clarification par écrit; la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté la preuve d’une telle demande de clarification.

56 La chambre de recours estime que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas le droit d’utiliser le signe antérieur en raison de l’absence d’action active de la demanderesse en nullité en matière de dépôt de marque de l’Union européenne. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne vendait des produits portant le signe dans l’Union européenne depuis de nombreuses années ne lui donne pas un droit que le titulaire de la marque de l’Union européenne savait appartenir à la demanderesse en nullité.

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57 Il importe de relever que les preuves produites et comme indiqué ci-dessus ne permettent pas d’établir que la demanderesse en nullité était totalement opposée au dépôt d’une marque par la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais qu’il est évident qu’elle n’a pas consenti à l’enregistrement, lui-même, de la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même.
58 Aucun accord clair n’engageant les parties sur ce point, mais l’absence de consentement exprès, le silence pendant de nombreuses années après le dépôt de la marque contribue à établir l’existence de la mauvaise foi par la chambre de recours.

59 Le dépôt d’une demande en nullité, entre autres motifs, contre la marque de l’Union européenne précédemment déposée, partage cette conclusion.

60 La chambre de recours relève également qu’un silence sur l’enregistrement de la marque par la titulaire de la MUE depuis au moins 12 ans constitue déjà une présomption solide de mauvaise foi. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fabriqué les produits en elle-même de telle sorte qu’il n’existe aucune logique commerciale stratégique visant à déposer une demande de marque pour protéger une activité. La chambre de recours rappelle que rien ne prouve que la titulaire de la marque de l’Union européenne fabriquait, séparément, ses propres produits et les commercialise sous son propre signe, mais qu’elle distribuait les produits de la demanderesse en nullité uniquement. Dès lors, elle n’avait pas le droit de revendiquer le signe antérieur en raison du retard de la demanderesse en nullité au dépôt d’une marque de l’Union européenne.
61 En résumé, pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la chambre de recours se rallie à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi et le recours doit être rejeté.

Coûts
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.

63 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.

64 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe de demande en nullité de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à 1 630 EUR.

36
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:

1. Rejette le recours;
2. Déclare la nullité de la marque de l’Union européenne no 3 307 634 pour tous les produits contestés;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1,630 EUR.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Greffier:

Signé
P.O. P. Nafz