LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 9 décembre 2020
Dans l’affaire R 2969/2019-1
RIZZOLI Education S.p.A. Via Bianca di Savoia, 12
20122 Milan
Italie Opposante/requérante représentée par DRAGOTTI & ASSOCIATI S.r.l., Via Nino Bixio, 7, 20129, Milan (Italie)
contre
RCS Mediagroup S.p.A. Via A. Rizzoli, 8
20132 Milan
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par JACOBACCI & PARTNERS S.p.A., Via Senato, 8, 20121 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 057 157 (demande de marque de l’Union européenne no 17 736 323)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2020, R 2969/2019-1 — 2, editor/Rizzoli et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 janvier 2018, RCS Mediagroup S.P.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PUBLICATION RIZZOLI
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; ceci n’inclut pas les CD ROMs à utiliser pour livres.
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie, adhésifs
[matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); imprimantes, clichés et, en particulier, magazines, journaux, périodiques et titres associés.
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 38 — Télécommunications, en particulier émissions radiophoniques et télévisées.
Classe 41 — Éducation; formation divertissement; activités sportives et culturelles et, en particulier, publication de journaux et revues, production de films, supports d’enregistrement numériques, radio, télévision, théâtre et spectacles, location de films cinématographiques, enregistrements numériques et sonores, organisation de compétitions.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 6 avril 2018.
3 Le 3 juillet 2018, RIZZOLI Education S.p.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur les droits antérieurs suivants:

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a) La marque de l’Union européenne no 15 125 297
RIZZOLI
déposée le 19 février 2016 et enregistrée le 20 juillet 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — CD-ROM pour la bookmaker.
Classe 16 — Livres.
Classe 41 — Publication et édition de livres; publication et édition de livres électroniques.
b) Marque nationale italienne no 734 532
LIVRES COPYRIGHT
déposée le 29 décembre 1995 et enregistrée le 14 novembre 1997 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Papier et carton; produits de l’imprimerie; Articles pour le bois; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
Travaux de bureau.
Classe 38 — Télécommunications.
Classe 41 — Éducation; formation divertissement; activités culturelles et sportives.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques.
6 Par décision du 6 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits contestés suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments pour le formation; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; ceci n’inclut pas les CD
ROMs à utiliser pour livres.
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie, adhésifs
[matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); imprimantes, clichés et, en particulier, magazines, journaux, périodiques et titres associés.

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Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 38 — Télécommunications, en particulier émissions radiophoniques et télévisées.
Classe 41 — Éducation; formation divertissement; activités sportives et culturelles et, en particulier, publication de journaux et revues, production de films, supports d’enregistrement numériques, radio, télévision, théâtre et spectacles, location de films cinématographiques, enregistrements numériques et sonores, organisation de compétitions.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques.
7 La division d’opposition a jugé que la demande de marque pouvait être enregistrée pour les produits restants compris dans la classe 9.
8 En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
– Les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires à des produits variables, à l’exception des produits contestés suivants compris dans la classe 9
Mécanismes pour appareils à prépaiement; extincteurs; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (inspection); appareils et instruments de secours; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; caisses enregistreuses; machines à calculer; cédéroms à l’exception des CD-ROM pour la bookmaker
jugés différents de tous les produits et services désignés par les marques antérieures; En particulier, ils ne présentent aucun facteur de similitude en ce qui concerne la nature et la destination des produits ou services, leurs canaux de distribution et points de vente, leurs producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
– Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à une clientèle commerciale composée de personnes disposant de connaissances et de compétences spécifiques d’une qualité professionnelle. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
– Les éléments «books» et «publisher» ont une signification en italien. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant italien.
– Les signes sont très similaires dans la mesure où ils contiennent tous deux le seul mot les composant ou, à tout le moins, possèdent un caractère distinctif normal, à savoir «RIZZOLI». Compte tenu de la forte similitude entre les signes, il existe un risque de confusion, à tout le moins pour le public italophone, bien que pas nécessairement pour lui seul. L’opposition est donc partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union

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européenne et sur la base de l’enregistrement de la marque italienne de l’opposante pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
– Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que les produits et services doivent être similaires pour que l’article 8, paragraphe 1, du RMUE s’applique, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits susmentionnés ne peut être accueillie.
9 Le 23 décembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. L’Office a reçu, le 4 mars 2020, le mémoire exposant les motifs du recours.
10 La requérante n’a pas présenté d’observations dans son mémoire en défense.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments développés par l’opposante à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les profils de similitude qui concernent les produits compris dans la classe 9 qui ont été erronément autorisés à l’enregistrement n’ont pas été correctement appréciés.
– Les produits visés par la demande opposée qui, par leur nature même, sont en fait des «ordinateurs» ou qui sont créés/distribués/utilisés par le biais de services de conception et de développement informatiques, revendiqués par la marque italienne antérieure no 734 532, doivent être considérés comme similaires.
– La division d’opposition a considéré que les signes présentaient un degré de similitude inférieur à celui dû, étant donné que le terme distinctif «RIZZOLI» est le même. Les marques comparées sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
– Les marques sont donc fortement similaires. Au regard du principe d’interdépendance, il existe donc un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services visés par la demande de marque faisant l’objet de l’opposition.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.

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13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
14 Le recours est également fondé pour tous les produits contestés à l’exception des «extincteurs» compris dans la classe 9.
Portée du recours
15 Le recours de l’opposante vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir pour les produits suivants compris dans la classe 9:
Mécanismes pour appareils à prépaiement; extincteurs; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (inspection); appareils et instruments de secours; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; caisses enregistreuses; machines à calculer; ceci n’inclut pas les CD ROMs à utiliser pour livres.

16 La demanderesse n’a pas présenté d’observations sur le recours et n’a présenté aucune observation visant à obtenir l’annulation ou la réformation d’une quelconque décision attaquée qui n’a pas été contestée dans le recours. La décision attaquée est donc devenue définitive dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour les produits mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus.
Dispositions juridiques pertinentes et jurisprudence
17 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
19 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
20 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se

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livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, 251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 25).
Public pertinent
21 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schufabrik, EU:C:1999:323, § 26).
22 Le public pertinent est généralement composé de personnes susceptibles d’utiliser tant les produits et services visés par les marques antérieures que les produits et services visés par la marque demandée [30/09/2010, T-270/09, medidata
(fig.)/M^e DiTA, EU:T:2010:419, § 28].
23 En l’espèce, les produits et services s’adressent à la fois au grand public et à des spécialistes en différentes catégories. Le degré d’attention dépendra donc de la nature des produits et services pertinents ainsi que de la connaissance, de l’expérience et de l’implication dans l’achat du public pertinent. Leur niveau d’attention varie donc de moyen à élevé.
24 Le territoire pertinent est l’Union européenne, en ce qui concerne la MUE antérieure, et l’Italie en ce qui concerne la marque italienne antérieure.
Comparaison des signes
25 La Chambre partage pleinement l' analyse comparative des signes effectuée dans la décision attaquée et les conclusions qui y sont tirées en ce qui concerne la forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en cause. Les signes coïncident par leur seul élément distinctif «RIZZOLI» et diffèrent par les termes descriptifs «publisher» (dans la marque contestée) et «livres» (dans la marque italienne antérieure).
Comparaison des produits et services
26 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés
(21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53).
27 L’opposante affirme que les produits contestés compris dans la classe 9:
Mécanismes pour appareils à prépaiement; extincteurs; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de

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signalisation; appareils et instruments de vérification (inspection); appareils et instruments de secours; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; caisses enregistreuses; machines à calculer; cédéroms à l’exception des CD-ROM pour la bookmaker
sont similaires aux services protégés par la marque italienne antérieure compris dans la classe 42:
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques.

28 Il convient tout d’abord de relever que les produits et services ont été libellés en des termes assez génériques: les «appareils et instruments scientifiques», d’une part, et les «services scientifiques», d’autre part. Par définition, la science englobe l’ensemble de la diapositive humaine et couvre, comme on le sait, des domaines très différents, tels que l’astrophysique, la génétique, l’électronique appliqué, la photographie, la physique des particules élémentaires, la médecine tropicale, l’acoustique, la robotique, l’énergie nucléaire, etc.
29 Des expressions toutaussi vagues et génériques sont des expressions telles que «instruments optiques», «appareils de mesure» ou «services d’analyses et de recherches industrielles» ou «conception et développement de logiciels et de matériel informatique».
30 Lors de la comparaison des différentes formulations, il convient de tenir compte de leur signification habituelle. Le domaine scientifique, tant des services que des produits, n’ayant pas été précisé, il y a lieu de considérer que les services désignés par la marque antérieure couvrent tous les domaines scientifiques, industriels et technologiques et qu’il en va de même pour les équipements et instruments mentionnés dans le libellé de la marque postérieure. Il s’agit toutefois d’un faible degré de similitude.
31 En effet, il existe une similitude entre les deux listes en raison du fait que les instruments et appareils scientifiques, de mesure, etc. (couverts par la demande de marque) peuvent relever du même secteur des services scientifiques et peuvent également être le résultat d’activités de recherche scientifique/technologique et d’industrialisation de produits (couverts par la marque antérieure).
32 Par exemple, il est logique de considérer que les services de conception de l’opposante peuvent se rapporter au matériel électrique ou aux mécanismes de prépaiement de la demanderesse ou que les services de conception de matériel informatique de l’opposante peuvent se rapporter aux machines à calculer, caisses enregistreuses ou appareils de mesure de la demanderesse. Pour ne donner qu’un seul exemple, les spectromètres relèvent de la catégorie des appareils de mesure
(visés par la marque de la demanderesse) mais fonctionnent en réalité en tant qu’ordinateurs, à savoir le matériel informatique (qui fait l’objet des services de conception revendiqués par la demanderesse).
33 Les deux points de contact entre les produits de la classe 9 et les services de la classe 42 (tels que désignés par la marque de l’opposante) sont, en d’autres

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termes, le fait que les services permettent d’obtenir des produits et relèvent tous deux de la même portée scientifique. Tout comme les services de vente au détail d’un produit donné ont été jugés similaires à ce produit par la jurisprudence (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399), de sorte que, de l’avis de la chambre de recours, les services de conception d’un produit donné peuvent logiquement être considérés comme similaires aux produits. Un autre point de contact est également une autre relation entre les services et les produits. Par exemple, le laboratoire scientifique qui nécessite des appareils de mesure sophistiqués et coûteux peut, au lieu de l’acheter auprès de la demanderesse, choisir de le faire «design» et «développer» auprès de qui, comme l’opposante, ce type de services est fourni.
34 Il apparaît donc qu’il peut exister un lien étroit entre les services et les produits, en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants aux fins de l’exécution des services en cause. Il s’ensuit que, dans la mesure où les services et services scientifiques de conception et de développement d’ordinateurs et de programmes informatiques de la marque antérieure peuvent porter sur les produits contestés, ils sont étroitement liés à ces produits. Ainsi, le rapport entre ces services et ces produits est caractérisé par une complémentarité au sens indiqué dans l’arrêt susmentionné du Tribunal (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 54-56).
35 Ces points de contact déterminent donc l’existence de la contrepartie de la similitude, qui ne peut toutefois pas être considérée comme élevée. En effet, outre la différence conceptuelle entre un service et un produit, il existe en réalité des différences en ce qui concerne l’utilisation et les canaux de distribution
[26/04/2012, R 289/2011-1, zerøimpact (fig.)/ZERO IMPACT, § 15-22].
36 Les seuls produits contestés en classe 9 qui ne sont pas similaires aux services de la marque antérieure en classe 42, ni à aucun autre produit et service désigné par les marques antérieures en classes 9, 16, 35, 38 et 41, sont des «extincteurs». Il est clair qu’ils ne coïncident pas par leur nature, leur destination, leur utilisation et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils sont donc dissimilaires.
Appréciation globale du risque de confusion
37 Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 48).
38 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés «extincteurs», en raison de leur dissemblance avec ceux de la marque antérieure. L’absence de similitude entre les produits est suffisante pour écarter un risque de confusion.
39 En ce qui concerne ces produits, le recours n’est donc pas fondé et doit être rejeté.

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40 Toutefois, en ce qui concerne les autres produits contestés en classe 9, jugés similaires aux services protégés par la marque antérieure, à savoir:
Mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (inspection); appareils et instruments de secours; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; caisses enregistreuses; machines à calculer; cédéroms à l’exception des CD-ROM pour la bookmaker
la Chambre conclut qu’il existe un risque de confusion.
41 Compte tenu du degré élevé de similitude entre les marques, qui ont leur seul élément distinctif, le public pertinent, malgré le fait que le niveau de similitude avec les services de la marque antérieure n’est pas élevé, pourrait croire que ces produits proviennent de la même opposante, ou du moins d’entreprises liées entre elles. Dès lors, l’opposition fondée sur le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être considérée comme fondée en ce qui concerne ces produits également.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
43 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais reste inchangée.

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1 1 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée et rejette la demande de marque pour les produits suivants:
Classe 9 — Mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (inspection); appareils et instruments de secours; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; caisses enregistreuses; machines à calculer; ceci n’inclut pas les CD ROMs à utiliser pour livres.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal