DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 34 442 C (INVALIDITY)
NERO Stockholm RESTAURANG AB, Roslagsgatan 4, 11355 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Ramberg Advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsbergsgatan 13, 6 tr, 103 62 Stockholm (Suède) ( représentant professionnel)
i-n s t
Italian Coffee Holdings Ltd, 9-15 Neal Street, London WC2H 9QL, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Fieldfisher Ireland, The Capel Building Mary Abbey, Dublin 7 D07 N4C6, Irlande ( mandataire agréé).
Le17/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 2 133 908 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 30: thé, cacao, préparations à base de céréales;pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;sauces;glace;pâtes, gâteaux, flans et poudings;pâtisseries, arômes, fourrages;plats préparés et snacks.

Classe 42: services de restauration et de restauration;services de restaurants en libre-service;services de snack-bars;services de bar;services de cafétérias.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 30: sucre, riz, tapioca, sagou, farine;miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde, vinaigre;épices;édulcorants.
4. chaque partie supporte ses propres frais.

---

page:2de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de
l’Union européenne no 2 133 908 ( marque figurative) (la MUE).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 30: thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales;pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde, vinaigre, sauces;épices;glace;pâtes, gâteaux, flans et poudings;pâtisseries, édulcorants, arômes, produits;plats préparés et snacks.
Classe 42: services de restauration et de restauration;services de restaurants en libre- service;services de snack-bars;services de bar;services de cafétérias.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 1, point b), c) et g), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lademanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne contient des informations évidentes et directes concernant les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.Elle ne sert donc d’indication descriptive du type de produits et de l’objet des services en cause.Par conséquent, la marque de l’Union européenne tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Étant donné que la marque de l’Union européenne est descriptive des produits et services en cause, il s’ensuit naturellement que la marque ne saurait remplir sa fonction essentielle, à savoir garantir l’identité d’origine des produits ou services désignés par la marque et le consommateur, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux ayant une autre origine commerciale.À la suite de quoi, la marque de l’Union européenne ne possède aucun caractère distinctif et tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où elle ne saurait pleinement remplir la fonction essentielle d’une marque.
En outre, la demanderesse avance que la marque de l’Union européenne induit en erreur pour les consommateurs à l’égard du thé, du cacao, de la classe 30.Les consommateurs sont susceptibles de croire, à tort, que ces produits sont ou contiennent du café noir lorsqu’ils sont proposés en rapport avec la marque de l’Union européenne, tandis que la marque de l’Union européenne tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE à cet égard.
Au regard de ce qui précède, la demanderesse fait référence à un certain nombre de décisions rendues par l’Office, la Chambre de recours et le Tribunal, dans lesquelles il a été établi que des signes consistant en l’élément «CAFFÈ NERO» sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif pour des produits et services liés au café.Il a également été conclu que «CAFFÈ NERO» est trompeuse à l’égard de produits tels

---

page:3de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
que du thé, du cacao et des succédanés du café (04/11/2015, R 410/2015-1, CAFFÈ NERO;06/11/2015, R 954/2015-1, CAFFÈ NERO (fig.);27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635;27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634;07/11/2011, R 992/2011-4, laver & café).
Qui plus est, la demanderesse juge important de noter que la deuxième chambre de recours, dans une décision récente datant de 2018 concernant la marque «CAFFÈ NERO THE ITALIAN COFFEE COMPANY», a conclu que «CAFFÈ NERO» était descriptif et était dépourvu de caractère distinctif pour des services identiques et des produits presque identiques, comme en l’espèce.La marque était également, conformément à des décisions antérieures, réputées trompeuse à l’égard du thé, du cacao et des succédanés du café (10/07/2018, R 240/2018-2, § 45, 55 et 60).
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne demande la nullité de la marque de l’Union européenne.
La titulaire de la MUE résume l’histoire de son entreprise et soutient qu’ elle s’est construite sur le fondement d’un goodwill de valeur et d’une renommée forte et renommée dans l’ensemble de l’Union européenne dans la MUE contestée et dans la marque «CAFFÈ NERO».
Elle fait observer que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, deuxième phrase, du RMUE dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’Office limitera son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.Il est constant que, dans une telle procédure, la marque de l’Union européenne bénéficie d’une présomption de validité et il appartient à la demanderesse en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause la validité d’une marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).Par conséquent, il incombe à l’Office d’examiner les faits conformément à la disposition susmentionnée, dans le cadre des observations factuelles présentées par le demandeur en nullité.Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus.Toutefois, elle ne peut aller au-delà des arguments juridiques présentés par le demandeur en nullité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne considère que les affirmations de la demanderesse ne sont étayées par aucun élément de preuve ou raisonnement.Au contraire, la demanderesse fait référence à plusieurs décisions concernant des marques différentes, sollicitant, dans une large mesure, des produits et services différents.En particulier, la marque de l’Union européenne no 16 639 379 est très différente de la marque de l’Union européenne contestée en ce qu’elle contient des éléments non inclus dans la marque de l’Union européenne.Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, tous ces éléments ne suffisent pas à neutraliser la présomption de validité dont bénéficie la marque de l’UE.Il est de jurisprudence constante que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure [15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’est pas descriptive mais simplement allusive.Cet état de fait est étayé par son inscription après examen par l’Office et, par ailleurs, par l’enregistrement des MUE no 13 436 175, no 13 238 019 et no 11 885 753 en lien avec les produits et services pertinents.Bien qu’ils ne soient pas identiques à la marque de l’Union européenne contestée, ces marques contiennent les mêmes éléments verbaux.La demanderesse

---

page:4de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’idée selon laquelle la MUE serait descriptive par rapport aux produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne avance que l’argument de la demanderesse repose entièrement sur la notion de la marque de l’Union européenne descriptive.Étant donné que la demanderesse n’a pas apporté de soutien à cet égard, elle n’a pas invoqué les faits spécifiques qui mettraient en cause la validité de la marque de l’Union européenne au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE.De plus, la demanderesse n’a pas identifié les produits et services précis dont elle estime que cette cause de nullité s’applique.La présomption de validité, s’applique, donc, s’applique et n’a pas été violée.Par ailleurs, la Cour a confirmé dans l’affaire- 441/05, IVG Immobilien AG contre OHMI [2007] (IVG) que le critère du caractère distinctif doit être considéré comme le scénario le plus favorable:si un scénario raisonnable peut être envisagé lorsque la marque est distinctive pour les produits en question, il convient d’autoriser l’enregistrement de la marque.La marque de l’UE répond au minimum de caractère distinctif requis et ce motif de nullité doit être rejeté.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne souligne, une fois encore, l’absence de motivation et de preuves de la part de la demanderesse et conclut que la demanderesse n’a pas invoqué les éléments spécifiques qui évoquent la validité de la marque de l’Union européenne en cause.La présomption de validité, s’applique, donc, s’applique et n’a pas été violée.Il est constant que les cas de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (C-259/04, Elizabeth Emanuel).Il est normal pour les cafés de vendre des produits et de fournir des services par rapport à des produits autres que le café et cela inclut souvent un large éventail d’autres boissons et denrées qui ne contiennent pas de café.Ces produits et services seront souvent vendus sous la marque maison de café et les consommateurs en ont parfaitement connaissance.Compte tenu de la double signification du mot «CAFFÈ» comme signifiant à la fois du «café» et du «café», la marque de l’Union européenne peut être interprétée comme désignant une cafétéria dénommée «NERO».Dès lors, les consommateurs peuvent percevoir la marque de l’Union européenne, lorsqu’ils sont utilisés pour du thé, cacao, comme des produits désignant des produits fournis par le café «NERO».L’usage non trompeur de la MUE est donc facilement visible et ce motif de nullité doit être rejeté.
La titulaire de la marque de l’Union européenne demande que la demande soit rejetée.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 7 dudit règlement
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, ces derniers ne sont déclarés valables pour ces produits ou services que pour ces produits ou services.Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de- refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne;

---

page:5de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet de l’examen ex officio antérieur à l’enregistrement de la MUE, la Division d’annulation ne se livrera pas, en principe, à ses propres recherches mais s’en tiendra à l’analyse des faits et des arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à un examen des faits expressément admis n’exclut pas que celle-ci prenne aussi en considération des faits notoires, c’est- à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent être datés de la période pendant laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, des faits se rapportant à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date ( 23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).

L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait donner lieu à une confiance légitime du titulaire de cette marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure en nullité ultérieure, dans la mesure où la réglementation applicable permet expressément que ledit enregistrement ne puisse être contesté ultérieurement que dans une demande en nullité ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010,- 108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une MUE dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011-, 275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé.En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux.L’intérêt général dont il convient de tenir compte doit refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (16/09/2004,- 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

---

page:6de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
«Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c) [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé» (-26/11/2003, 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Il est […] indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.Le libellé de [l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner.De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial.
(12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services.Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés;
(23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté).
L’appréciation du caractère descriptif est fondée sur la perception que le consommateur pertinent a du signe par rapport aux produits et aux services pour lesquels la protection est demandée.En l’espèce, le consommateur italophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «café noir», à savoir le café sans lait. La signification susmentionnée des mots «CAFFÈ NERO», contenue dans la marque de l’Union européenne, peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:

CAFFÈ Le boisson aromatique que l’on obtient des grains de café (information extraite du dictionnaire de Treccani en 27/04/2020 à l’adresse http://www.treccani.it/vocabolario/caffe/).
NERO La couleur noire (information extraite du dictionnaire Treccani de 27/04/2020 à l’ adresse http://www.treccani.it/vocabolario/nero2/)
CAFFÈ NERO est défini dans ce même dictionnaire, à partir de l’entrée générale de CAFFÈ, comme du café sans lait.
En l’espèce, en ce qui concerne les produits contestés produits à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sauces, glaces, pâtes alimentaires,

---

page:7de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
gâteaux, flans et poudings, pâtisseries, arômes, fourrages, repas préparés et en-cas dans la classe 30, les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations selon lesquelles le ou les Y contiennent du café noir ou un café noir aromatisé ( 27/10/2016-, 37/16, CAFFE NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 35;27/10/2016, 29/16-, CAFFE NERO, EU:T:2016:635, § 35).À titre d’exemple, les recettes suivantes sont des recettes du pain et des pâtes contenant du café (informations récupérées le 27/04/2020):
https://www.apronfreecooking.com/recipes/quick-easy-coffee-bread-recipe/
«Quick and Easy Coffee Bread recette […] aromatisé au café fort, ce pain légèrement sucré et de la caféine est facile à fabriquer»;
http://www.apprendistapasticcere.it/pan-dolce-caffe-e-cioccolato/
«Pan dolce caffè e cioccolato»
https://laboratorioespresso.it/en/fresh-pasta-with-coffee/
«Comment faire des pâtes fraîches de café […] Dans cet article, nous développons encore plus nos suggestions de recettes gastronomiques:nous vous adressons en effet deux idées pour la préparation de pâtes fraîches à domicile avec du café.»
https://www.lavazza.it/it/magazine/inspiring-cooking/cook-it-right/tagliatelle-al-caffe.html
«tagliatelle en caffè»
Concernant les services de restaurants et de restauration, services de restaurants libre-service, services de snack-bars, services de bars et de cafés compris dans la classe 42, qui se rapportent à des produits alimentaires et aux boissons, le terme sera également compris comme une indication selon laquelle ces services consistent à servir du café noir (10/07/2018, R 240/2018-2, CAFFÈ NERO THE ITALIAN COFFEE COMPANY (marque fig.), § § 41 et suivants).
Par conséquent, le consommateur pertinent, en dépit de certainséléments stylisés composés d’une police particulière et d’une taille différente des éléments verbaux, percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’ espèce des produits et services en cause susmentionnés;Le fait que la MUE pourrait être comprise d’autres manières n’est pas pertinent.Au contraire, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Il s’ensuit que la marque de l’Union européenne contient des informations évidentes et directes concernant les produits et services susmentionnés, et qu’elle constitue dès lors une indication descriptive de la nature des produits et de l’objet des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
S’il est vrai que le raisonnement de la demanderesse n’est pas particulièrement exhaustif, comme le souligne la titulaire de la MUE, les conclusions ci-dessus peuvent être tirées sur la base de faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles, telles que dictionnaires.

---

page:8de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’Office, il convient de souligner que les marques de l’Union européenne no 13 238 019 «CAFFÈ NERO» et no 13 436 175
sont comparables à la marque de l’Union européenne contestée dans la mesure où elles se composent des mêmes éléments verbaux, et que la marque de l’Union européenne no 13 436 175 contient les mêmes éléments figuratifs, à l’exception de la couleur du fond.En outre, ces marques ont été refusées pour les mêmes produits ou pour des produits connexes, et ces décisions ont été confirmées par le Tribunal (27/10/2016,- 37/16, CAFFE NERO (fig.), EU:T:2016:634;27/10/2016, T- 29/16, CAFFE NERO, EU:T:2016:635).
En ce qui concerne la MUE no 16 639 379, bien que cette marque contienne d’autres éléments verbaux non contenus dans la MUE contestée, ainsi qu’une stylisation légèrement différente, les conclusions de la deuxième chambre de recours [10/07/2018, R 240/2018-2, CAFFÈ NERO THE ITALIAN COMPANY (marque fig.)] peuvent être appliquées, mutatis mutandis, au cas d’espèce.En particulier, les considérations relatives aux éléments verbaux «CAFFÈ NERO» restent identiques.Dans la mesure où la stylisation des deux marques est comparablement minime, et en l’absence de tout élément verbal supplémentaire dans la marque de l’Union européenne contestée, les conclusions quant au caractère descriptif de la marque de l’Union européenne no 16 639 379 s’appliquent, a fortiori, pour des produits et services identiques et liés, enregistrés sous la marque de l’Union européenne contestée.
En ce qui concerne la MUE no 11 885 753 «CAFFÈ NERO», la division d’annulation relève que, selon une jurisprudence constante,- «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne… relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;Et 09/10/2002,- T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002,- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut que les préparations faites de céréales, le pain, la pâtisserie et la confiserie, les glaces, sauces, glaces, pâtes alimentaires, gâteaux, flans et pouddings, pâtisserie, arômes, fourrages, repas et en-cas préparés compris dans la classe 30 et les services de restaurants et de traiteurs, les services de restaurants et d’restaurants libre-service, les services de restauration en libre-service, les services de snack-bars, les services de bars et les services de cafés compris dans la classe 42, la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.

---

page:9de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
En ce qui concerne les produits restants non expressément contestés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, à savoir, sucre, riz, tapioca, sagou, farine;miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde, vinaigre;épices;les édulcorants dans la classe 30, la demanderesse n’ont avancé aucun argument en ce qui concerne le prétendu caractère descriptif de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et en prenant également en considération des faits notoires, la division d’annulation ne comprend pas que la marque de l’Union européenne contestée est ou était, au moment de son dépôt, descriptive pour ces produits.Par conséquent, la demande n’est pas accueillie sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car elle est dirigée contre ces produits.

Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, pour que la marque demandée possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est exigé qu’elle soit apte à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminéeEt donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au public pertinent l’identité d’origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en question (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24;27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Dès lors qu’il possède une signification descriptive claire pour une partie des produits et services pour lesquels il est enregistré, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne ces produits et services, dans la mesure où il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.
Comme indiqué ci-dessus, bien que la marque de l’Union européenne contestée contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, la nature de ces éléments est si négligeable qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.Lesdits éléments ne possèdent aucune caractéristique concernant la manière dont ils sont combinés qui permette à la marque

---

page:10de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne a été jugée descriptive.
Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque de l’Union européenne est dépourvue de tout caractère distinctif et est enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sauces, glaces alimentaires, pâtes alimentaires, gâteaux, flans et poudings, pâtisseries, arômes, pâtes, plats préparés et snacks compris dans la classe 30 et services de restaurants et de traiteur, services de restaurants et services de restauration, services de snack-bars, services de snack- bars, services de bars et services de cafés compris dans la classe 42.

En ce qui concerne les produits restants non expressément contestés au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, à savoir, sucre, riz, tapioca, sagou, farine;miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde, vinaigre;épices;autres édulcorants dans la classe 30, n’a pas avancé d’arguments concernant la prétendue absence de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et en prenant également en considération des faits notoires, la division d’annulation ne voit pas en quoi la marque de l’Union européenne contestée était ou était, au moment de son dépôt, elle était dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces produits.Par conséquent, la demande n’est pas accueillie sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car elle est dirigée contre ces produits.


Caractère trompeur — article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Il ressort d’une jurisprudence constante que les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, comme le souligne la titulaire de la MUE (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
Une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.Or, une marque perd ce rôle de garantie si l’information qu’elle comporte est de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf Ecole du ski francais (fig.), EU:T:2011:200, § 49, 50 et jurisprudence citée).
Il découle de ce qui précède que, une fois que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, peu importe que la marque demandée puisse également être perçue d’une manière qui n’induit pas en erreur.En effet, la marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et, partant, à jouer son rôle, qui est de garantir l’origine des produits

---

page:11de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
et services qu’elle vise (10/07/2018, R 240/2018-2, CAFFÈ NERO THE ITALIAN COMPANY (fig.) § 58).
En ce qui concerne les produits contestés « thé et cacao» compris dans la classe 30, les consommateurs sont susceptibles de croire que ces produits sont ou contiennent du café noir, même si, en réalité, tel n’est pas le cas.Les produits sont vendus dans des emballages très similaires à ceux employés pour le café.Les consommateurs peuvent souvent être amenés à acheter ces produits à la hâte, et ils ne prendront pas forcément le temps d’analyser le texte figurant sur l’emballage.Ainsi, ils choisiront probablement ces produits dans les rayons en pensant, à tort, qu’il s’agit de café noir ou non.
Dès lors, la division d’annulation conclut qu’en ce qui concerne le thé et le cacao compris dans la classe 30, la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE; En ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir, pour le sucre, le riz, le tapioca, la sagou, la farine;miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde, vinaigre;épices;les édulcorants compris dans la classe 30 n’ont pas présenté d’arguments en ce qui concerne le prétendu caractère trompeur de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE et en prenant également en considération des faits notoires, la division d’annulation ne comprend pas que la marque de l’Union européenne contestée est ou était, au moment de son dépôt, trompeur en ce qui concerne ces produits.
En effet, la marque de l’Union européenne sera perçue comme clairement non descriptive par rapport à ces produits et, de ce fait, il n’existe aucun risque de tromperie effective.Sur le marché «réel», le café n’est pas affiché dans les mêmes rayons ou dans les mêmes rayons du magasin que ces produits.En outre, les produits en cause ont une apparence et un goût différents et sont normalement distribués dans des emballages différents.Par conséquent, la demande n’est pas accueillie sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, car elle est dirigée contre ces produits.

Caractère distinctif acquis
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’ elle a acquis un goodwill de valeur et a acquis une renommée forte et accrue dans l’ensemble de l’Union européenne dans la marque de l’Union européenne contestée.
Il incombait à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer à la division d’annulation que sa marque de l’ Union européenne avait acquis un caractère distinctif, tel que revendiqué, dans l’ensemble de l’Union européenne ou, du moins dans la partie de l’Union européenne, lorsque le motif absolu de refus s’est produit, avant la date de dépôt de la marque le 02/03/2001 ou entre la date d’enregistrement le 29/11/2005 et la demande en nullité le 28/03/2019.
En l’absence de tout élément de preuve à cet égard, l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être rejeté;

---

page:12de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que le recours est partiellement accueilli et que la nullité de la marque de l’Union européenne doit être déclarée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:

Classe 30: thé, cacao, préparations à base de céréales;pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;sauces;glace;pâtes, gâteaux, flans et poudings;pâtisseries, arômes, fourrages;plats préparés et snacks.
Classe 42: services de restauration et de restauration;services de restaurants en libre- service;services de snack-bars;services de bar;services de cafétérias.

COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.

De la division d’annulation
Robert MULAC Natascha GALPERIN Judit NÉMETH



Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est

---

page:13de 13 Décision sur la décision attaquée no 34 422 C
considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.