LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 mai 2020
Dans l’affaire R 2001/2019-4
GitLab B.V. HeudiEP 108
3552EK Utrecht
Pays-Bas Titulaire de la MUE/requérante représentée par A2 Estudio Legal, C/Alcalá 143, 3° Derecha., 28009 Madrid, Espagne
contre
Gitlab OÜ Jaama TN 2
11621 Tallinn
Estonie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu (Estonie)
Recours concernant la procédure de nullité no 23 182 C (marque de l’Union européenne no 13 751 169)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/05/2020, R 2001/2019-4, Gitlab/Gitlab

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 février 2015 et enregistrée le 8 septembre 2015,
GitLab B.V. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu la marque verbale
GitLab
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques téléchargeables permettant de réaliser un échange de vues en collaboration, développement, gestion, planification, coordination, modification, suivi, essais, révision, publication et archivage de programmes informatiques numériques, documentation, documents, documents, contrats, sprints, histoires, bogues et numéros;
Classe 42 — Services en ligne de technologie concernant la réflexion collaborative, le développement, la gestion, la planification, la coordination, la modification, le traçage, les essais, la révision, l’édition et l’archivage de programmes informatiques numériques, la documentation, les techniques, les documents, les contrats, les tirages, les histoires, les bogues et les questions.
2 Le 8 juin 2018, Gitlab OÜ (ci-après «la demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne contestée, fondée sur la dénomination sociale estonienne «Gitlab OÜ» pour des «activités de programmation informatique» et sur la marque estonienne antérieure no 51 680 pour la marque verbale
Gitlab
déposée le 13 décembre 2012 et enregistrée le 7 juillet 2014 pour les services suivants:
Classe 42 — Service de maintenance de logiciels; installation de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; conseils en matière de logiciels; recherche et conception scientifiques et technologiques; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques par distance; hébergement de sites informatiques [sites web].
Une renommée était revendiquée pour l’ensemble desdits services.

3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, invoqués pour la

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marque Elle était dirigée contre l’ensemble des produits et services désignés par la marque contestée et était fondée sur tous les services désignés par la marque antérieure et la dénomination sociale.
4 Par décision du 21 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité, a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais des procédures.
5 La division d’annulation a d’abord examiné la demande en nullité fondée sur la marque estonienne antérieure, ainsi que les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), et b), du RMUE. Elle a estimé que les produits et les services devaient être comparés tels qu’ils figuraient dans le cahier des charges et non par rapport à leur usage réel ou prévu allégué. Les produits contestés compris dans la classe 9 étaient un type particulier de logiciel; les services antérieurs couvrent, entre autres, la conception et le développement de logiciels. Compte tenu des particularités des logiciels, notamment en ce qui concerne sa nature controversée
(tangible ou intangible?) et le processus de création effective de ce logiciel, il existait un degré de similitude moyen entre les produits contestés compris dans la classe 9 et les services antérieurs de «conception et développement de logiciels» compris dans la classe 42. Les produits et services ont été créés/fournis par les mêmes entreprises et ils ont coïncidé au niveau de leurs utilisateurs finaux. En outre, le produit fini étant un produit, le produit est le résultat du processus de conception et de développement et, à ce titre, il existe également un lien de complémentarité entre les produits et services. Les services contestés «services technologiques en ligne» compris dans la classe 42, même si leur objet était précisé, étaient identiques aux services antérieurs compris dans la même classe compris dans la même classe, tels que les services de «conception technologique» et «maintenance de logiciels», ces derniers étant couverts par la première.
6 Elle a également estimé que les signes en conflit étaient identiques. Compte tenu de ces éléments, le niveau d’attention du public pertinent n’a pas d’incidence sur les conclusions du double identité ou du risque de confusion. Cette observation s’applique également à la connaissance du signe contesté sur le marché.
7 Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit d’éléments de preuve au sujet de la coexistence alléguée des deux marques et des éléments de preuve démontrant que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, cet argument a été rejeté comme non fondé.
8 La division d’annulation a conclu que la demande en nullité a été accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les services contestés qui ont été jugés identiques. Pour les produits contestés qui ont été jugés similaires, compte tenu de l’identité des signes, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que la demande en nullité a été intégralement accueillie sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe

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1, point a), et b), du RMUE, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande était fondée.
Moyens et arguments des parties
9 Le 9 septembre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 17 décembre 2019. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
10 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Premièrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne est une start-up bien reconnue et, par conséquent, sa marque est également reconnue par les consommateurs. Lorsque les consommateurs voient la marque «GITLAB» qu’ils savent que la marque provient de Gitlab B.V. A l’appui de cet argument, il est fait référence à plusieurs impressions de pages internet ainsi qu’un document faisant référence au paysage néerlandais de la start-up. Elle soutient que ces nouveaux éléments de preuve devraient être pris en considération conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. En outre, elle expose en détail la différence entre le type de produits et services qu’elle fournit et les services fournis par la demanderesse en nullité. Ces produits et services en conflit ne sont ni identiques ni similaires. Dès lors, il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, indépendamment de la similitude entre les signes, une conclusion renforcée par le fait que la marque contestée est renommée et reconnue par les consommateurs.
11 Le 9 mars 2010, la demanderesse en annulation a déposé ses observations en réponse. Elle demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision de la division d’annulation et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens de la procédure.
12 La demanderesse en nullité approuve le raisonnement de la décision attaquée tenant compte de l’identité des signes et de l’identité et de la similitude, qui est même élevée, des produits et services contestés. Elle souligne que les produits et services doivent être comparés tels qu’ils figurent dans leurs enregistrements respectifs et qu’il est indifférent que les marques soient utilisées dans la vie réelle et en quoi que ce soit.
13 Elle soutient également que, bien qu’une confusion effective ne soit pas requise au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), ou de l’article (b) du RMUE, comme le prouve en première instance le risque de confusion, il y a effectivement une confusion effective lorsque la demanderesse en nullité a été contactée, ce qui lui a permis de croire en l’espèce que la titulaire de la marque de l’Union européenne. De plus, l’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne une coexistence pacifique est trompeuse, étant donné qu’elle a elle- même émis des demandes d’atteintes aux DPI déposées contre la demanderesse en nullité.

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14 Quant aux nouveaux éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne devant les chambres de recours, la requérante soutient que ces éléments de preuve sont irrecevables. Premièrement, cet élément illustre uniquement les usages réels de la marque contestée, lesquels ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion: il ne saurait être que si le titulaire de la marque de l’Union européenne réussissait à prouver qu’il s’agissait d’une entreprise importante et importante au sein de l’UE, les droits antérieurs du demandeur en nullité, qu’ils aient acquis et utilisés de bonne foi et que, concomitamment également mis en péril par la titulaire de la MUE, étaient dépourvus d’effet juridique ou de protection contre la marque ultérieure de la titulaire de la marque de l’Union européenne; Deuxièmement, les nouvelles preuves n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables et/ou ne contestent pas les constatations faites ou examinées dans la décision;
15 La demanderesse en nullité maintient par ailleurs ses revendications relatives aux motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Motifs
16 Le recours n’est pas fondé.
article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
17 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, conclu à l’encontre d’une demande en nullité introduite par le titulaire d’une marque antérieure, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée:
- en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
- en raison de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 La demande en nullité est fondée sur la marque estonienne antérieure. Dès lors, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Estonie.
Comparaison des produits et services
19 Les produits ou les services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par une autre marque (13/09/2018, T-94/17, tigha,
EU:T:2018:539, § 46).

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20 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
21 Ainsi que la division d’annulation l’a estimé à juste titre, les produits de la marque contestée compris dans la classe 9, à savoir un type particulier de
«logiciels informatiques téléchargeables», sont moyennement similaires aux services antérieurs de «conception et développement de logiciels informatiques» compris dans la classe 42. Les logiciels contestés comprennent des programmes, des routines et des langues symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel informatique et dirigent son fonctionnement. Les services antérieurs sont étroitement liés: dans le domaine de l’informatique, les producteurs de logiciels proposent généralement des services liés aux logiciels; Par conséquent, et bien que la nature des produits et des services soit différente, les utilisateurs finaux ainsi que les producteurs/fournisseurs des produits et services coïncident. Par ailleurs, il s’agit de produits et services complémentaires (Grandes directrices des marques, partie C, Opposition, section 2 Double identité et risque de confusion,
Chapitre 2 Comparaison des produits et services, annexe II: Industries spécifiques, 5.10 technologie de l’information, 5.10.5 ordinateurs et logiciels (classe 9)/programmation pour l’informatique (classe 42).
22 La division d’annulation a également correctement estimé que les services contestés compris dans la classe 42, à savoir les «services de nature technologique en ligne» concernant diverses matières étaient identiques aux services antérieurs de «conception technologique» et de «maintenance de logiciels», mais aussi aux «services d’installation de logiciels, mise à jour de logiciels, services de surveillance de systèmes informatiques par accès à distance», dans la mesure où les services contestés incluent, même si leur objet était précisé, ces services antérieurs.
23 Ces conclusions en tant que telles n’ont pas été contestées par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ses arguments relatifs à la raison pour laquelle les produits et services sont dissemblables sont basés sur l’usage réel des produits et services en conflit, les services antérieurs consistant à personnaliser des logiciels conservateurs pour les systèmes critiques de la mission, à savoir «leur sécurité routière», les produits contestés «recherchant la vitesse des affaires». Quel que soit le sens exact de ce qui peut en être, ces arguments ne doivent pas être comparés dans la forme sous laquelle les marques doivent être comparées dans la forme dans laquelle elles sont enregistrées. Les produits ou services pour lesquels les marques sont effectivement utilisées sur le marché (30/06/2010, C-448/09 P,
Centrixx, EU:C:2010:384,§ 74) sont dénués de pertinence.

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Comparaison des signes
24 Les deux marques verbales à comparer sont respectivement «GitLab» et «Gitlab», raison pour lesquelles il est indifférent qu’elles soient protégées en majuscules ou en minuscules. Les marques sont identiques.
Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
25 Cette double identité s’applique aux marques en conflit identiques par rapport aux services identiques contestés compris dans la classe 42. Pour ces services, l’opposition a été accueillie, comme le raisonnement suivi par la Division d’Annulation, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour lesquels la seule condition est que les marques et les produits et services soient identiques. Il s’ensuit que les motifs de l’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne doivent être examinés que pour les produits compris dans la classe 9, qui ont été jugés similaires.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: Appréciation globale du risque de confusion
26 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
27 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
28 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à

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l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38).
29 Compte tenu de l’identité des marques en conflit, ainsi que le public pertinent l’a estimé à juste titre, le public pertinent et son niveau d’attention n’ont aucune incidence sur le risque de confusion.
30 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal étant donné que celle-ci est dépourvue de signification par rapport aux services antérieurs.
31 Compte tenu du degré de similitude moyen des produits contestés compris dans la classe 9, de l’identité des signes et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la demanderesse en nullité concernant la renommée de la marque antérieure.
32 L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel la marque de l’Union européenne contestée est reconnue par le public ne saurait être retenu en l’absence de risque de confusion; Indépendamment du point de savoir si cette allégation devait ou non être prouvée par les éléments de preuve produits et indépendamment de la recevabilité de ces éléments de preuve, la chambre de recours fait remarquer qu’ il est de jurisprudence constante que seule la renommée ou le caractère distinctif élevé de la marque antérieure est pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion, mais que le titulaire de la marque de l’Union européenne ne peut pas se prévaloir de la renommée de sa marque plus récente ( 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 83; 19/04/2013, T-537/11,
Snickers, EU:T:2013:207, § 55; 17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY,
EU:T:2015:642, § 49).
Conclusion
33 La division d’annulation a, à bon droit, accueilli la demande en nullité pour l’ensemble des produits et services contestés sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b) du RMUE. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués par la demanderesse en nullité.
34 Le recours doit être rejeté.
Coûts
35 La titulaire de la marque de l’Union européenne (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais de représentation exposés par la demanderesse en nullité (défenderesse) dans la procédure de recours. La division d’annulation a

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condamné à juste titre la requérante à supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’annulation.
Fixation des frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii), et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse en ce qui concerne la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure de nullité, c’est à juste titre que la division d’annulation a condamné la requérante à supporter la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation de la défenderesse fixés à 450 EUR. Le montant total s’élève à 1 630 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures d’annulation et de recours à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema