DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 681 C (INVALIDITY)
Diadora Spa, Via MONTELLO, 80, 31031 Caerano di San Marco (TV), Italie (demandeur), représentée par Nicola Novaro, Via Marconi, 14, 18013 Diano Castello (Imperia, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Wen Ming Yan, Unit 3-10, no 96, Xiangshi Road, Yunyan District, Guiyang City, Guizhou Province, 550003, République populaire de Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Carolina María Sánchez Margareto, C/Sueca, 22, 4°, pta 12, 46006 Valence, Espagne (mandataire agréé).

Le 04/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 15 994 486 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits (classe 18) de la marque de l’Union européenne no 15 994 486 (LA MUE) pour le signe figuratif tel que reproduit ci-dessous:
La demanderesse a invoqué le motif de l’existence d’une mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lademanderesse soutient que la titulaire a déposé la marque de l’Union européenne de mauvaise foi étant donné qu’il s’agit d’une reproduction servile de la marque antérieure de la demanderesse. La demanderesse soutient également que la titulaire avait connaissance des droits antérieurs du signe sur le signe, étant donné que le signe a acquis une renommée en raison de son usage long et intensif en Italie et dans le monde entier pour toutes sortes de vêtements et accessoires de sport. En outre, la titulaire est active en Chine, où elle est basée depuis 2008. L’entreprise chinoise qui était auparavant responsable du portefeuille de marques Diadora de la demanderesse en Chine était Winor et la licenciée de Winor est la société Guizhou YWM Trading Co.,

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Ltd. dont M. Yan, le titulaire, est le représentant légal. Le 31/12/2014, un avis écrit a été envoyé par Winor à Guizhou YWM Trading Co., Ltd., (en personne), pour informer que son accord de licence avec Winor aux fins de l’utilisation des marques Diadora viendrait à échéance au 31/01/2015, qu’il devrait fermer ses magasins Diadora avant cette date et qu’il devrait supprimer et détruire toutes les marques liées aux marques Diadora et ne pourrait plus vendre des produits portant de telles marques. À la suite de ces actions, Guizhou YWM Trading Co., Ltd. (M. Yan société) a été inclus dans la documentation contractuelle échangée entre Diadora et Winor. La demanderesse affirme donc que de nombreuses années avant le dépôt de la MUE, la titulaire lui a été informée qu’elle ne pouvait plus utiliser les marques Diadora de quelque manière que ce soit.
La demanderesse affirme que, malgré ses avertissements, entre février 2016 et décembre 2016, la titulaire a tenté d’enregistrer la marque de l’Union européenne contestée et a également présenté des demandes de marque chinoises et américaines qui étaient des copies du signe antérieur de la demanderesse. La titulaire avait connaissance des droits antérieurs du demandeur sur le signe et, par conséquent, avait fait droit à la MUE de mauvaise foi. Les dépôts des États-Unis et chinois ont toutes deux été rejetés par les offices respectifs en raison de l’intervention de la demanderesse. Selon la demanderesse, les signes en conflit sont identiques et le signe antérieur jouit d’une renommée de telle sorte qu’il bénéficie d’une large protection et qu’il existe une présomption de connaissance de la part du titulaire. Elle soutient que l’intention de la titulaire est de profiter de la renommée de la demanderesse. Par ailleurs, les deux signes désignent des produits compris dans la classe 18. La titulaire faisait également partie des procédures chinoises et avait donc eu connaissance de la marque également en 2017, mais elle n’a pas participé aux procédures américaines. Par conséquent, elle affirme que le titulaire avait connaissance du signe renommé de la demanderesse pour des produits similaires avant le dépôt de la marque de l’Union européenne et a fourni une copie servile de la marque afin de tirer profit de la renommée de la marque antérieure et que ce dépôt a été effectué de mauvaise foi.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
1.
2. la marque européenne figurative no 15 994 486 détenue par M. Yan;
3. représentation de la marque Diadora;
4. extraits de foires internationales auxquelles Diadora;
5. extraits concernant des attestations qui ont collaboré avec Diadora;
6. extrait du mot Il Messaggero concernant le chiffre d’affaires de la société Diadora;
7 décisions judiciaires sur la notoriété de la marque Diadora;
8. catalogues Diadora;
9. factures Diadora correspondant aux années pour les années 2012-2017;
10. liste des distributeurs de Diadora;
11. matériel publicitaire français;
12. liste des licenciés de Diadora;
13. extraits d’pages web relatifs à la recherche de «Diadora» via Google;
14. extraits d’articles de journaux concernant le Diadora;
15. professionnel, un extrait de la société Guizhou YWM Trading Co., qui montre M. Yan en qualité d’actionnaire, de directeur et de PDG et qu’il a participé à l’entreprise depuis au moins 2012;

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16. notification de résiliation de l’accord de distribution/d’usage avec les marques conclu par Winors à Guizhou YWM Trading Co., de Ltd., et de les conseiller que les droits de gestion des magasins seront également annulés et que les magasins DIADORA doivent être fermés et que tous les logos des signes DIADORA doivent être détruits et qu’ils ne peuvent plus vendre aucun produit portant ce signe;
17. des documents contractuels montrant la société de M. Yan en tant que titulaire actuelle de titulaires de droits de propriété intellectuelle;
18. décision de l’Office chinois des marques du 08/04/2018;
19. décision USPTO du 08/12/2017;
20. liste des autres marques déposées par M. Yan;
21. oppositions formées à l’acte de opposition devant l’USPTO le 29/08/2017.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demanderesse alors qu’il avait été fixé un délai pour y répondre.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations.La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne.En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques.Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi.Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60).
L’ existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Vue d’ensemble des faits pertinents
Les faits pertinents tels qu’argués par la demanderesse sont exposés dans la section précédente de la présente décision et ne seront pas répétés. La titulaire n’a pas présenté d’observations.

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Appréciation de la mauvaise foi
Une situation peut entraîner une mauvaise foi lorsqu’une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’usage d’un signe sur le marché, ce qu’un concurrent conteste par la suite avec l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur original du signe.
Dans un tel cas de figure, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009,- 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 48, 53), a fait valoir que les facteurs suivants en particulier doivent être pris en considération:
A) le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que
C) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) si la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque de l’Union européenne contestée dans le cadre d’un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; Peuvent également être prises en considération d’autres facteurs (14/02/2012, T- 33/11, Bigab, EU: T: 2012: 77, § 20-21; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU: T: 2012: 138, § 36).
La mauvaise foi peut être appliquée lorsque les parties concernées ont ou ont entretenu des relations d’une quelconque nature, telles que des relations (pré-
/postérieures) contractuelles, donnant lieu à des obligations de mutuelle et un jeu de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007 2-, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
En l’espèce, la demanderesse a démontré qu’elle utilisait le signe depuis les années 1970. les preuves de son usage ou de la renommée revendiquée présentées n’étaient pas particulièrement étendues, mais incluaient des arrêts des tribunaux italiens qui reconnaissent la renommée du signe susmentionné et l’ancienneté de son utilisation ainsi que d’autres types de preuves secondaires à l’appui de cette affirmation. Par conséquent, la demanderesse a établi qu’elle utilisait le signe avant la date du dépôt de la MUE.
Le signe en cause est constitué par les éléments suivants:

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Marque antérieure Marque contestée
Force est de constater qu’il existe entre les signes des similitudes frappantes. Il s’agit dans les deux cas d’une ligne noire qui commence à se réduire à gauche et de laquelle des branches se décomposent en deux lignes, pour former un «Y», pour former un point de droite. La différence entre les signes réside dans l’angle de la forme «Y», dans la marque antérieure, alors qu’il l’est encore plus vers le bas, alors que dans le signe contesté un trait plus horizontal va de gauche à droite et que dans le signe antérieur, la partie supérieure du signe est légèrement plus courte que dans le signe contesté. Par ailleurs, sur le signe contesté, il apparaît que la lettre «YWM» est représentée en lettres blanches très petites et très stylisées, placées à la gauche de la partie différente des traits. Cet élément est si petit qu’il est négligeable et peut très bien passer inaperçu aux yeux des consommateurs pertinents. La demanderesse a affirmé que les signes sont identiques, la division d’annulation ne peut souscrire à cette allégation, mais considère que les signes sont effectivement très similaires sur le plan visuel. Les consommateurs ont rarement les deux signes en cause pour les comparer directement, mais doivent se fier à leurs souvenes non parfaites des signes. En l’espèce, les deux signes sont des éléments noirs qui ressemblent à une forme «Y» sur son côté et qui présentent des similitudes frappantes. Par conséquent, la division d’annulation considère que les signes sont très similaires.
En ce qui concerne les produits, il convient de noter que, conformément à la décision de la division d’opposition du 17/07/2018, B 2 849 878 qui a partiellement rejeté la MUE contestée pour certains des produits compris dans la classe 18 et à l’ensemble des produits compris dans la classe 25, la marque de l’Union européenne est désormais enregistrée pour les produits suivants:
Classe 18: Peaux d’animaux; dépouilles d’animaux; Chevreau; imitation du cuir; peaux d’animaux; Parapluies.
Toutefois, lors de l’examen d’une demande fondée sur le motif de la mauvaise foi, quelle est la situation à la date du dépôt de la marque de l’Union européenne
[12/09/2019, 104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU: C: 2019: 724, § 59-61].Par conséquent, les produits à prendre en considération pour les présentes fins sont ceux qui ont été demandés au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne et qui sont les suivants:
Classe 18: peaux d’animaux; dépouilles d’animaux; Chevreau; imitation du cuir; peaux d’animaux; Parapluies; malles de voyage; sacs à dos; sacs à dos,Sachets, pochettes; sacs de voyage; Sacs de sport.

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Classe 25:Vêtements; maillots de sport; tee-shirts; Chaussures; souliers de sport; chapellerie; chapeaux; Bonneterie; gants [habillement]; layettes; Ceintures en cuir [vêtements].
Le signe antérieur non enregistré a été utilisé au moins pour les produits suivants:
Classe 18: sacs.

Classe 25: chaussures de sport et de loisir.
Les produits contestés sont partiellement identiques ( sacs, chaussures, par exemple), partiellement similaires (par exemple, des vêtements, sacs à dos) et partiellement différents (par exemple, les peaux d’animaux, les pelleteries) par rapport aux produits antérieurs; Le demandeur n’a pas à prouver que tous les produits sont identiques ou similaires.
La demanderesse a démontré que la titulaire, M. Yan, est le PDG et le directeur de la société chinoise Guizhou YWM Trading Co., Ltd. (annexe 15), au moins depuis 2012. Le signe antérieur était utilisé en Chine depuis au moins 2008. En outre, il a également démontré que le licencié de la demanderesse en Chine, Winors, avait collaboré avec le titulaire (par l’intermédiaire de sa société Guizhou YWM Trading Co., Ltd.) et que cette relation de travail était clôturée le 31/12/2014 (annexe no 16) et a ensuite fait savoir qu’il devait cesser de vendre les produits revêtus du signe et que toute utilisation du signe Diadora (le signe antérieur) devait cesser et que les magasins devaient cesser leurs magasins. Cette marque était antérieure au dépôt de la marque de l’Union européenne le 02/11/2016. Par conséquent, il peut être établi que la demanderesse avait au moins connaissance de l’existence du signe antérieur avant le dépôt de la marque de l’Union européenne et qu’il existait une relation contractuelle entre le titulaire et une société titulaire de la licence du signe de la demanderesse, dans laquelle l’utilisation du signe de la demanderesse était contractuelle. Dès lors, il est constant que la titulaire avait connaissance des droits antérieurs du demandeur sur le signe.
Après que le contrat de distribution a été résilié, bien que le titulaire n’ait pas été interdit d’utiliser le logo ou ait vendu des produits portant le logo, la titulaire a alors déposé des demandes de marque pour le signe contesté en Chine, dans l’Union européenne et aux États-Unis. Les marques en Chine et aux États-Unis ont déjà été rejetées après que le demandeur ait statué.
En l’espèce, le signe contesté est très similaire au signe antérieur et les produits demandés au moment du dépôt sont au moins partiellement identiques et partiellement similaires à ceux pour lesquels le signe antérieur a été utilisé et, au moment du dépôt, la titulaire avait connaissance des droits du demandeur sur le signe.
Le titulaire n’a présenté aucune observation en réponse à la demande en nullité visant à réfuter l’allégation de mauvaise foi ou à montrer sa logique commerciale en demandant l’enregistrement de la MUE.La demanderesse a démontré qu’elle était titulaire d’une marque qui a acquis une certaine renommée dans l’UE, qu’elle était active en Chine également depuis 2008 et que la titulaire (par l’intermédiaire d’une société) avait même vendu les produits de la demanderesse, en vertu d’une convention avec sa licenciée en Chine, avant le dépôt de la marque de l’Union européenne. La demanderesse a également démontré qu’elle commercialise ses produits dans le monde entier.

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Les actions du titulaire en matière de dépôt de demandes de marque en Chine, dans l’Union européenne et aux États-Unis après le contrat pris mettait fin à son intention d’essayer d’usurper les droits de la demanderesse sur le signe dans plusieurs juridictions. La titulaire n’a pas présenté d’éléments de preuve ou des arguments pour démontrer qu’elle utilisait le signe avant la demanderesse ou qu’elle avait une stratégie commerciale pour déposer la MUE.
En déposant et en enregistrant la marque contestée, le titulaire de la MUE a effectivement créé un obstacle potentiel pour le demandeur dans le cadre de ses activités commerciales sur le marché de l’Union européenne. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun argument ni preuve qui permettrait à la division d’annulation de parvenir à une conclusion différente. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi.
La demande est dirigée contre l’ensemble des produits visés par la marque de l’Union européenne. Lorsque la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne est établie, c’est l’ensemble de la marque de l’Union européenne qui est déclaré nul, même pour les produits et services qui sont sans rapport avec ceux protégés par la marque de la demanderesse en nullité.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que le recours est entièrement accueilli et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
De la division d’annulation

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Ioana Moisescu Nicole CLARKE María Belén IBARRA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.