DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 857 202
Laboratorios Ern, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Ponti & Partners, S.L.P., C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
i-n s t
SHS International Ltd., 100 Waverier Boulevard Waveraraya Technology Park, L7 9PT, Liverpool, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices.2e étage, Anna van Buerenplein 21A 2595DA, La Haye, Pays-Bas ( mandataire agréé)
Le02/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 857 202 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: aliments destinés à des fins médicales spéciales; substances diététiques à usage médical; aliments à usage médical, y compris aliments pour bébés, nourrissons et invalides; fication d’aliments à usage médical, y compris aliments pour bébés, nourrissons et invalides; compléments nutritionnels nutritionnels à usage médical; produits nutritionnels à usage médical; compléments vitaminés; tous les produits précités non destinés à un usage intraveineux; tous les produits étant un boulangeur métabolique; Lesdits produits n’incluant pas les produits et préparations vétérinaires.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 071 219 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 071 219 pour la marque verbale «DAMIN», contre tous les produits compris dans la classe 5. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 20 631 de la marque verbale «DYNAMIN».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 16/01/2019, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours (09/10/2019-, R 606/2019 2, Damin/Dynamin).La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé

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l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre a considéré que la comparaison entre les signes n’était pas effectuée correctement et qu’une décision sur la question préalable de l’usage sérieux pouvait être prise. Par la suite, si la preuve de l’usage devait être établie ou prouvée pour la totalité ou une partie des produits désignés par la marque antérieure, il conviendrait de procéder à une nouvelle appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents. En particulier, le public pertinent et son degré d’attention, ainsi que la reconnaissance que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et non un faible degré, doivent être pris en compte. Enfin, dans la décision attaquée, la division d’opposition aurait également dû aborder les problèmes de la renommée revendiquée de sa marque par l’opposante; la marque contestée faisant l’objet d’un profit indu de la marque antérieure; et si un tel moyen avait été soulevé initialement dans le cadre de l’opposition.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque espagnole no 20 631, sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 21/11/2016.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 21/11/2011 au 20/11/2016 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: produits et préparations pharmaceutiques. Aliments diététiques adaptés à un usage médical sous toutes leurs formes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 26/01/2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (à partir de la règle 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 31/03/2018 la preuve de l’usage de la marque antérieure. Puis, à

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la demande de l’opposante, et jusqu’au 31/05/2018.Le 31/05/2018, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les suivants.
Preuve no 1:57 factures relatives à des produits DYNAMIN pour les années 2011 à 2016. Les factures montrent la vente de Dynamin vitamines/compléments pendant cette période pour un montant d’environ 2 200 EUR.
Preuve no 2:des impressions tirées des sites internet de plusieurs pharmacies en Espagne, datées de 2018, dans lesquelles des comprimés de DYNAMIN sont proposés en tant que compléments vitaminés;
Preuve no 3: informations tirées du site web de DYNAMIN sur les caractéristiques des produits (en tant que médicament utilisé pour la prévention des irrégularités de vitamines B).Les informations sont en anglais et la seule date est la date du dépliant (2004), qui se situe en dehors de la période pertinente.
Les factures montrent que le lieu de l’usage est l’ Espagne.C’est ce qui ressort de la langue des documents (l’ espagnol), de la devise indiquée (l’euro) et des adresses situées en Espagne. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente (entre 2011 et 2016).
Les documents présentés, à savoir les factures, montrent la vente de vitamines/compléments «DYNAMIN» pendant cette période à une valeur approximative de 2 200 EUR;Par conséquent, ils montrent que des vitamines/compléments sous le nom «DYNAMIN» ont été vendus de manière constante tout au long de la période pertinente sur le territoire espagnol.Elle fournit à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les preuves produites par l’opposante, bien qu’elles ne soient pas particulièrement exhaustives, satisfont le critère minimal requis pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle ne sera réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.

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Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des suivants:
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories- susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la- ou les sous-catégories- dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire.Il convient à cet égard d’ observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement.Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes-.
(14/07/2005,- 126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288, §- 45 46)
En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour un produit pharmaceutique basé sur la base de vitamines B. ces produits peuvent être considérés comme une sous-catégorie objective des préparationsde vitamines.Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les préparations de vitamines.
En conséquence, dans le cadre de son examen approfondi de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de

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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les oods
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: vitamines (préparations de —).
Les produits contestés, à la suite de deux limitations présentées par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 5: aliments destinés à des fins médicales spéciales; substances diététiques à usage médical; aliments à usage médical, y compris aliments pour bébés, nourrissons et invalides; fication d’aliments à usage médical, y compris aliments pour bébés, nourrissons et invalides; compléments nutritionnels nutritionnels à usage médical; produits nutritionnels à usage médical; compléments vitaminés; tous les produits précités non destinés à un usage intraveineux; tous les produits étant un boulangeur métabolique; Lesdits produits n’incluant pas les produits et préparations vétérinaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse , indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Compléments nutritionnels nutritionnels contestés à usage médical; produits nutritionnels à usage médical; compléments vitaminés; tous les produits précités non destinés à un usage intraveineux; Tous les produits étant un boulangeur métabolique; Tous les produits précités n’incluant pas des produits et préparations vétérinaires sont inclus dans la catégorie générale des préparations de vitamines de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les aliments contestés destinés à des fins médicales spéciales; substances diététiques à usage médical; aliments à usage médical, y compris aliments pour bébés, nourrissons et invalides; fication d’aliments à usage médical, y compris aliments pour bébés, nourrissons et invalides;Les produits et préparations vétérinaires précités n’incluant pas les produits vétérinaires et les préparations à base de vitamines de l’opposante sont similaires.Ils ont la même destination et les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. En outre, ils peuvent coïncider par leur fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de

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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.Dès lors, le degré d’attention, du fait de l’usage sain des produits, sera élevé.
c) Les signes
DYNAMIN DAMIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La marque antérieure, «DYNAMIN», n’a aucune signification pour le public pertinent et possède un caractère distinctif; Toutefois, il ne saurait être exclu que, pour au moins une partie du public pertinent, le terme «DYNAMIN» pourrait faire allusion au terme «dynamique» (dinámico en espagnol), ce qui évoque ainsi l’idée d’un dynamisme [13/12/2017, 700/16, Slim Dynamics (fig.)/DYNAMIN-, EU: T: 2017: 896, § 59-61]. toutefois, il n’est pas clair, sur le plan conceptuel, en tenant compte en particulier des produits concernés.
Le signe contesté, «DAMIN», est dépourvu de signification pour le public pertinent. Le signe n’est pas descriptif, suggestif ou autrement faible ou dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits pertinents et possède donc un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leur première lettre, «D», et leurs quatre dernières lettres, «AMIN».Ils diffèrent par les deuxième et troisième lettres de la marque antérieure, «YN», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté plus court; Dès lors, toutes les lettres du signe contesté sont incluses dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.

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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «D» et «AMIN», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «YN» du signe antérieur.Ils coïncident donc dans la séquence «- AMIN», à la même position. Globalement, les sons, les intonations et les rhythmes seront très similaires.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Aucun de ces signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le degré d’attention du public est élevé et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen;
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Il s’agit de marques verbales et les cinq lettres du signe contesté sont incluses dans le signe antérieur («D * * AMIN»), qui est une marque verbale composée de sept lettres. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26). même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Eu égard aux similitudes visuelles et phonétiques des signes et à l’identité et à la similitude des produits, et même avec l’attention élevée du public, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 20 631 de l’ opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif du recours de l’opposante, à savoir l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
ANDREA VALISA Barber aurelia Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être

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déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.