DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 073 054
Tecnifar — Indústria Técnica Farmacêutica, S.A., Rua José da Costa Pedreira, no 11 B, Torre Sul, 1750-130 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. E. Dias Costa, Lda., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Otowil, S.R.L., Alsina 1749, 1646 San Fernando, Argentine (demanderesse), représentée par Protecmark, Ortega y Gasset, 13-1voici 3° M, 03600 Elda (Alicante), Espagne (représentant professionnel).
Le 24/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 073 054 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 17 966 753 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 505 383 «OTOWEL» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’enregistrement de la marque portugaise no 505 383 «OTOWEL».

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La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 10/10/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 10/10/2013 au 09/10/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5:Médicaments et compléments nutritionnels.
Classe 10:Dispositifs médicaux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 18/10/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 23/12/2019 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 10/12/2019, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1:27 factures datées de 2013 à 2018 et adressées à des clients situés dans plusieurs endroits du Portugal (Porto, Lisboa, Alverca, Coimbra, Torres Novas, etc.) en langue portugaise. Dans l’en-tête des factures figure la dénomination sociale de l’opposante, ainsi que les coordonnées de la société «Medirexpharma, Lda.», qui, comme l’a expliqué l’opposante dans ses observations, est son partenaire commercial. Dans le détail des factures figurent les produits «OTOWEL ACQUA» et «OTOWEL CERA», avec un prix approximatif par unité de 4,5 EUR, et les articles vendus par facture sont d’environ 20 à 60 unités.
Annexe 2:Document daté du 28/11/2019 préparé par Medirexpharma, Lda. avec les statistiques des ventes des produits «OTOWEL ACQUA» et «OTOWEL CERA» de 2013 à 2018, pour un montant total de 298 295,39 EUR, pour une quantité totale de 48.830 unités.
Annexe 3: Descopies de brochures, d’informations promotionnelles, de conception d’étiquettes de produits et de flyers sur les produits «OTOWEL ACQUA» et «OTOWEL CERA».Ces documents sont rédigés en portugais et, comme l’opposante l’a expliqué et déduit des images, ils consistent en des sprays pour éliminer la cire ou l’humidité des oreilles, comme par exemple:

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Annexe 4: Descopies de documents extraits de pages web de html, expliquées par l’opposante dans son observation comme étant le «Simposium Terapêutico» (TherapeuSymposium).Les documents contiennent des informations sur les produits «OTOWEL ACQUA» et «OTOWEL CERA», en portugais, et comme on peut le déduire, ils contiennent fréquemment des questions sur l’utilisation et les recommandations du produit, ainsi que sur les ingrédients et les coordonnées du distributeur «Tecnifar Consumer Health».Ces documents comprennent les dates des années 2015, 2017, 2018 et 2019. Il y a également des copies de factures émises par «Simposium Digital Healthcare» et payées par la société «Medirex Pharma Lda.» (partenaire commercial de l’opposante), datées des années 2017, 2018 et 2019, incluant dans les détails de la facture les concepts d’ «Otowel Cera» et/ou «Otowel Acqua».Comme l’a expliqué l’opposante, ces factures font référence à l’inclusion de ces produits dans la publication du «Simposium Terapêutico» (TherapeuSymposium).
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs

Lieu de l’usage
Les factures (annexe 1) et les documents d’information et de promotion (pièce 3) montrent que le lieu de l’usage est le Portugal. Cela peut être déduit de la langue des documents (portugais), de la devise mentionnée (euro) et des adresses en plusieurs endroits du Portugal. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
Laplupart des éléments de preuve produits datent de 2013 à 2018. Il s’ensuit que les preuves de l’usage produites par l’opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage du signe antérieur.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, à savoir les factures jointes en annexe 1, démontrent la fréquence de l’usage de la marque, dans un usage relativement continu et régulier, au cours de cette période.Bien que la quantité d’unités vendues ne soit pas importante (environ 48.830 unités en 5 ans), il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. En outre, il convient de noter que, même si, dans une partie des preuves produites, l’usage est fait par un tiers, «Medirexpharma, Lda.» (par exemple, inclus dans l’en-tête des factures), l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire (article 18, paragraphe 2, du RMUE).En l’espèce, le

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consentement préalable de la titulaire est déduit de la présence de la dénomination sociale de l’opposante également dans l’en-tête des factures, ainsi que des observations de l’opposante mentionnant cette société comme «partenaire commercial», et de la capacité de présenter ces preuves. Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage fait par l’opposante.
En ce qui concerne le document relatif aux statistiques de ventes (pièce 2), il s’agit d’un document interne créé par l’opposante ou son partenaire commercial. Il est de jurisprudence constante que les documents émanant de la partie intéressée doivent être corroborés par des éléments de preuve indépendants. Elle complète les informations contenues dans les factures (pièce 1), bien qu’elle ne contienne pas de données détaillées provenant de sources indépendantes, ni la méthode utilisée pour ces statistiques. Dès lors, il a une valeur probante moindre.
En outre, les supports promotionnels, les étiquettes et les informations sur les produits vendus sous la marque antérieure (pièces jointes 3 et 4) n’indiquent pas l’importance de l’usage de la marque. En effet, il ne ressort pas de ces éléments de preuve si ces publicités ou dépliants d’informations étaient effectivement connus du public pertinent, ou s’ils étaient utilisés vers l’extérieur. Toutefois, elle indique que l’opposante s’est efforcée de créer des marchés commerciaux et inclut, par exemple, les produits «OTOWEL» dans la publication du «TherapeuSymposium» (comme indiqué sur les factures en pièce 4).Par conséquent, ces éléments de preuve corroborent et complètent les factures (pièce 1) dans lesquelles il existe une indication des articles effectivement vendus, en tant que preuves circonstancielles dans l’appréciation globale de l’usage sérieux de la marque antérieure.
Dès lors, l’échantillon des factures fournies ainsi que les preuves corroborantes du matériel promotionnel fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage — usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Une partie des éléments de preuve produits montre clairement les signes «OTOWEL ACQUA» et «OTOWEL CERA» en rapport avec des sprays pour éliminer la cire ou l’eau des oreilles (pièces jointes 3 et 4).Par conséquent, un lien peut être établi entre le signe et les produits eux-mêmes.
La division d’opposition considère donc que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe en tant que marque.
Nature de l’usage — usage de la marque telle qu’enregistrée
L’article 18 et l’article 47, paragraphe 2, du RMUE exigent la preuve d’un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Par conséquent, l’opposante doit démontrer que la marque a été utilisée en tant que marque sur le marché. Étant donné que la fonction d’une marque est, entre autres, de faire office de lien entre les produits et services et la personne ou l’entreprise responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents.

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En l’espèce, le signe de l’opposante est enregistré en tant que marque verbale «OTOWEL».Dans les preuves produites, le signe apparaît comme «OTOWEL ACQUA», «OTOWEL CERA» ou avec une certaine stylisation lorsqu’il est apposé sur les produits, tels
que ou .Les éléments verbaux supplémentaires «acqua» et «cera», les équivalents portugais en anglais de l’eau et de la cire, respectivement, sont des éléments descriptifs faisant référence à la destination des produits. Il en va de même pour la goutte comprise dans la stylisation des lettres, qui fait allusion au contexte d’utilisation des produits. Par conséquent, malgré l’ajout d’éléments descriptifs ou la légère stylisation des lettres, cet usage du signe antérieur n’altère clairement pas le caractère distinctif de la marque.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieurependant la période pertinente sur le territoire pertinent;
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurssous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet,si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne

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doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ousous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288, § 45-46).
En l’espèce, les éléments de preuve ne démontrent l’usage que pour un pulvérisateur médical pour sécher l’eau et l’humidité dans l’oreille; spray médical pour dissoudre et nettoyer la cire à l’oreille.Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous- catégorie objective des médicaments compris dans la classe 5,à savoir les sprays médicaux pour oreilles, à savoir le séchage de l’eau et de l’humidité, ainsi que la décoloration et le nettoyage de cire à l’oreille.Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les sprays médicaux pour les oreilles, à savoir pour le séchage de l’eau et l’humidité, ainsi que pour la cire à décaper et à nettoyer dans l’oreille comprise dans la classe 5.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et la preuve de l’usage sérieux sont les suivants:
Classe 5:Sprays médicaux pour les oreilles, à savoir pour le séchage de l’eau et de l’humidité, ainsi que pour dissoudre et nettoyer la cire à l’oreille.
Après la limitation opérée par la demanderesse le 17/02/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels; préparations anti-poux [pédiculicides].
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme«à savoir», utilisé dans laliste des produits de l’opposantepour lesquels l’usage sérieux a été prouvé pour démontrer le lien entre des produits et services individuels et une

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catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lubrifiants sexuels contestés;Les lubrifiants sexuels sont différents des spraysmédicaux pour oreilles de l’opposante, à savoir pour le séchage de l’eau et de l’humidité, ainsi que pour dissoudre et nettoyer la cire à l’oreille. Les produits del’opposante sont des sprays médicaux utilisés pour le traitement de l’eau ou de la cire dans l’oreille, tandis que les produits contestés sont liés à l’activité sexuelle. Ils n’ont pas d’incidence sur le métabolisme et ne sont pas utilisés pour guérir une maladie, mais comme un plaisir ou une hygiène sexuels. Dès lors, ils ont une nature et une destination différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, s’il est possible que ces produits puissent également être vendus en pharmacie, ils ne seraient pas vendus à côté ou à proximité des produits de l’opposante, étant donné qu’il est courant que les pharmacies vendent et présentent des produits d’une nature et d’une destination différentes dans des parties distinctes du magasin. En effet, les produits contestés sont souvent vendus en tant qu’articles en libre-service dans les drogueries et les supermarchés, ce qui n’est pas le cas des sprays médicaux de l’opposante, qui, par nature, sont habituellement vendus dans les pharmacies. Chacun de ces types de produits constitue donc un segment de marché précis et distinct qui peut différer dans leurs canaux de distribution et qui n’est pas susceptible de provenir des mêmes entreprises.
Les produits contestés de traitement des lices [pediculicides] sont des insecticides utilisés pour éliminer la tête. Comme indiqué ci-dessus, les produits de l’opposante se composent de sprays médicaux pour oreilles ayant une destination particulière: l’élimination de l’eau, de l’humidité ou de la cire dans l’oreille. Par conséquent, leur destination et leur nature sont différentes. Le fait que les deux puissent être vendus dans des pharmacies ou avoir un usage préventif ou curatif n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. En effet, les produits contestés peuvent également être vendus dans des supermarchés, ce qui n’est pas le cas des sprays médicaux de l’opposante, qui, par nature, sont habituellement vendus dans des pharmacies. En outre, comme indiqué dans la comparaison ci-dessus, ils ne seront pas vendus côte à côte, étant donné qu’il est courant que les pharmacies vendent et présentent des produits de nature et de destination différentes dans des parties distinctes du magasin. Par conséquent, ils peuvent emprunter des canaux de distribution différents, ciblent des publics pertinents différents et ils ne sont pas susceptibles de provenir du même producteur. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc différents des produits de l’opposante.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Cristina Senerio Llovet Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.