LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 septembre 2020
Dans l’affaire R 416/2020-5
KOTON Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Ayazaga Caddesi No: 3, A Blok Maslak
Şişli, Istanbul
Turquie Demanderesse en nullité/requérante représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne)
contre
Joaquin Nadal Esteban C/Torres De Quevedo 8
28108 Alcobendas, Madrid
Espagne Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadille del Monte (Madrid), Espagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 10 144 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 917 436)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 avril 2011, Joaquin Nadal Esteban (ci-après le «titulaire de la marque de l’Union européenne») a déposé une demande d’enregistrement concernant la marque figurative:
pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 39 — Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
2 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no
2011/099 du 26 mai 2011.
3 Le 26 août 2011, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après la «demanderesse en nullité») a formé une opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de:
a) L’enregistrement de la marque figurative maltaise no 46 666
enregistrée le 21 juin 2007 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes.

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b) L’enregistrement maltais no 46 667 de la marque figurative ci-dessous enregistrée le 21 juin 2007 pour les services énumérés ci-dessous:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter ces produits facilement; travaux de bureau.

c) L’ enregistrement international no 777 048, désignant, entre autres, le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la
Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la
Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, la marque figurative déposée le 19 mars 2002 et enregistrée pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir sacs, valises; portefeuilles, boîtes en cuir, caisses en cuir, étuis pour cartes, étuis pour clés (maroquinerie), sacs au dos, porte-documents, serviettes d’écoliers; parapluies, parasols et cannes;

Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes.

4 La demande de marque de l’Union européenne a également fait l’objet d’une opposition de la part d’un tiers.
5 Par deux décisions rendues par la division d’opposition, la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour les produits et services compris dans les classes 25 et 35. En particulier, par décision du 31 octobre 2013, l’opposition formée par la demanderesse en nullité, dans le cas d’espèce, a été partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants compris dans la classe 35:
La «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; location de distributeurs automatiques destinés à la vente; vente aux enchères.». Toutefois, elle a rejeté l’opposition pour les services
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compris dans la classe 39. Le 23 juin 2014, cette décision a été confirmée par la
Quatrième Chambre.
6 Le 5 novembre 2014, la marque demandée a été enregistrée pour les services suivants:
Classe 39 — Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
7 Le 5 décembre 2014, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en nullité dans son intégralité. La cause de nullité invoquée au soutien de cette demande était fondée sur le motif absolu de nullité visé à l’article 52, paragraphe 1, point b) du RMUE (devenu article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE) relatif à la mauvaise foi de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
8 La demanderesse en nullité a fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’aurait pas pu présenter la marque de l’Union européenne, ce qui reproduit à l’identique le signe le plus ancien KOTON, si celui-ci avait ignoré l’existence de sa marque antérieure. En tant qu’ancien distributeur de produits portant la marque antérieure en Espagne, la titulaire de la MUE avait une connaissance directe des droits antérieurs du demandeur en nullité sur le signe
«KOTON». Le demandeur en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
Documentation sur l’histoire et les activités de son histoire et de ses activités;
De brochures;
Acte de notaires sur la filiale Koton Textile Group GmbH;
Des extraits des enregistrements de marque de la demanderesse en nullité;
Des extraits du registre du commerce espagnol sur les sociétés Star Moda S.L. et STAR Donna S.L.;
Des factures, des notes de crédit, des confirmations de commande, des télécopies et des messages électroniques échangés entre la société allemande Koton Textile Group GmbH et la titulaire de la marque de l’Union européenne et Star Moda S.L. et STAR Donna S.L., ainsi que des instructions de la société allemande au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ainsi que des réservations de chambre d’hôtel;
Déclaration de prise en compte d’un paiement de STAR DONNA S.L. à la demanderesse en nullité en date du 15 février 2006;
Une copie de la réclamation introduite par la demanderesse en nullité à l’encontre du titulaire de la marque de l’Union européenne sur le tribunal de commerce no 9 de Madrid, sur la nullité de la marque espagnole KOTON de la titulaire de la marque de l’Union européenne;
9 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations. Field Code Changed
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10 Par décision rendue le 25 août 2015 (ci-après, «la décision attaquée»), la Division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La décision attaquée est résumée comme suit:
Les éléments de preuve relatifs à la relation commerciale antérieure entre les parties consistent principalement en des communications d’ordre commercial, telles que des factures, des commandes, des rappels et d’autres messages entre KOTON Textil Group GmbH et Star Donna S.L. ou Star
Moda S.L. Joaquín Nadal Villar (le fils de la titulaire de la marque de l’Union européenne) est parfois mentionné indépendamment de Star Donna S.L. sur les factures. Le nom du titulaire de la marque de l’Union européenne apparaît sur des télécopies présentant des communications plus informelles concernant des commandes, des livraisons et d’autres questions ayant trait aux affaires. KOTON Textile Group a également réservé une chambre d’hôtel à Munich pour le titulaire de la marque de l’Union européenne, manifestement pour que ce dernier puisse se rendre à une réunion d’affaires. De toute évidence, Star Donna S.L. et Star Moda S.L. achètent des articles vestimentaires à KOTON Textile Group GmbH. Tous ces documents datent de 2003 et 2004.
Selon les extraits du registre du commerce espagnol, en 2003, Joaquín Nadal Villar était l’administrateur de Star Donna S.L, et le titulaire de la marque de l’Union européenne était le représentant légal de cette entreprise, avant d’en devenir l’administrateur en 2009. STAR Moda S.L. était administrée par Joaquín Nadal Villar depuis sa fondation en 2001.
Compte tenu des éléments de preuve, il semble probable que le titulaire de la marque de l’Union européenne connaisse la marque «KOTON» de la demanderesse en nullité en 2003 et 2004; Même si certains points ne sont pas précisés, il n’est pas clair, par exemple, que la certification de l’acte notarié repose sur un document datant de 2006, alors que les éléments de preuve concernent les années 2003 et 2004. Il est possible, en théorie, que la demanderesse n’ait pas été, à cette époque, la seule partenaire de l’entité figurant dans tous les documents. En revanche, la demanderesse en nullité n’aurait probablement pas eu accès à ces documents. La question de la relation entre la titulaire de la marque de l’UE et Joaquín Nadal Villar est une autre question. La demanderesse en nullité affirme qu’il s’agit d’un son et que son fils, dont la preuve n’a pas été démontrée. En tout état de cause, le nom du titulaire de la marque de l’Union européenne figure sur certains des documents; il est donc clair qu’il prenait part aux communications.
La plus grande incertitude qui persiste est celle de savoir si la marque en cause était réellement apposée sur les produits vendus au titulaire de la marque de l’Union européenne. Les éléments de preuve renvoient très brièvement aux marques «Koton» et «Olé» mais la représentation figurative reste introuvable. D’autres documents (des présentations, livrets) produits par la demanderesse en nullité montrent bien la marque sous sa forme figurative mais ne concernent pas le titulaire de la marque de l’Union européenne. Il convient, en revanche, d’admettre que la stylisation de la lettre «O» dans la Field Code Changed
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marque de la demanderesse en nullité est plutôt inhabituelle et originale et que la présence de la même stylisation dans la marque de l’Union européenne contestée serait une coïncidence assez extraordinaire.
Compte tenu de toutes les circonstances qui précèdent, il est très probable qu’en 2003 et 2004, le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de la marque utilisée par la demanderesse en nullité (ou, plus précisément, utilisée par une entité liée économiquement à la demanderesse en nullité).
La demanderesse en nullité n’a avancé aucun argument outre le fait qu’il existait une relation commerciale entre les entités qu’elle dirigeait et le titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne les intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande.
La marque de l’Union européenne contestée a été déposée en 2011. La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que l’activité commerciale entre les parties s’est poursuivie après 2004. Le seul document daté après 2004 établissant un lien entre les deux parties est l’extrait d’un relevé de compte montrant que Star Donna S.L. a fait un virement à la demanderesse en nullité en février 2006. Toutefois, il peut être question ici du règlement d’une dette contractée lors de la période de coopération entre les parties et un tel virement ne montre en rien que ces dernières entretenaient toujours des relations commerciales à ce moment-là.
En effet, étant donné que la demanderesse en nullité a été en mesure de fournir des preuves de la communication entre les parties et qu’elle présente de nombreuses factures et autres communications de 2003 et 2004, il apparaît que si les communications avaient cessé après 2004, il y aurait eu davantage de documents sur le dossier à ce sujet qu’un relevé de compte. La division d’annulation ne peut dès lors accepter comme «fait établi» l’existence d’une quelconque relation professionnelle entre le titulaire de la marque de l’Union européenne et la demanderesse en nullité après 2004.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé sa demande sept ans après avoir entretenu des contacts commerciaux avec l’entreprise détenue par la demanderesse en nullité. Il s’agit d’un laps de temps extrêmement long et plusieurs scénarios sont imaginables. Il est possible, comme la demanderesse en nullité le suggère, que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait voulu «voler» la marque. Il est toutefois également possible que le titulaire de la marque de l’Union européenne se soit souvenu de ses ventes antérieures de produits sous la marque «KOTON» et, étant donné qu’il n’avait pas été entendu de la demanderesse en nullité pendant sept ans, qu’il soit parti du principe que cette dernière n’était plus intéressée par la marque et qu’il était tout à fait acceptable et équitable de mener des activités sous cette marque lui-même.
La demanderesse en nullité indique que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà déposé une demande pour la marque «KOTON» en Field Code Changed
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Espagne en 2004, ainsi que pour une autre marque en 2011. Le mémoire de la demanderesse en nullité n’est étayé par aucun élément de preuve (il s’agit d’une réclamation de la demanderesse en nullité dirigée contre la titulaire de la marque de l’Union européenne présentée devant le tribunal espagnol demandant l’annulation de deux marques espagnoles, mais leur date de dépôt n’est pas mentionnée). Cependant, en pareil cas, une telle circonstance serait favorable à la conclusion selon laquelle le dépôt de la marque en 2011 a été effectué de bonne foi. La demanderesse en nullité mentionne quantité de conflits entre les parties. Néanmoins, elle ne mentionne aucune quelconque action de sa part contre la marque espagnole demandée en 2004 (avant le dépôt en 2014 de la demande en nullité susmentionnée). Si la demanderesse en nullité n’a eu aucune réaction à l’enregistrement de la marque espagnole «KOTON» pendant sept ans, il est possible que le titulaire de la marque de
l’Union européenne ait conclu que la demanderesse en nullité n’était pas intéressée par la marque pour ce qui concerne l’Europe. En effet, il ressort des informations fournies dans les documents présentés par la demanderesse en nullité que celle-ci concentre ses activités au Moyen-Orient, dans les pays de l’ancienne Union soviétique et dans les Balkans.
La division d’annulation rappelle que la charge de la preuve incombe, en l’espèce, à la demanderesse en nullité. Ces derniers ont réussi à prouver que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de la marque de la demanderesse en nullité avant le dépôt de la demande. Toutefois, elle n’a pas démontré l’intention malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne. En l’espèce, les circonstances présentées n’indiquent pas nécessairement un cas de mauvaise foi. Il n’incombe pas au titulaire de la marque de l’Union européenne de défendre sa bonne foi, mais il incombe au demandeur en nullité de démontrer la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne. Il est possible qu’une certaine obligation morale découle d’une certaine obligation morale et à ce que le client soit tenu moralement de ne pas déposer la marque du fournisseur sous son propre nom contre la volonté de ce dernier. Toutefois, une telle obligation ne dure pas éternellement. L’existence de l’intention malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait être déduite du simple fait que les sociétés appartenant aux deux parties en conflit entretenaient des contacts commerciaux sept ans avant le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.
lors de l’appréciation d’ensemble de l’existence de la mauvaise foi, il y a lieu de garder à l’esprit le principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne est acquise par voie d’enregistrement et non par adoption préalable au titre d’un usage réel. En particulier, lorsque le demandeur en nullité revendique la propriété d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, il convient de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE nuance le principe du «premier déposant», en vertu duquel un signe ne peut être enregistré que pour autant qu’une marque antérieure ayant effet dans un État membre ou dans l’Union européenne n’y fasse pas obstacle. Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le seul fait de l’utilisation d’une Field Code Changed
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marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires.
À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, et notamment en l’absence d’indication quant à l’intention malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
11 Le 4 septembre 2015, un recours contre la décision attaquée a été formé. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 décembre 2015.
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répliqué.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité dans le cadre de son recours à l’encontre de la décision de la division d’annulation du 25 août 2015
13 La demanderesse en annulation fait valoir ce qui suit:
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun document l’autorisant à déposer une marque de l’Union européenne composée de la marque «KOTON», propriété de la demanderesse en nullité.
La décision attaquée est contraire à de nombreuses décisions de l’Office dans lesquelles un ancien distributeur distributeur a déposé une marque identique à celle de son véritable titulaire et a été considéré comme ayant agi de mauvaise foi.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a violé son obligation spécifique de «loyauté» à l’égard des intérêts commerciaux légitimes de la demanderesse en nullité.
Il est clair qu’en raison de la relation de distribution entre les parties, le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de la marque «KOTON» avant le dépôt de la demande.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a violé le principe de «jeu loyal»; le «postulat» selon lequel une telle obligation n’est pas forcément éternelle ou dans la mesure où il n’y a pas de réaction sur de nombreuses années est dénué de pertinence.
Les éléments de preuve démontrent que les produits étaient vendus sous la marque «KOTON»; bien que la connaissance sur la partie du titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l’existence de la mauvaise foi, il peut suffire, en combinaison avec d’autres facteurs, de tenir compte de cette circonstance.
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Le fait que la relation commerciale ait cessé après 2004 n’est pas pertinent. En tout état de cause, une telle assertion est inexacte. La demanderesse en nullité n’a appris l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée qu’en 2011; il n’existe pas de limite réglementaire en termes de durée; en réalité, la titulaire de la marque de l’Union européenne a maintenu des «relations commerciales» avec la demanderesse en nullité jusqu’en 2006.
L’affirmation selon laquelle la demanderesse en nullité n’a manifesté aucun intérêt quant à la protection de sa marque dans l’Union européenne n’est pas correcte; que la marque est utilisée en Espagne, en Allemagne, en Grèce, en Lituanie, en Roumanie et à Chypre (avec l’enregistrement international très similaire no 777 048); dès lors, il est déraisonnable de présumer que la demanderesse en nullité ne souhaitait plus protéger sa marque.
La mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne transparaît dans l’opposition qu’il a formée contre l’enregistrement international de la demanderesse en nullité avec effet en Espagne; l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut caractériser la mauvaise foi.
14 Par décision du 14 juin 2016 (ci-après la «décision attaquée»), la deuxième chambre de recours, lorsqu’elle a examiné uniquement les services compris dans la classe 39, a rejeté le recours. Elle a estimé que, même s’il était établi que le signe contesté présentait un degré de similitude non négligeable et que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance des marques antérieures de la demanderesse en nullité, et ce d’autant plus qu’il existait une relation commerciale entre les parties en 2004, il ne pouvait y avoir eu mauvaise foi pour les services compris dans la classe 39 qui étaient différents des enregistrements de marque maltaise de la demanderesse en nullité et de l’enregistrement international no 777 048 de la demanderesse en nullité.
15 Le 23 septembre 2016, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le
Tribunal, contre la décision de la chambre de recours (14/06/2016, R 1779/2015- 2), demandant l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours et la nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. La demanderesse en nullité affirmait que la chambre avait constaté à tort que les produits ou services couverts par les marques en cause devaient être identiques ou similaires aux fins de l’application de cette disposition.
16 Le 30 novembre 2017, le Tribunal a rejeté le recours (30/11/2017, T-687/16,
STYLO & KOTON (fig.), EU:T:2017:853).
17 Le 13 février 2018, la demanderesse en nullité a formé un recours devant la Cour de justice. La demanderesse en nullité a fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en concluant que l’existence d’une mauvaise foi présuppose l’enregistrement de la marque contestée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels une marque antérieure est enregistrée. Une telle condition de l’application du motif absolu de nullité, visé à l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne ressort ni de ce règlement ni de la jurisprudence de la Cour de justice.
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18 Dans l’arrêt «STYLO & KOTON» (12/09/2019, C-104/18 P, EU:C:2019:724), la Cour de justice a annulé l’arrêt du Tribunal et annulé l’arrêt de la deuxième chambre de recours (14/06/2016, R 1779/2015-2). La Cour a statué comme suit:
En considérant que «la mauvaise foi du demandeur au motif qu’elle suppose qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé», le Tribunal a mal interprété la jurisprudence
— en vertu de la loi de la Cour de justice et a accordé une portée moins restrictive à l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE [devenu article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE] (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO &
KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 57).
Cette erreur de droit entachait le raisonnement du Tribunal, estimant que le fait que la marque contestée avait été enregistrée pour des services autres que ceux pour lesquels les marques antérieures de la demanderesse en nullité avaient été enregistrées et utilisées, en vertu de laquelle la deuxième chambre de recours à conclure que la mauvaise foi n’avait pas été établie [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 58].
Dans le cadre de cette approche, le Tribunal n’a pas, contrairement à ce que le libellé même de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE et extrait de la jurisprudence de la Cour de justice des marques, pris en considération, dans son appréciation globale, toutes les circonstances de fait pertinentes telles qu’elles apparaissaient au moment du dépôt de la demande, alors que ce point était décisif (2/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 59; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 35).
Dès lors, le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait demandé l’enregistrement d’un signe contenant le mot stylisé «KOTON» en tant que marque de l’Union européenne non seulement pour des services compris dans la classe 39, mais également pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35, lesquels correspondaient à ceux pour lesquels la demanderesse en nullité avait enregistré des marques contenant ledit mot stylisé (2/09/2019, C-104/18
P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 60).
La demanderesse en nullité demandait que la marque contestée soit déclarée nulle dans son intégralité et que, par conséquent, la demande de nullité soit examinée en appréciant l’intention de la titulaire de la MUE au moment où elle en sollicitait, pour divers produits et services, y compris les produits textiles, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contenant l’élément verbal et figuratif déjà utilisé par la demanderesse en nullité pour des produits textiles (2/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 61).
Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait mentionné «la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement» et «la chronologie des événements ayant engendré ce Field Code Changed
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dépôt» en tant que facteurs susceptibles d’être pertinents, le Tribunal n’a pas pleinement examiné ces facteurs dans son arrêt [2/09/2019, C-104/18 P,
STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 62].
Les circonstances, que le Tribunal a considérées au point 56 de l’arrêt, selon lesquelles le fait qu’un laps de temps s’est écoulé entre la fin de cette relation d’affaires et la demande d’enregistrement de la marque contestée ne constitue notamment que l’un des facteurs, parmi d’autres, qu’il était nécessaire de prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale effectuée par le Tribunal (2/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 63 et 64).
La deuxième chambre de recours a considéré que, aux fins de conclure à l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne, l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée aurait dû être établi. Sur ce fondement, la chambre de recours a rejeté le recours formé par la demanderesse en annulation devant celle-ci. Une telle motivation est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle a trop restrictif l’article 52, paragraphe 1, point b) du RMUE et doit être écartée.
19 Le 19 février 2020, le recours en l’espèce a été réaffecté à la cinquième chambre de recours conformément à l’article 35 du RDMUE.
Motifs
20 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
22 La demande en nullité a été déposée le 5 décembre 2014, et le recours formé contre la décision attaquée de la division d’annulation a été déposé le 4 septembre 2015, soit avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1001 de la Commission le 1 octobre 2017. Les dispositions du règlement (CE) no 207/1009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 (REMC) sont applicables.
23 La Cour a annulé l’arrêt de la Deuxième chambre parce qu’elle a considéré que, aux fins de conclure à l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée aurait dû être établi, ce qui est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il est trop restrictif en ce qui concerne l’article 52, paragraphe 1, point b) du RMUE. Field Code Changed
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24 La chambre de recours doit dès lors examiner si la demanderesse en nullité avait agi de mauvaise foi en déposant la marque de l’Union européenne non seulement pour les services compris dans la classe 39, mais aussi pour les produits et services compris dans les classes 25 et 35 dans la mesure où la demanderesse en nullité demandait à ce que la marque de l’Union européenne soit déclarée nulle dans son intégralité (2/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 60).
25 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité d’une marque de l’UE doit être déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
26 Bien que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne soit fondé sur le principe du «premier — du fichier» visé à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, l’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE [devenu l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE] (05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 21).
27 Il appartient à la demanderesse en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’invoquer les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière et qu’il existe une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, FORMATA (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et jurisprudence citée; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2
India (fig.), EU:T:2018:314, § 20).
28 L’intention d’un demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé objectivement par les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de fait pertinentes du cas d’espèce, notamment: le fait que le demandeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement a été demandé [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
29 Toutefois, les facteurs ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’un signe en tant que marque de l’Union au moment du dépôt de la marque. À cet égard, il convient de noter que, dans l’analyse globale opérée aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, Field Code Changed
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EU:T:2015:115, § 68 et jurisprudence citée; Du 09/07/2015, T-100/13,
CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 35-36 et de la jurisprudence citée; 31/05/2018,
T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 24).
30 Il ne découle pas de l’arrêt «Lindt Goldhase» (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39, 53) que l’existence de la mauvaise foi, ne peut être établie, que lorsqu’il s’agit d’un usage sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé. Il n’est nullement exigé que le demandeur s’oppose à cette déclaration du titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou services identiques ou similaires (12/09/2019, C-
104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 48-53), et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas nécessairement établie pour que l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE soit applicable (12/09/2019, C- 104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 54). En l’absence de tout risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en l’absence d’un usage, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances de fait peuvent, selon les circonstances, constituer des indices pertinents et cohérents permettant d’établir la mauvaise foi du signe [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, §
56].
Circonstances objectives de l’affaire
31 Les documents versés au dossier démontrent que la demanderesse en nullité est une entreprise turque disposant des magasins et des franchises la vente des produits de la marque KOTON. Elle utilise également des stylistes et fabrique les produits qu’elle vend. La demanderesse en nullité produit également des produits pour la titulaire de marque de l’Union européenne, comme en témoigne le fax daté du 2 juin 2003 à Joaquim Nadal Esteban de la filiale allemande faisant référence à la fourniture de sacs Koton et à la production de nouveaux sacs dans les éléments de preuve. En 1996, la demanderesse en nullité a ouvert son premier magasin à l’étranger à Munich, en Allemagne et, en 2002, elle avait plusieurs magasins dans des États membres, dont la Grèce, la Lituanie et Chypre, dont la balde et le signe KOTON sont représentés dans les brochures avec le signe
KOTON. Il est erroné de noter, dans la décision attaquée, que les intérêts de la demanderesse en nullité étaient principalement au Moyen-Orient, en Russie et dans les Balkans.
32 De nombreuses factures, notes de crédit et confirmations de commande ont été émises par la filiale allemande de la demanderesse en nullité en faveur d’ Star Donna S.L. pour la période allant du 24 septembre 2003 au 18 juin 2004, et pour la société Star Moda S.L. depuis le 15 mai 2003 et le 10 novembre 2003, pour la fourniture de vêtements et chaussures KOTON. Ces sociétés étaient des distributeurs de produits KOTON et ont été fournies sous le coup d’un nombre important d’articles de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En particulier, la correspondance par télécopie confirme que Star Moda S.L. était le représentant exclusif de la marque KOTON en 2003 pour l’Espagne. Les preuves du registre espagnol déposées indiquent également que les entreprises espagnoles mentionnées dans les factures sont liées économiquement à la titulaire Field Code Changed
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de la marque de l’Union européenne. C’est ce qui précède est prouvé par de nombreux télécopies et courriers électroniques adressés à Joaquim Nadal Nadal
Esteban, la titulaire de la marque de l’Union européenne, par la filiale allemande portant des dates de 2003 concernant les commandes faites pour des produits
KOTON, qui ont ensuite été facturés à des entreprises. En 2003 déjà, la demanderesse en annulation était fabrication et vente de produits de vente au détail sous la marque KOTON. La titulaire de la marque de l’Union européenne ayant été en communication KOTON aurait eu connaissance de l’usage de l’élément distinctif pour les produits et services compris dans les classes 25 et 35, lesquels n’auraient pas différent le dessin stylisé de l’enregistrement international no 777 048 déposé et enregistré le 19 mars 2002 dans les classes 18, 25 et 35, compte tenu du signe figuratif KTON étant une marque maison.
33 La division d’annulation a considéré que les éléments de preuve ne révélaient pas la fourniture de vêtements portant les marques figuratives de la demanderesse en nullité. Toutefois, les factures relatives à leur nature sont brèves et renvoient sous une forme abrégée aux produits et à la marque, qui en l’espèce étaient la lettre
«K». Étant donné que la marque de la demanderesse en nullité est une marque maison identifiant l’ensemble de ses activités et produits commerciaux, les factures et les bons de commande ont, de toute évidence, mentionné l’élément
stylisé ou sur la description de la facture des produits spécifiques.
34 La division d’annulation a également conclu que la situation était pertinente, au détriment de la demanderesse en nullité, le temps écoulé entre les relations entre les parties en 2003 et le dépôt de la marque de l’UE en 2011; Elle a également fait observer que la demanderesse en nullité n’avait produit aucune preuve que les activités des parties se sont poursuivies après 2004. La Chambre ne considère pas que le laps de temps puisse être déterminant dans les circonstances de l’affaire. En tout état de cause, le titulaire de la marque de l’Union européenne qui était espagnol et avait demandé une marque de l’Union européenne pour des produits et services d’un même secteur aurait été conscient du succès économique et de l’expansion de la demanderesse en nullité, qui s’est poursuivie après 2003 et qui existait à la date à laquelle la marque de l’Union européenne a été déposée. À titre d’exemple, à l’Awards d’APIC EG, organisée entre le MAPIC et Estate Gazette (Royaume-Uni) en 2008, la demanderesse en annulation a été le lauréat de la catégorie «Retail Success Story» (voir extrait de https://www.businesswire.com/news/home/20081121005374/en/MAPIC-Retail-
Awards-Winners-Are%E2%80%A6, produit en tant qu’annexe 1 comme preuve devant la division d’annulation). En outre, en 2009 lors du World Retail Congress, organisée en Espagne, organisée chaque année par de nombreux détaillants du monde, KOTON a été nommé la finaliste par un jury constitué du
PDG des entreprises de vente au détail mondiales et des milieux universitaires opérant dans les catégories de l’innovation et du marché de la vente au détail. En
2009, la demanderesse en nullité exploitait 210 magasins dans le monde entier et était classée 26e dans les 100 premières marques turques et était classée parmi les
2e marques de la plus grande valeur en Turquie dans le secteur de la vente au détail de mode par Capital Magazine.
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35 En outre, la demanderesse en nullité est protégée dans plusieurs États membres de
l’UE, et dans des pays tiers portant le signe figuratif
/ , et pratiquement ce dernier est pratiquement ledit terme en tant que
composant tout aussi dominant , avec le même dispositif de fleur remplaçant la lettre «O» entre trois lettres, avec seulement une différence dans la stylisation de la lettre «N». Comme reconnu dans la décision attaquée, il existe un degré incontestable de similitude entre les marques. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait dès lors être remise en cause du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait eu connaissance des droits de la demanderesse en nullité concernant les marques figuratives antérieures lors du dépôt de la marque de l’Union européenne.
36 Il existerait un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 25 et 35. Il existe un lien ou une affinité entre les services contestés dans la classe 39 et les produits et services des signes antérieurs compris dans les classes 25 et 35 dans la mesure où les produits en question, vendus en gros ou en ligne, doivent être transportés.
37 Il est vrai, comme l’a récemment constaté la Cour de justice, qu’il n’est pas nécessaire qu’il existe de risque de confusion dans l’esprit du public pour que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique et que d’autres circonstances de fait puissent, dans certains cas, constituer des indices pertinents et de convergence établissant la mauvaise foi du demandeur». En l’espèce, il existe un risque de confusion pour les produits et services des classes 25 et 35 demandés par la titulaire de la MUE, et il existe des circonstances factuelles qui établissent l’existence de mauvaise foi de sa part en ce qui concerne le dépôt de la marque de l’Union européenne pour tous les services contestés, et ce même en l’absence de risque de confusion. Après avoir été représentant la demanderesse en nullité en 2003 et compte tenu du succès commercial mondial de la demanderesse en nullité qui s’est poursuivi jusqu’à la date de dépôt de la MUE, il ne saurait être admis que la titulaire de la MUE aurait pu supposer que la première n’avait aucun
intérêt sur le terme stylisé KOTON / . Les circonstances objectives du cas d’espèce indiquent une mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour le dépôt de la marque de l’Union européenne. Dès lors, la MUE doit également être déclarée nulle pour les services compris dans la classe 39.
38 La décision attaquée est annulée et le recours est accueilli.
Coûts
39 Les dispositions du règlement (CE) no 207/1009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 (REMC) et, notamment, de la règle 94 du REMC relatives aux frais de procédure d’annulation et de recours sont applicables.
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40 La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
41 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR. En ce qui concerne les procédures d’annulation, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, s’élevant à 450 EUR, et la taxe d’annulation de 700 EUR. Le montant total des frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition s’élève à 1 700 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée et déclare la marque nulle dans son intégralité;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, qui s’élèvent à 1 700 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:

Signé
P.O. P. Nafz
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