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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2020, n° 000036445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036445 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 36 445 C (INVALIDITY)
KGP Electronics GmbH, Hueckstraße 19, 58511 Lüdenscheid, Allemagne (demanderesse), représentée par Roche, Von Westernhagen & Ehresmann, Mäuerchen 16, 42103 Wuppertal, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Hep Tech Co., Ltd.20, Jingke 7th Rd., Nantun Dist., Taichung City, Taiwan (titulaire de la MUE), représenté par CASALONGA Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
Le 17/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 17 874 556 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne no 17 874 556 ( marque figurative)
(la marque de l’Union européenne) contre tous les produits compris dans la classe 9 (interrupteurs, transformateurs, stabilisateurs de tension, dispositifs légers, ballasts électroniques, dispositifs d’alimentation en courant électrique pour le raccordement d’appareils, dispositifs de protection électrique, lampes à diodes électroluminescentes) et 11 (lampes d’éclairage, appareils d’éclairage, lampes à sodium, diodes électroluminescentes, lampes à mercure, lampes à halogène, ampoules, lampes de table, lampes solaires, lampes fluorescentes,
La demande est fondée sur les droits antérieurs suivants:
- La dénomination sociale «KGP Electronics GmbH» (signe verbal) utilisée dans la vie des affaires en Italie, en France, en Allemagne, dans l’Union européenne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Irlande, en Lettonie, à Malte, au Portugal, en République tchèque, à Chypre, en Hongrie, en Slovénie, en Roumanie, en Lituanie, en Estonie, en Bulgarie, en Grèce, en Croatie, au Luxembourg, en Pologne, en Suède, en Espagne et au Royaume-Uni pour la production de produits électroniques et leur distribution;
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- La dénomination commerciale «KGP» utilisée dans la vie des affaires en Italie, en France, en Allemagne, dans l’Union européenne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Irlande, en Lettonie, à Malte, au Portugal, en République tchèque, à Chypre, en Hongrie, en Slovénie, en Roumanie, en Lituanie, en Estonie, en Bulgarie, en Grèce, en Croatie, au Luxembourg, en Pologne, en Suède, en Espagne et au Royaume-Uni pour la production de produits électroniques et leur distribution.
Au sujet de laquelle la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En outre, la demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE, à savoir que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Remarque préliminaire
En ce qui concerne l’enregistrement d’une demande en nullité, la demanderesse a revendiqué sa demande relative au nom commercial antérieur et à la raison sociale en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.Dans les observations jointes, la demanderesse a également fait référence aux noms de domaines www.kgp-electronics.de et www.kgp- electronics.com en tant que droit distinct au sens de l’article 8 (4) RMUE.
Résumé DES PARTIES» ARGUMENTS et ÉLENCE
Dans ses observations, la demanderesse invoque le droit allemand et affirme qu’elle est titulaire d’une dénomination sociale et d’une dénomination commerciale antérieurs «KGP», utilisées dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale, avant la date de dépôt de la marque contestée pour des produits identiques et similaires.Selon elle, le nom de la société «KGP Electronics GmbH» a été inscrit au registre du commerce au tribunal de première instance d’Iserlohn le 20/11/2017 et, depuis lors, le signe a été utilisé avec une portée qui n’est pas seulement locale pour les lampes à bas ages et, par conséquent, pour les seuls lampes LED-moteurs.Le demandeur explique que ce moteur de lampes à LED associe plusieurs fonctions de puissance comme transformant et fournissant un pouvoir/courant de réglage/courant continu de la lumière du diodes électroluminescentes.La demanderesse explique également que les conducteurs de LEDS soutiennent le protocole dit «DALI», qui indique clairement que ces produits sont utilisés pour la conduite des LDE et des lampes comprises dans la classe 11 de la marque contestée.La demanderesse affirme que bien qu’elle n’ait pas directement vendu des lampes (compris dans la classe 11), les conducteurs sont manifestement fabriqués pour ces lampes et qu’il est évident pour le public, que ces appareils sont généralement vendus avec ou séparément de ces lampes;
La demanderesse soutient également qu’elle est titulaire de noms de domaine www.kgp- electronics.de ( également www.kgp-electgronics.com) utilisés avant la date de priorité de la marque, qui constitue un droit séparé au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Pour prouver l’existence du nom de domaine, le demandeur soumet une lettre du registre allemand des domaines.
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Par ailleurs, la demanderesse affirme que la société du titulaire HEP Tech Co. était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque.Selon la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’utilisation d’un signe identique/similaire de la demanderesse en nullité, en particulier du fait que l’ancien PDG de sa filiale allemande HEP GmbH était le fondateur (et devenu PDG) du demandeur d’annulation allemand.La titulaire de la marque de l’Union européenne est une société HEP Tech.Co. Ltd. Ltd. de Taiwan.Cette société possède une filiale allemande HEP GmbH, qui va de Schalksmühle en Allemagne.Les deux parties fournissent des produits dans le même domaine de technologie, à savoir des dispositifs de commande électronique pour l’industrie, en particulier des moteurs LED-, et sont donc des concurrents commerciaux.Selon la demanderesse, le fait que le personnel le plus important de KGP Electronics GmbH (M. Patrick Schewe comme directeur des ventes et M. Miguel Barrena MAYA, PDG) fonctionne au groupe HEP, à savoir HEP GmbH, est extrêmement important.Après la désignature officielle du groupe du HEP par certains employés, ils ont constaté qu’ils ne sont plus autorisés pour communiquer au reste des employés de HEP Tech Co Ltd. − Selon la demanderesse, il apparaît très clairement que le groupe HEP n’est pas amusé de la démission de certains de ses agents et qu’il existe, assurément, une mauvaise situation sanguine entre ces parties.De l’avis de la demanderesse, c’est la raison pour laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de marque «KGP».
Selon la demanderesse, il est également évident que le groupe HEP était conscient du fait que KGP Electronics GmbH souhaitait utiliser le signe KGP de manière isolée et qu’il fait également partie de la dénomination sociale de KGP Electronics GmbH lorsqu’elle a déposé une demande de marque.En effet, le jour où la marque contestée a été déposée (15/03/2018), la page web du KGP Electronics était déjà opérationnelle et dans la mesure où certains documents formant les preuves démontraient aussi la présence du HEP GmbH et, par conséquent, du HEP Group et du HEP Tech.Co. Ltd. qui est titulaire quant à l’établissement de la KGP.De même, la demanderesse affirme qu’elle devait être connue du titulaire qu’un signe KGP était utilisé et enregistré en Chine par la société mère commerciale de KGP Electronics GmbH, à savoir KEGU Power Electronics Co. Ltd.
La demanderesse explique également que la marque contestée a été déposée le 15/03/2018, soit exactement 3 jours avant le début de la plus grande foire claire d’Europe «Light + Building», à Francfort.Selon la demanderesse, même le grief pénal présenté à l’annexe 43 montre que le groupe HEP knouveau que KGP Electronics GmbH avait l’intention de participer au projet Light + bâtiment 2018, et, selon la demanderesse, il est évident que le début du salon est à l’origine du principe selon lequel HEP Tech Co. pourrait tenter de faire obstacle par sa demande de marque.
La demanderesse souligne par ailleurs que HEP Tech Co Ltd en tant que propriétaire de la marque KGP n’utilise pas la marque en Europe ni ailleurs, ce qui est un autre indicateur que la société n’a demandé que la marque pour empêcher le signe «KGP» d’entrer sur le marché.La demanderesse conclut qu’il est évident que HEP Tech Co Ltd en tant que mère juridique du groupe HEP, doté de relations internes à HEP GmbH, a déposé pour la marque l’intention d’empêcher KGP Electronics GmbH d’utiliser sa dénomination sociale et son enseigne sur plus ou moins son enseigne.Par ailleurs, la chronologie des événements indique clairement la mauvaise foi de HEP Tech Co Ltd, idée qui, à l’évidence, a été frustrée par la nouvelle société de son ancien PDG et s’est dès lors écartée des principes reconnus d’un comportement éthique et des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
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À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexes 1 à 8:Les articles pertinents de la loi allemande sur les marques Markengesetz (articles 5, 12, 51 et 15) et leurs traductions en anglais;
Annexe 9:Extrait de la publication de droit national des marques communautaires et du dessin ou modèle communautaire de l’OHMI (EUIPO), troisième édition, décembre 2006;
Annexes 10 et 11:Extrait du registre du commerce d’Iserlohn attestant de l’inscription d’une société sous le no B 8930 avec une traduction en anglais.Ce document montre que la société KGP Electronics GmbH et dont l’adresse professionnelle a été enregistrée à Lüdenscheid a été enregistrée le 20/11/2017;
Annexe 12:Une copie d’un traité fondateur de KGP Electronics GmbH daté du 17/11/2017 signé par M. M. B. M., M. H. V. et M. B. L. et M. C. M.;
Annexe 13:Une lettre datée du 23/11/2017 de SIHK Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (Chambre du commerce et de l’industrie), la représentation de quelque 47,000 entreprises du secteur, du commerce et des services de Märkischen South Westartiste, au sein de la nouvelle société KGP Electronics;
Annexe 14:Une facture du 03/04/2018, émise par le cabinet d’audit GBMP, en vue de préparer 2017 déclarations financières annuelles relatives à KGP
Electronics GmbH;
Annexe 15:Un document du 03/02/2018, émis par la Bundeszentralamt für Steuern indiquant le numéro de TVA correspondant à la société KGP Electronics;
Annexes 23 à 29:Un échange de courriers électroniques du 27/02/2018 envoyé par le directeur des ventes de KGP Electronics GmbH M. P.S. à treize adresses différentes (clients potentiels de la société), expliquant que la société KGP Electronics GmbH basée à Lüdenscheid en Allemagne avait été établie et que l’entreprise était associée au KEGU Power Electronics de Chine, qui sont spécialisés dans le développement de drivers LED.Dans certains courriels, il joint des fiches de différents leviers à DEL.Les emails indiquent également que la société aura un stand à Francfort Light & endroit où il pourra y être visité;
Annexes 30 et 31:Une correspondance par courrier électronique de la part du responsable des ventes sur le site internet T. C. (également un ancien employé de la titulaire) pour informer sur le nouveau site internet du KGP Electronics GmbH et la mention que l’entreprise sera présente lors de la célébrité & à Francfort;
Annexe 32:Ce/Déclaration de conformité 26/01/2018 confirmant que les modèles de KGP LV60W24, LV60W24 1-10, LV60W24 DALI sont conformes aux directives européennes et aux normes harmonisées;
Annexe 33:Une entrée sur la plateforme de médias sociaux LinkedIn de M. P. S. informer que le nouveau site web de KGP Electronics http://kgp-electronics.de est disponible;
Annexe 34:Confirmation en ligne de la 08/02/2018 de la page du site www.vistaprint.de à la société KGP Electronics, commande d’un tiret de lecture de Vistaprint;
Annexe 35:Un diagramme montrant les relations entre les entreprises concernées.Selon le document, la société KGP Electronics GmbH (la demanderesse en nullité) est une filiale allemande de la société asiatique KEGU Power Electronics et la société HEP GmbH est une filiale allemande de l’entreprise asiatique HEP Tech Co. Ltd. (la titulaire de la MUE);
Annexe 36:Une impression d’un site web www.hepgroup.de, contenant des informations sur le groupe HEP de l’entreprise.Selon le document, le groupe
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HEP, en 2002, est spécialisé dans le développement et la fabrication de dispositifs de commande électronique innovants et respectueux de l’environnement pour le secteur énergétique.La version imprimée fournit également des informations supplémentaires sur la société et ses filiales;
Annexe 37:Un document contenant des informations sur le Groupe HEP.Selon le document, le groupe HEP est spécialisé dans l’élaboration et la fabrication de dispositifs de commande et de contrôleurs électroniques respectueux de l’environnement et qui permettent de réaliser des économies d’énergie et des commandes pour le secteur de l’éclairage.Avec 500 employés, elle fournit plus de 50 pays dans le monde.Le document mentionne que HEP TECH Co. Ltd., Taiwan est la société mère du groupe HEP et que l’équipe de vente de Taiwan est responsable des pays tiers.La société HEP GmbH en Allemagne est responsable des clients européens et offre le meilleur service et la fourniture de services ponctuels provenant de l’entrepôt de Schalksmühle.
Annexes 38 et 39:Un document, selon le demandeur, un extrait de la poste d’observation de marché de Taïwan/système avec une traduction en anglais.Le document en anglais mentionne HEP GmbH comme une entreprise distribuant de nouveaux composants électroniques en Allemagne;
Annexes 40 et 41:Un extrait du registre commercial du 05/03/2013 avec une traduction, fournissant des informations sur les actionnaires de la société HEP
GmbH;
Annexe 42:Copie d’un chat de 20/11/2017 entre un salarié d’HEP informant M. S. de ne pas utiliser Skype pour communiquer avec cet employé;
Annexe 43:Une copie d’une plainte pénale déposée le 11/12/2017 par la société HEP GmbH, représentée par M. W. contre M. M.B.M., directeur général de la société HEP GmbH depuis 02/05/2012.Dans le document, il est expliqué que la société HEP GmbH est une filiale d’une société de capitaux de Taïwan.Le document décrit la manière dont le directeur exécutif, M. M.B.M., a demandé directement aux concurrents chinois de proposer les structures de vente existantes de HEP GmbH, dont le temps de travail principal a débuté.Selon la plainte de mars 2017, M. M.B.M. dispose de temps pendant ses heures de travail pour trouver les actionnaires du nouveau intéressé au projet pour la nouvelle société, etc.Selon le document, toutes ces actions s’adresseraient (par écrit aux concurrents directs de la société et en les dotant ainsi du savoir-faire nécessaire, contactant le personnel), un préjudice délibéré a été porté à cette entreprise par
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M. M.B.M., qui lui reconnaît lui-même qu’il pouvait lui-même se placer dans la nouvelle société KGP Electronics GmbH.
Annexe 44:Traduction de la plainte pénale en anglais.
Annexe 45:Une impression provenant de LinkedIn, montrant les contacts établis par M. P.S. LinkedIn;
Annexe 46:Une déclaration sous serment du 04/07/2019, signée par M. M.B.M., dans laquelle il indique ce qui suit:
- membre fondateur de la société KGP Electronics GmbH, ainsi que le directeur général de la même entreprise;
- avant cette fonction au sein de KGP Electronics, il était le PDG de HEP
GmbH.
- en raison du contrat avec HEP GmbH, il n’était pas autorisé à quitter l’entreprise avant avril 2018;
- la société HEP GmbH a intenté des poursuites contre M. M.B.M. auprès du département des poursuites publiques à Haagen, en Allemagne;
- le site internet KGP Electronics GmbH était en ligne avant mars 2018, sous l’adresse «KGP-Electronics.de» et «KGP-Electonics.com».
- KGP Electronics GmbH est une filiale du cabinet KEGU Power
Electronics Co. Ltd.
Annexe 47:Une déclaration sous serment du 04/07/2019 signée par M. P.S., dans laquelle il confirme ce qui suit:
- directeur commercial de KGP Electronics GmbH, Allemagne, avant d’être employé par HEP GmbH;
- le site internet KGP Electronics GmbH était en ligne avant mars 2018, sous l’adresse «KGP-Electronics.de» et «KGP-Electonics.com».
- les annexes 16 à 29 représentent des courriers électroniques qui lui ont été envoyés dans sa fonction avant le 15/03/2018 et explique quelles autres annexes étaient jointes à la déclaration.
Annexe 48:Des copies de deux certificats chinois de la marque no 26 283 297
pour la marque no pour les produits compris dans la classe
9 (enregistrée le 21/09/2018) et la marque no 18 952 468 pour les produits
compris dans la classe 11 (enregistrée le 28/02/2017);
Annexe 49:Rechercher les termes «KGP» et «HEP;
Annexes 50 et 51:Un document de 01/07/2019 émis par DENIC eG (gérant du domaine.de).Le document fait référence à l’histoire du nom de domaine «kgp- electrics.des», qui a été enregistrée le 08/01/2018;
Annexe 52:Ordonnance non datée, émise par la société KEGU Power Electronics Co., Ltd. à sa filiale allemande KGP Electronics GmbH.L’ordonnance concerne différents modèles de conducteurs à LED, placés sous différents numéros de produit, pour un montant total de près de 4 000 EUR;
Annexe 53:Deux certificats d’enregistrement de la marque
(marque enregistrée no 18 952 468 enregistrée le 28/02/2017 pour les produits de la classe 11 et marque no 26 283 297
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enregistrée le 21/09/2018 pour les produits de la classe 9), qui appartiennent tous deux au titulaire de la marque Guangdong KEGU Power Electronics Co. Ltd;
Annexes 54 et 55:Des consignes de travail du 16/11/2017, émises par la société HEP GmbH (la titulaire de la MUE), concernant la correspondance de M. P.S. et les clients de la titulaire.Selon les instructions de travail, M. P.S. était seulement autorisé à effectuer des appels téléphoniques avec des clients en présence de trois autres employés de l’entreprise.Il a également été informé que ses courriels seraient lus et l’utilisation privée du système de courrier électronique de la société et l’utilisation du téléphone mobile interdit pendant les heures de travail.De même, d’après les instructions de travail, tout contact par d’autres moyens de communication (Facebook, WhatsApp et Skype) est interdit, il doit traiter la clé maîtresse.
Dans ses observations, la demanderesse explique également le contenu de chaque élément de preuve.
Dans sa réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne demande uniquement que le demandeur présente les traductions en anglais des documents qui n’ont pas été traduits lorsque les éléments de preuve présentés ont été produits.
La demanderesse a fourni les traductions en anglais manquantes des éléments de preuve.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque le 15/03/2018.
Il n’ existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations.La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne.En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques.Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi.Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009 -, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité;la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
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Vue d’ensemble des faits pertinents
Il est fait référence aux faits et éléments de preuve détaillés ci-dessus dans la section «Résumé des arguments des parties».
Appréciation de la mauvaise foi
Une situation peut entraîner l’existence d’une mauvaise foi lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne entend mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007 2-, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc si la relation entre les parties créait un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable de s’attendre à ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne dépose pas de son côté une demande de marque de l’Union européenne identique sans en informer au préalable le demandeur en nullité et lui donner suffisamment de temps pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004-, R 582/2003 4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont des négociations contractuelles ou précontractuelles qui concernent entre autres le signe en cause.Une telle relation ne doit pas être spécifique de manière à traiter exclusivement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003 4-, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
En outre, si une obligation de loyauté existe, il y a lieu d’établir si les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituaient ou non une violation d’une obligation de loyauté, du fait qu’il avait été fait de mauvaise foi.
En outre, il convient également de mentionner que la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48 et 53) a déclaré que les facteurs suivants en particulier doivent être pris en considération:
(a) le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que
(c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé;et
(d) afin de déterminer si la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque de l’Union européenne contestée dans la poursuite d’un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande;Peuvent également être prises en compte d’autres facteurs (14/02/2012,- T 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; et 21/03/2012-, 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
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En l’espèce, il ressort clairement des éléments de preuve que la titulaire avait connaissance ou, à tout le moins, d’une connaissance de l’usage du signe fortement similaire par la demanderesse sous forme d’un logo pour sa dénomination sociale (KGP Electronics) et pour raison sociale «KGP».Il ressort des preuves produites par la demanderesse, à savoir du contenu du dossier pénal (annexe 43) et des instructions de travail (annexe 55), que la relation entre les parties était telle qu’au moins deux employés de l’entreprise de la demanderesse qui étaient auparavant employés par la société sœur HEP GmbH de la titulaire de la MUE HEP GmbH ont quitté l’entreprise de la société en question (l’une d’entre elles étaient un gérant), quitté l’entreprise et créé KGP Electronics, dans un même pays et opérant sur le même marché que leur employeur préalable et dont l’activité est identique ou similaire.Il ressort clairement des éléments de preuve et compte tenu également de la relation contractuelle antérieure entre l’employé chargé de démissionner et son employeur préalable, du fait que la titulaire avait connaissance ou du moins peut raisonnablement être présumée avoir eu connaissance de la création d’un concurrent direct KGP Electronics sur le marché par les personnes concernées.
Certaines preuves, bien qu’elles ne soient pas particulièrement importantes, montrent
que la demanderesse a commencé à utiliser le signe dans la correspondance électronique avec des clients potentiels (annexe 16-29) dans les brochures de produits jointes aux courriers électroniques ainsi que dans les bons de commande internes (de la filiale chinoise KEGU Power Electronics Co.) et de
l’internet.Le signe contesté est très similaire au signe antérieur;Par conséquent, cela ne saurait être une coïncidence si quelques mois seulement après que la société KGP Electronics a été créée par l’employé démissionnant, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé précisément une demande de marque «KGP», qui correspond exactement à la dénomination sociale de son concurrent créé par les anciens employés de l’une des filiales de la titulaire.De plus, les preuves montrent que le signe figuratif «KGP» a été enregistré en Chine environ un an avant le dépôt de la marque contestée au nom de la société mère de la demanderesse et le nom de domaine «kgp-electrics.de» a également été créé par la demanderesse avant le dépôt de la marque contestée.
Dès lors, il est assez clair que le comportement du titulaire de la MUE consistant à déposer une demande de marque hautement similaire au (x) signe (s) de la demanderesse et au domaine similaire est une réaction à sa connaissance de la nouvelle société de la demanderesse et de l’utilisation d’un signe «KGP».
Si le titulaire de la marque de l’Union européenne connaît les droits du demandeur, même s’ils n’étaient pas encore enregistrés en Europe, et s’il ressort, par exemple, que le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la demande de marque de l’Union européenne contestée sans l’utiliser, mais uniquement afin d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché, il peut caractériser la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).Tel est le cas en l’espèce.
Bien que les preuves déposées par la demanderesse soient rares en ce qui concerne l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou le préjudice qui a été causé à la demanderesse par l’enregistrement de la marque contestée, la division d’annulation considère que la demanderesse a produit suffisamment d’éléments de
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preuve afin d’inverser la charge de la preuve.Dans les circonstances décrites ci-dessus, il est difficile d’imaginer une intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE lors du dépôt de la marque.Bien qu’elle ait eu l’occasion d’expliquer les éléments qui ont conduit à le dépôt de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune explication susceptible de constituer une confiance légitime dans le dépôt de la marque.
«Il n’existe pas un critère simple et décisif pour déterminer si une demande d’enregistrement de marque a été présentée de mauvaise foi» (voir conclusions de l’avocat général précitées, au point 75).En l’espèce, dans le cadre d’une appréciation globale de tous les faits et preuves, la division d’annulation considère qu’il est raisonnable de supposer qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire avait pour objectif d’usurper les droits de la demanderesse sur la marque.Une telle intention ne peut jamais être considérée comme étant compatible avec les principes reconnus de comportement honnête ou éthique ou dans la poursuite d’un objectif légitime.En déposant et en enregistrant la MUE contestée, le titulaire a effectivement créé un obstacle potentiel pour le demandeur dans le cadre de ses activités commerciales sur le marché de l’Union européenne.En outre, le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument ni preuve qui permettrait à la division d’annulation de parvenir à une conclusion différente.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que le recours est totalement accueilli et que la marque de l’Union européenne contestée devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.La protection d’un intérêt général dans les affaires et les questions commerciales étant menées de manière honnête, justifie invalidant la marque de l’Union européenne pour des produits qui sont différents, même qui ne se trouvent pas même dans un marché voisin ou voisin.Par conséquent, il semble seulement logique que l’annulation, une fois déclarée, s’étende à l’ensemble des produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que le recours est entièrement accueilli et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande en nullité est entièrement accueillie au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil
Décision sur la décision attaquée no 36 445 C Page sur1111
sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Janja FELC Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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