LES CHAMBRES DE RECOURS


DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 mai 2020
Dans l’affaire R 1525/2019-2
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Dieselstr. 12
72555 Metzingen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Dennemeyer & Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg
contre
EPIC s.r.o. Úzká 1641/14
37005 České Budějovice 2
République tchèque Demanderesse/défenderesse représentée par Patentcentrum Sedlák & Partners S.R.O., Okružní 2824, 370 01 České Budějovice, République tchèque
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 049 068 (demande de marque de l’Union européenne no 17 606 096)

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
04/05/2020, R 1525/2019-2, CITY BOSS (fig.)/Boss

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 décembre 2017, EPIC s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits suivants:
Classe 12 — scooters pour brosses [véhicules], scooters électriques, bicyclettes électriques (vélos électroniques);
Classe 28 — Jeux, articles et matériel de sport, cuisinières [jouets], skateboards.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2018.
3 Le 3 avril 2018, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (ci- après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
– Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 49 221 «BOSS» déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 29 janvier 2009 pour, notamment, les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas; chapellerie; sous-vêtements; vêtements de nuit; maillots de bain; peignoirs de bain; ceintures; ceintures en cuir; châles; accessoires, à savoir foulards, foulards, châles, mouchoirs de bijouterie; cravates; des gants; chaussures (pour lesquelles une renommée a été revendiquée).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE au regard des produits compris dans la classe 25 (comme indiqué dans l’acte d’opposition, même si, dans ses motifs d’opposition, elle mentionne les classes 9, 14 et 18 également sans indiquer les produits en tant que tels);
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport, à savoir clubs de golf.

---

3
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, en relation avec les produits de la classe 28.
6 Par décision du 16 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir les «articles et équipement de sport; planches à roulettes» en classe 28. L’enregistrement de la marque a été autorisé pour les produits restants de la manière suivante: Classe 12 — scooters pour brosses [véhicules], trottinettes électriques, bicyclettes électriques (vélos électroniques);
Classe 28 — Jeux, scooters. 7 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
L’article 8, paragraphe 5, du règlement ( UE)
– Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 couverts par la marque de l’Union européenne antérieure no 49 221 pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée dans l’UE.
Renommée
– L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Extrait de Wikipédia sur la société Hugo Boss AG de mai 2018 (annexe 1) et deux nouvelles en ligne en anglais, datées de 2012 et 2014, mentionnant les grandes lignes des marques «Boss» et «Hugo Boss» dans l’industrie de la mode, en Allemagne et au-delà (annexes 2 et 3);
Un résumé des résultats de l’étude de marché en anglais, réalisé en Allemagne, par Spiegel QC sur la reconnaissance de la marque par la marque, intitulé «BOSS/HUGO — Résultats of Outfit 7.0», daté d’novembre 2011 (annexe 4);
Un résumé de l’enquête en anglais, réalisée en Ukraine, par Socio POLIS, Centre des technologies sociales, en 2014 (annexe 5);
La soi-disant «mathématique» de BrandFeel en allemand, faisant suite à une enquête réalisée fin 2011 sur le marché allemand, parmi 512 personnes interrogées, ce qui donne au signe «BOSS» une note totale de 7.2 (sur 10) à la marque «BOSS» dans le secteur de la mode, et même à 9.8 (sur 10) faisant au niveau de la catégorie de notoriété (pièce 6);
Des résultats d’une enquête sur onfloue (en anglais) sur huit marchés (dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni), réalisée par la société allemande Werbestolz et datée d’novembre 2011, intitulée «Statut de la BOSS et des concurrents HUGO — Sensibilisation

---

4
et imagerie en matière de produits HUGO BOSS produit Lines» (pièce jointe 7);
Des traductions en anglais des jugements rendus par le tribunal de district de Cologne en septembre 1996, confirmant que la marque «BOSS» est notoire par rapport aux vêtements, confirmant que la marque «BOSS» est notoirement connue pour des vêtements, corroborée par une enquête de GFK privée du début de l’année 1994 (annexe 8), datée d’mars 2007, dans laquelle il est dit que la notoriété en France de la marque «BOSS» détenue par HUGO BOSS France n’a pas été prouvée (annexe 10);
Extrait des profils Brandprofils 12 de la bibliothèque Stern qui, d’après l’opposante, concerne une enquête sur le secteur de la mode en Allemagne, réalisée entre la société Mars-mai 2007, avec un tableau montrant que la marque antérieure «BOSS» est connue des 87 % des répondants (14-64 ans) de l’enquête (annexe 9);
Une déclaration sous serment d’un salarié de l’opposante, datée du 22 mai 2018, dans laquelle, entre autres, un tableau indique les chiffres de vente nets du groupe HUGO dans les années 2011 à 2015 pour des «accessoires de mode et d’habillement ainsi que des sacs et des articles en cuir» pour adultes dans certains pays exemplaires de l’Union européenne» (à savoir l’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni) ainsi qu’un tableau indiquant les dépenses publicitaires de la marque antérieure «BOSS» en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni, en 2013 et 2014 (annexe 11);
– après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que, pris dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance au sein du public pertinent, ce qui l’amène à conclure que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée, notamment en Allemagne, pour des «vêtements pour hommes et femmes et enfants» compris dans la classe 25.
Lien

– Les signes sont similaires en ce sens que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, dont elle est également l’élément dominant. Il est possible que le public pertinent des produits couverts par les signes en conflit soit le même. En résumé, tous les produits contestés peuvent être vendus à des clients qui achètent également les vêtements de l’opposante.
– La marque antérieure de l’opposante jouit d’une certaine renommée pour des vêtements et elle est dès lors nécessairement connue, en tout au moins une partie du public, auquel les produits contestés susmentionnés sont destinés, les

---

5
« articles et équipements de sport, skateboards» contestés compris dans la classe 28 pouvant être jugés similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante, dès lors que ces produits, sur le marché, peuvent coïncider au niveau des fabricants, du public pertinent et des canaux de distribution de l’opposante. Dès lors, compte tenu également de la similitude du signe contesté, lors de son utilisation en rapport avec ces produits, il est probable que celui-ci évoque la marque de l’opposante;
– Compte tenu de ce qui précède, prenant en considération et mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le degré élevé de similitude existant entre les signes pour au moins une partie du public pertinent et le chevauchement du public ciblé par rapport aux produits en cause, la division d’opposition considère qu’il ne peut être exclu que le signe contesté, lorsqu’il est utilisé pour les produits contestés énumérés ci-dessus, attireront la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, autrement dit, les consommateurs pertinents pourraient assez facilement établir un «lien» mental entre ces signes.
– toutefois une association entre les signes n’est pas probable dans la mesure où les autres produits restants compris dans la classe 12 [à savoir «scooters
[véhicules], scooters électriques, bicyclettes électriques (vélos électriques)» compris dans la classe 28 et compris dans la classe, à savoir les « jeux; Trottinettes [jouets]») sont concernées. Ces produits sont non seulement différents des produits de l’opposante, mais ils relèvent aussi de secteurs de marché très éloignés et non liés quelle que soit la façon dont ils sont commercialisés; ils sont si différents des produits de la classe 25 pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée dans une certaine mesure, qu’en dépit du chevauchement possible des publics visés par les marques, la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
– En résumé, les produits renommés de la marque antérieure ont un rapport suffisamment étroit compris dans la classe 28.
– Néanmoins, étant donné la renommée des marques antérieures et vu les similitudes entre les signes, il est considéré que le degré inférieur de proximité entre les produits renommés et les « articles et équipement de sport, skateboards» de la demanderesse suffit en tout cas pour déclencher un lien mental et rappeler aux consommateurs la marque antérieure étant donné que les entreprises de l’opposante, en tant que l’est l’opposante, possèdent des profils assez diversifiés et fonctionnent sur plusieurs marchés interconnectés.
– Compte tenu de ce qui précède, la Division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les seuls produits pour lesquels un lien a été établi.

---

6
– Dans un souci d’exhaustivité, il est mentionné que l’opposante a également fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28 couverts par la marque de l’Union européenne no 49 221, à savoir les «articles de gymnastique et articles de sport, à savoir, clubs de golf» compris dans la classe 28. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés. Par conséquent, les produits désignés par la marque antérieure et visés par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE se limitent aux «clubs de golf». Dans la mesure où il s’agit de la même marque que celle supérieure, alors que les produits en cause sont identiques à (par inclusion) les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (à savoir les «articles et équipements de sport, skateboards») et clairement dissemblables aux autres produits (c’est-à-dire les «véhicules électriques» compris dans la classe 12 et les jeux, jouets compris dans la classe 28, étant donné que ces produits diffèrent clairement aux fins, natures, méthodes d’utilisation, canaux de distribution habituels et fabricants) et pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le résultat ne peut être différent non plus; En effet, la similitude des produits étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les autres produits ne peut être accueillie.
8 Le 16 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, à savoir, dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des produits contestés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 novembre 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 février 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours. Le 14 avril 2020, la demanderesse a présenté ses observations en réponse dans une version mise à jour.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il existe un lien entre les signes en conflit en ce qui concerne tous les produits contestés. Des arguments détaillés sont présentés en ce qui concerne la similitude entre les signes, à savoir que les marques sont très similaires
(conformément à la décision attaquée) et que le terme «BOSS» n’est pas descriptif des produits en cause (conformément à la décision attaquée);
– Les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la marque antérieure jouit d’une renommée pour les produits essentiels, à savoir les «vêtements pour hommes et femmes et enfants» compris dans la classe 25 sont convenues avec cette dernière.

---

7
– Le conteneur en nullité (à partir des rapports de sondage, des publications, des articles de presse, des magazines, des chiffres d’affaires, du parrainage d’activités dans différents secteurs/sports, etc., des rapports de sondage, des publications, des articles de presse, des magazines, des chiffres d’affaires, du parrainage d’activités dans différents secteurs/sports, etc., et sous serment avec des contrats de licence, et des décisions de juridictions nationales confirmant la renommée de la marque antérieure) à l’appui de son affirmation d’un degré élevé de renommée;
– En ce qui concerne les véhicules à deux roues compris dans la classe 12, ils sont clairement destinés à servir de moyen de transport sportif et récréatif.
Comme déjà établi, la marque antérieure étant particulièrement populaire pour les hommes au sein de l’habillement, on possède une image d’activité de sport qui peut être facilement traduite à tous les produits contestés compris dans les classes 12 et 28. C’est d’autant plus vrai que la marque antérieure est également utilisée pour des articles de sport en extérieur, tels que des raquettes de tennis et des clubs de golf, même des snowboards. La marque antérieure est également largement utilisée pour le parrainage d’événements sportifs, tels que des yachts à voile hautement profil conçus par Konstantin Grcic et dans des événements sportifs, tels que la formule E, ou par des événements de golf et de football. Il est évident que l’image de la série de courses électriques Formula E présente un lien avec les produits «bicyclettes électriques» de la marque contestée et il en est de même pour tous les autres produits couverts par la marque contestée puisqu’ils ont tous un aspect sportif et concurrentiel qui sera associé aux connotations positives dont bénéficie la marque antérieure. C’est d’autant plus vrai compte tenu de la renommée notoirement connue établie au fil des décennies en rapport avec les vêtements de sport, des accords de parrainage et de licence de longue durée, ainsi que du fait que HUGO BOSS est présent sur divers marchés différents, ce qui marquera clairement l’existence d’un lien dans l’esprit des consommateurs moyens, lorsque la marque «CITY BOSS» est utilisée en relation avec les produits contestés compris dans les classes 12 et 28.
– Par ailleurs, un facteur à prendre en compte est constitué par les marques qui font, de ce fait, partie de la même série de marques enregistrées pour le compte de l’opposante (elle cite la jurisprudence à l’appui de cette thèse). Des arguments à l’appui de sa série/sa famille de marques sont présentés, et une liste de ses enregistrements partage le même élément commun, «BOSS», et présenté une liste de ses enregistrements. Avec le terme «CITY» étant un terme descriptif, la marque contestée créera l’impression qu’elle entend décrire une série particulière de produits proposés sous la célèbre marque ombrelle «BOSS», laissant au consommateur la possibilité de recharger l’indicateur d’origine d’une fonction à cet élément seul. Si l’on ajoute à ces derniers des termes (descriptifs) différents et en ajoutant simplement des termes
(descriptifs) à ces derniers pour indiquer chaque ligne de produits, est très courant et répandu, en particulier dans les secteurs de la mode et de l’accessoire, dans lesquels la renommée de la marque de l’opposante «BOSS» a acquis un haut degré de renommée.

---

8
– Compte tenu de tout ce qui précède, l’usage de la marque contestée portera préjudice à la renommée et au caractère distinctif de la marque antérieure de l’opposante; L’opposante a investi des montants considérables au cours des dernières décennies dans le bâtiment de la marque «BOSS». La marque contestée couvre le principal élément de la plupart de ses marques de l’opposante.
– La marque contestée tirera indûment profit de cette renommée et est préjudiciable à cette renommée, elle n’a, par ailleurs, aucun juste motif. Rien n’indique que la demanderesse a un intérêt équitable d’être titulaire d’une marque qui correspond à la célèbre marque «BOSS» de l’opposante enregistrée pour le territoire pertinent de l’UE.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure ne possède pas de renommée dans l’UE ou l’est si elle est unique en vue de monopoliser l’élément verbal «BOSS», même si ce mot est considéré comme normal et distinctif;
– Aucun lien n’est cité entre les signes et la jurisprudence à l’appui de cette thèse. L’opposante n’a produit aucune preuve concrète de l’existence d’un lien entre les signes en conflit. Bien que la demanderesse ne nie pas qu’un lien peut être établi entre les produits contestés « articles et équipements de sport, skateboards» compris dans la classe 28 et les produits antérieurs de l’opposante pour lesquels elle jouit d’une renommée, l’opposante n’a établi aucun lien de ce genre pour les autres produits contestés compris dans les classes 12 et 28, qui se trouvent dans des sphères différentes sur le marché. Les activités de l’opposante sont de mode, tandis que les activités de la demanderesse sont actives dans le domaine de l’industrie de la motocyclette et elles n’ont rien à voir avec la mode. La marque contestée est une marque figurative et est fondamentalement différente de la gamme de la marque antérieure [sic]; Même s’il existe une similitude entre les signes, le public pertinent diffère et ne se chevauche pas. En outre, la demanderesse vend principalement ses produits en République tchèque et en Slovaquie. Il est également nécessaire d’évaluer le niveau de prix des produits des parties. Tous ces facteurs conduisent à une conclusion manifeste concernant les publics différents et les canaux de distribution des marques en cause.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

---

9
Portée du recours
14 L’opposante fait recours de la décision attaquée dans la mesure où elle a refusé l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir ceux énumérés au paragraphe 7 ci-dessus.
15 La demanderesse n’a pas déposé de recours ou d’observations en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours au sens de l’article 68, paragraphe 2 du RMUE. Dès lors, la décision attaquée est devenue définitive en ce qu’elle a rejeté la marque demandée pour les produits contestés «articles et équipement de sport; planches à roulettes» en classe 28.
16 En outre, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs invoqués dans le mémoire exposant les motifs. À cet égard, la chambre de recours fait observer qu’aucune mention n’est faite dans le mémoire exposant les motifs du recours en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle se concentre uniquement sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dès lors, le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés compris dans les classes 12 et 28 n’est pas l’objet du présent recours (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 34 et suivants).
17 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours va à présent examiner si l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits contestés compris dans les classes 12 et 28 énumérés ci-avant au paragraphe 7, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 49 221 pour la marque verbale «BOSS».
Sur les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
18 L’opposante, accompagnée de son mémoire exposant les motifs du recours, a produit des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de la renommée prétendument élevée de ses marques antérieures. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 Conformément à cet article, l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE établit que la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: A) semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et (b) elles n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.

---

10
20 En l’espèce, les conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par l’opposante au stade du recours ont été remplies. Les informations fournies au stade du recours complètent les informations antérieures, étant donné qu’elles répondent à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve produits par l’opposante devant la division d’opposition prouvaient seulement «une certaine renommée» pour une partie des produits pour lesquels l’opposante a revendiqué la renommée de sa marque antérieure, tandis que l’opposante revendique la renommée de la marque antérieure pour lesdits produits, ce qui renforce le lien entre les marques en cause.
Par conséquent, les éléments de preuve supplémentaires sont conformes aux informations initialement fournies (en ce qui concerne les preuves
«supplémentaires» et «complémentaires», voir, par analogie, 11/12/2014, T- 235/12, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2014:1058, § 89 et jurisprudence citée). Les éléments de preuve supplémentaires pourraient également être pertinents pour le sort de l’opposition, dans la mesure où celle-ci pourrait neutraliser la conclusion de la division d’opposition.
21 En outre, le stade de la procédure auquel la production tardive des preuves a été présentée et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte de celles-ci par la chambre de recours, d’autant plus que l’opposante l’a jointe à son mémoire exposant les motifs du recours, permettant ainsi au demandeur d’examiner les éléments de preuve et de présenter ses observations en réponse, ce qui permet à la chambre d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière objective et motivée pour décider de prendre ou non les preuves en considération.
22 Enfin, rien n’indique que les tactiques de négligence ou de report [18/07/2013, C- 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36] en l’espèce, étant donné que l’opposante avait déjà invoqué l’argument du haut degré de renommée de la marque antérieure, et qu’elle a produit des éléments de preuve à l’appui de cet argument dans la procédure devant la division d’opposition. Il résulte du raisonnement ci-dessus que les critères applicables pour accepter les éléments de preuve présentés tardivement sont remplis.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
23 Article 8, paragraphe 5 du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), «… sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et à l’enregistrement, pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, la marque jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et lorsque l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice».

---

11
24 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes:
(i) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(ii) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
(iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) l’usage de la marque demandée n’a pas d’juste motif.
Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
25 Les atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir 14/09/1999, C-375/97,
Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, §
29, 41; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
26 La chambre va maintenant examiner, en référence aux principes exposés ci- dessus, si les conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, sont réunies.
Public concerné
27 L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette atteinte est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce dernier est prohibé dans l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie,
27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35, 36).
28 Les produits en cause dans la demande compris dans les classes 12 et 28 s’adressent principalement au grand public. Les produits renommés de l’opposante (tels que décrits ci-dessous) compris dans la classe 25 visent également le grand public. Les parties n’ont pas contesté ce point.

---

12
29 Le territoire pertinent aux fins de l’examen de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est l’Union européenne dès lors que la marque antérieure en cause est une MUE.
Comparaison des marques
30 La chambre de recours a conclu que les signes présentaient au moins un degré de similitude moyen sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Quant à la comparaison conceptuelle, la division d’opposition a conclu que pour la partie du public qui comprend l’anglais, les signes coïncident par la signification de «BOSS» et le terme supplémentaire «CITY» du signe contesté est descriptif, ou a (tout au plus) un degré de caractère distinctif plus faible: par conséquent, les signes présentent un degré de similitude très élevé sur le plan conceptuel. Pour ceux qui ne comprennent pas l’anglais, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
31 Le principal argument de la demanderesse concernant le fait que les signes ne sont pas hautement similaires s’appuie sur les publics différents pour chaque marque et cite l’ arrêt «Intel» à cet égard (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655). Elle ajoute également que la marque contestée est une marque figurative qui est différente de la marque de l’opposante.
32 En premier lieu, il convient de souligner que lors de l’appréciation de la comparaison des marques en cause, l’argument de la demanderesse selon lequel les produits des parties se déroulent dans des domaines d’affaires différents et s’adressent donc à des publics différents, tel que les marques ne sont pas hautement similaires, n’est pas pertinent pour les raisons suivantes. Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la similitude doit se faire selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, en tenant ainsi compte d’éléments de similitude visuelle, auditive ou conceptuelle (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28;
24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52).
33 Ce n’est que lors de l’examen du facteur «lien» que d’autres facteurs pertinents possibles peuvent être pris en compte, tels que certains de ceux qui ont été énumérés (bien que la liste n’est pas exhaustive] dans l’arrêt «Intel» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42): soit sur le degré de similitude entre les signes; la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
34 Par conséquent, l’argument de la demanderesse quant à la pertinence des publics différents dans la comparaison des signes en cause ne saurait prospérer.
35 Deuxièmement, s’agissant d’une marque figurative ou contenant des éléments figuratifs qui, selon elle, conféreraient les différences entre les marques, il convient de relever ce qui suit.

---

13
36 À titre liminaire, il convient de relever que lorsqu’une marque se compose d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme un point de référence (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 07/05/2015, T-599/13, Gelenkgold
EU:T:2015:262, § 53; 30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53;
01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 61). Du reste, les éléments verbaux doivent en principe être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34 et jurisprudence citée).
37 À cet égard, il convient également de garder à l’esprit qu’en règle générale, les éléments verbaux sont plus faciles à retenir et moins ambigus pour communiquer avec une autre personne. Cela est sans préjudice du fait que le composant visuel d’une marque mixte ne saurait être tout à fait négligé dans une étude comparative des signes, puisqu’une telle comparaison doit se faire de manière globale.
38 Il n’y a aucune raison pour que ce principe ne s’applique pas à l’espèce étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas particulièrement fantaisistes et seront perçus comme des éléments purement décoratifs, et non comme des éléments indiquant l’origine commerciale des produits (voir, par analogie, 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45 et jurisprudence citée).
39 En effet, la stylisation des éléments verbaux, «CITY» et «BOSS», la police de caractère, la lettre «O» de «Boss» étant légèrement plus stylisée que les autres lettres par l’ajout d’un petit élément rectangulaire dont il pourrait être perçu, par une partie du public, et en particulier pour certains des produits (par exemple, les bicyclettes électriques comprises dans la classe 12 ou les articles de sport comme le bikor, de la classe 28) comme roue (arrière) ayant une fourchette, la faible fin de la lettre «B» et la superposition de l’élément verbal «BOSS» seront tous perçus comme exclusivement décoratifs et/ou descriptifs des produits concernés en tant que tels (voir, par analogie, 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, §
27). De plus, les carrés, les rectangles, les cercles etc. sont typiques de manière répandue dans tous les domaines de la vie quotidienne et servent généralement à mettre en exergue d’autres éléments, pour lesquels, dès lors, ils ne peuvent être considérés comme le composant le plus distinctif de la marque contestée (voir, en ce sens, 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, § 42). Tous ces éléments figuratifs seront perçus comme étant d’une nature décorative et ne peuvent pas avoir d’incidence significative sur les consommateurs (voir, par analogie, 17/05/2013, T-502/11, Stripes, EU:T:2013:263, § 56 à 60).
40 En l’absence d’arguments convaincants présentés au contraire, la chambre de recours approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée à cet égard et estime que les signes sont globalement hautement similaires.
Caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

---

14
41 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, la marque antérieure «BOSS» est intrinsèquement distinctive pour les produits qu’elle désigne.
42 Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal, ce qui n’a d’ailleurs été contesté par aucune des parties.
Renommée de la marque antérieure
43 Il résulte de la jurisprudence que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/02/2007, T-
477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48).
44 La Cour a considéré, à cet égard, qu’une marque ne doit pas être connue d’un pourcentage spécifique du public pertinent pour être considérée comme jouissant d’une renommée (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 49 et jurisprudence citée). Toutefois, dans le cadre de l’appréciation du caractère renommé d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que le montant dépensé par l’entreprise pour la promouvoir (27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500, § 58 et jurisprudence citée).
45 La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits indiquaient qu’au sein de l’UE, la marque antérieure jouissait d’un «certain degré de renommée» pour les « vêtements pour hommes et femmes et enfants» (classe 25).
Ce point n’a pas été contesté par l’opposante dans le cadre d’un recours.
46 À cet égard, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles la marque antérieure a acquis une renommée pour les « vêtements pour hommes et femmes et enfants» (classe 25).
47 L’opposante affirme toutefois que la renommée de la marque antérieure par rapport aux « vêtements pour hommes et femmes et enfants» (classe 25) n’est pas, dans une certaine mesure, mais très élevée.
48 En revanche, les arguments de la demanderesse semblent être très contradictoires. D’une part, elle affirme que l’opposante n’a pas établi la renommée au sein de l’UE et qu’il ne devrait pas être permis de monopoliser le terme «BOSS» même s’il lui confère un terme distinctif, avant d’affirmer que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les produits précités, mais que, indépendamment de la renommée, aucun lien ne peut être établi entre les produits en cause.
49 En tout état de cause, après avoir examiné l’ensemble des documents présentés par l’opposante pour prouver cette renommée, tels qu’énumérés au paragraphe 7 ci-dessus et compte tenu des éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours, la chambre de recours estime que l’opposante a effectivement

---

15
établi le degré élevé de renommée de la marque antérieure pour les «vêtements pour hommes et femmes et enfants».
50 L’opposante a produit une série de coupures de presse, extraits de magazines montrant la présence de la marque antérieure dans tous les types de publications, mentionnant le niveau élevé de connaissance des marques «Boss» et «Hugo Boss» dans l’industrie de la mode, en Allemagne et au-delà (telles que les annexes 2 à 3) et étant présente ou participant à des événements divers. La quantité de ces coupures de presse montre que la marque antérieure est très présente dans l’esprit du public pertinent, notamment en Allemagne. Les services ont trait à la publicité du marketing et des services de vente, qui sont étroitement liés à ces produits, de sorte que les consommateurs reconnaîtront aussi clairement «BOSS» comme une marque très renommée à cet égard également;
51 Les plusieurs enquêtes sur la renommée menées par des tiers indépendants, telles que, à titre d’exemple, la renommée de la marque réalisée par Spiegel QC sur la reconnaissance de la marque par la marque «BOSS/HUGO — Résultats de l’article 7.0», datée d’novembre 2011 (annexe 4) dans laquelle ce document présente, entre autres, des chiffres relatifs aux dépenses publicitaires dans le secteur de l’habillement de 2001 à 2010 pour différentes entreprises et dans différents médias, la société Hugo Boss, placée dans la liste des dix entreprises les plus importantes pour dépenses publicitaires en 2010, sont utiles, car ils constituent le type d’éléments de preuve le plus direct concernant la renommée d’une marque antérieure. Elles concernent la marque «BOSS» (et «HUGO») de l’opposante. Si certains ne présentent pas les questions posées (il ne s’agit que d’un «mode de collecte» selon les États) «questionnaire qualitatif/quantitatif en ligne» et «méthodologie: méthode de contingent», à la fin), les résultats témoignent de la reconnaissance impressionnante de la marque «BOSS» de l’opposante en relation avec des vêtements.
52 À titre d’exemple, d’après le sondage réalisé par Spiegel QC sur la notoriété de la marque intitulé «BOSS/HUGO — Résultats of Outfit 7.0» datant d’novembre
2011, la notoriété de la marque «BOSS» pour des vêtements est 93 % et de la population de base possède des vêtements «BOSS» 26 %. Des enquêtes supplémentaires, déposées durant la procédure d’opposition, telles que la soi- disant «mathématique» de BrandFeel en allemand, réalisée à la fin de 2011 sur le marché allemand, indiquent, entre 512 personnes interrogées, un «score mafo» de
7.2 (sur 10) avec la marque «BOSS» dans le secteur de la mode, et même une note de sensibilisation de 9.8 (sur 10) (pièce 6); De même, l’extrait de Brandfiles 12 de la Bibliothèque de Stern déposé par l’opposante, qui, selon l’opposante, se rapporte à une enquête sur le secteur de la mode en Allemagne, effectuée entre le mars-mai 2007, contient un tableau montrant que la marque antérieure «BOSS» est connue de 87 % des répondants (14 à 64 ans) de l’enquête (annexe 9).
53 Des résultats de l’enquête en ligne (en anglais) sur huit marchés (dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni), menés par la société allemande Werbestolz en novembre 2011 intitulée «Statut de la BOSS et des concurrents de HUGO — Sensibilisation et image du HUGO BOSS produit

---

16
Lines», ont également été produits dans le cadre de la procédure d’opposition (annexe 7); Comme l’indique à juste titre la décision attaquée, les répondants de sexe masculin âgés de 25 à 49 ans ont été interrogés entre 21 et 49 ans; la taille de l’échantillon pour chaque marché a été de 1 004 participants à 1 015 participants, pour un total de 8 074 participants. En ce qui concerne la notoriété de la marque
(«Which Brands of vêtements in the premium ou luxe segment», ne connaissez- vous, ne fût-ce que par nom?»), en ce qui concerne tous les marchés, la présence de la marque «HUGO BOSS» en huitième position (page 17). En Allemagne, la marque apparaît en première position, en troisième position, en Italie, dans une position de douzième position, en Espagne, et en sixième position au Royaume- Uni (page 18). L’étude fournit également des informations pertinentes sur la connaissance qu’en a de la marque dans les cinq pays de l’Union européenne, la possession de la marque, l’intention d’achat, le rappel de publicité et la connaissance de différentes gammes de produits sous la marque «HUGO BOSS».
54 En outre, l’opposante a constamment parrainé des événements sportifs et collaborant avec différents événements sportifs depuis les années 1970, comme il ressort de l’annexe 12, telle que la Formula E à compter du 2017/2018, la voile, le golf (PGA Championship depuis 2005) et le football. En ce qui concerne cette dernière activité, l’opposante a commencé à proposer la équipe de football française PSG depuis 2014 et l’équipe de football allemand Bayern München en 2017. En outre, elle promeut les lecteurs de football allemand Mats Hummels depuis 2016 et Julian Draxler depuis mars 2018. En 2014, l’opposante a cessé de parrainer l’équipe McLaren F1 et a décidé de parrainer, plutôt que depuis 2015, l’équipe Mercedes AMG Petronas. Par ailleurs, la pièce jointe 13 produite au nom de l’opposante dans une autre procédure contribue également à étayer les divers contrats de licence produits avec des marques de luxe/des sociétés de luxe notoirement connues telles que Coty Inc, Stilo S.p.A., Movada Group et Plastoria
S.A. Tous ces associations et collaborations ont porté à la marque antérieure une large diffusion dans divers secteurs et indiquent que la marque doit être connue d’une grande partie du public.
55 L’opposante a fait montre d’une histoire riche et de longue date (au moins des années 1970) faisant une publicité du succès des marques «BOSS» en Allemagne et dans l’Union européenne. Outre la production d’éléments de preuve relatifs à la présence de la marque antérieure sur le marché, l’opposante a également produit des éléments de preuve concrets concernant ses ventes, sa part de marché et ses dépenses en matière de publicité (annexe 11).
56 L’opposante a fourni l’ensemble de l’image en produisant des informations sur les dépenses publicitaires pour les années 2013 et 2014 (pour un montant d’environ 7 000 000 EUR en 2013, qui sont passé à environ 8 500 000 EUR en 2014) (annexe 12) et sur l’augmentation des ventes nettes (au niveau mondial, incluant le nombre de pays exemplaires au sein de l’UE) de 2013 (environ 2 milliards d’EUR) à 2015 (environ 2.8 milliards d’EUR).
57 L’opposante a produit des éléments de preuve solides pour de nombreux États membres de l’Union. Elle affirme que ces éléments de preuve sont plus complets

---

17
et détaillés en ce qui concerne l’Allemagne que la plupart des pièces et des informations produites en ce qui concerne cet État membre. En outre, la marque antérieure provient d’Allemagne et il y a donc lieu de présumer qu’elle est donc particulièrement connue dans cet État membre. Cela étant, l’opposante a également produit des éléments de preuve pour d’autres pays, comme l’Autriche, la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Il suffit, qu’une renommée existe dans une partie substantielle de l’Union (14/09/1999, C-375/97, Chevy,
EU:C:1999:408, § 28; 06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611; 06/10/2009,
C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30) et une renommée prouvée en Allemagne suffit déjà à présumer l’existence d’une renommée dans l’ensemble de l’UE (considérant que, dans les arrêts du Tribunal «Chevy» et «PAGO», les territoires du Benelux et de l’Autriche ont été jugés suffisants), et encore moins la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, qui seraient inévitablement suffisants.
58 Il ressort clairement des éléments de preuve, dans leur ensemble, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est généralement connue notamment en Allemagne, mais aussi en Europe sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée à long terme parmi les marques dominantes, comme différentes sources indépendantes l’attestent. Ce fait est par ailleurs prouvé par les nombreuses enquêtes, même si certaines d’entre elles ne contiennent pas certaines données importantes, comme indiqué ci-dessus, qui confirment le degré élevé de notoriété parmi le public allemand pertinent des marques «BOSS»/«HUGO BOSS».
59 Dès lors, en l’espèce, les chiffres de vente, dépenses de marketing, tels que démontrés dans les éléments de preuve et, en particulier, dans les sources indépendantes comme diverses enquêtes, études et parrainages, tous montrent que la marque antérieure de l’opposante jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en Allemagne et dans l’Union européenne.
60 En outre, le caractère distinctif accru et/ou la renommée de la marque antérieure ont déjà été établis dans des décisions antérieures des chambres de recours, telles que 19/10/2017, R 2134/2016-1, RALPHBOSSI (marque fig.)/BOSS, § 19, et dans d’autres décisions émanant de la première instance au recours pour laquelle les mêmes preuves ont été déposées, telles que 23/01/2020, B 3 075 162,
BOSS/BOSS LEE BOSS; 16/10/2019, B 2 676 461, BOSS/BOSS; 07/10/2015, B
2 082 314, BOSS/BLOSS; 31/07/2012, B 1 920 290, BOSS/BOSS HOME
APPLIANCES, reconnaissant tous le haut degré de renommée de la marque «BOSS» de l’opposante en ce qui concerne les vêtements.
61 Cette affirmation a été également confirmée dans l’une des décisions nationales auxquelles l’opposante a renvoyé et déposé au cours de la procédure d’opposition, à savoir un arrêt rendu par le tribunal de district de Cologne en septembre 1996 et confirmant que la marque «BOSS» est notoirement connue en rapport avec des vêtements, sur la base des faits et chiffres présentés conjointement avec les documents présentés, renforcés par une enquête de la FBK privée début 1994
(annexe 8);

---

18
62 À cet égard, les décisions antérieures des chambres de recours, de l’Office ou d’autres autorités nationales ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve, mais des précédents juridiques qui, bien que ne sont pas contraignants, peuvent être invoqués par la chambre dans la mesure où ils sont jugés convaincants et pertinents pour l’espèce. D’après la chambre de recours, les éléments de preuve produits en ce qui concerne la renommée doivent être appréciés de manière globale et le fait que la renommée (de la marque antérieure en cause ou d’une partie de celle-ci) a déjà été reconnue par l’Office dans le cadre d’une autre procédure devrait être pris en considération (28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE
OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509;
22/05/2019, T-161/16, CMS Italie (marque figurative)/PUMA (marque figurative), EU:T:2019:350, § 50, 51).
63 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal
(28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA
(fig.) et al., EU:C:2018:509, et du 22/05/2019, T-161/16, CMS Italie
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2019:350), les principes généraux de bonne administration et de traitement équitable exigent de l’Office qu’il examine et précise les raisons, selon lesquelles il convient de prendre en considération les décisions déjà adoptées et d’examiner avec une attention particulière le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens». [voir, en ce sens,
28/06/2018, 27/11/2019, R 404/2019-1, Puma-system/PUMA (marque fig.) et al.;
28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 66, 76). Le Tribunal a particulièrement insisté sur ce principe en ce qui concerne les décisions qui avaient déjà établi la renommée de la marque antérieure invoquées à l’appui d’une opposition fondée sur le motif énoncé à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE (22/05/2019, T-161/16, CMS Italie (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2019:350, § 48). Il appartient même à l’Office de fournir une déclaration explicite de son raisonnement, que ce soit pour s’écarter de l’approche adoptée dans les décisions antérieures statuant sur la question de la renommée des marques antérieures examinées dans ces décisions, si ces dernières sont les mêmes que dans le cas d’espèce (28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 76).
64 Dès lors, compte tenu de ce qui précède, la marque antérieure de l’opposante jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en Allemagne et dans l’Union européenne pour les «vêtements pour hommes et femmes et enfants» compris dans la classe 25.
Existence d’un lien entre les signes en conflit
65 Selon la jurisprudence, les diverses atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un lien b entre la marque demandée et la marque antérieure, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est de ce fait une condition essentielle pour

---

19
appliquer cette disposition (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, §
53; voir, également, 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29-30, 38;
27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57-58, 66; 24/03/2011, C-552/09
P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
66 Parmi ces facteurs (souvent désignés comme les «critères d’Intel»), figurent:
(i) le degré de similitude entre les marques en conflit;
(ii) la nature des produits ou des services pour lesquels les signes en conflit sont respectivement enregistrés, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;
(iii) de l’intensité de la marque antérieure;
(iv) le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure, et
(v) l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
67 Il convient donc, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les signes en conflit, d’examiner les facteurs susmentionnés.
Degré de similitude entre les signes
68 Comme indiqué ci-dessus et dans la décision attaquée, les signes respectifs sont visuellement similaires, au moins à un degré moyen, à un degré élevé sur le plan phonétique et hautement similaires sur le plan conceptuel pour ce qui est de la partie du public pertinent qui comprend la signification de «BOSS».

---

20
Nature et proximité des produits
69 Les produits contestés compris dans les classes 12 et 28, qui consistent en des vélos électriques et des jeux électriques, qui sont respectivement concernés ou se rapportent à des activités de loisirs ou qui se rapportent aux activités de loisirs ou, même dans un sens plus large, à des activités de loisirs, peuvent être vendus dans des points de vente similaires ou être distribués dans des canaux similaires au même titre que les produits dans les domaines des sports ou des activités de plein air, ou être facilement associés à de tels produits en raison de leur lien avec ces activités. La marque renommée de l’opposante désigne des vêtements, lesquels comprendraient des vêtements de sport. De nos jours, les consommateurs pertinents sont bien habitués à voir des vêtements de vente dans des magasins de sport, par exemple une boutique de bicyclette, ainsi que des vélos électroniques, des trottinettes, du matériel et des accessoires de sport. Il est également devenu populaire et très courant pour de nombreuses marques de mode, en particulier les marques de luxe, pour succursales dans les domaines du sport, de la remise en forme et des rues, dans le cadre d’une collaboration avec des géants sportifs, et pour le parrainage d’événements et de produits sportifs. En vue de l’estimation de la chambre, les vêtements, commercialisés de cette manière ne se limitent pas à des vêtements, lors de l’exercice, mais peuvent s’étendre aux vêtements qui sont portés aux autres heures du jour ou de la nuit, telles que les manteaux, les vestes, les blindages en représentation d’une certaine mode de vie active, par exemple les skateboarding, les trottinettes, les bicyclettes, etc.
70 Dès lors, dans l’ensemble, il existe une proximité suffisante entre les produits pour lesquels la marque de l’opposante jouit d’un niveau élevé de renommée et les produits contestés.
Force de la renommée de la marque antérieure
71 La renommée élevée de la marque antérieure en ce qui concerne les «vêtements pour hommes et femmes et enfants» compris dans la classe 25 a été établie à la lumière des éléments de preuve produits par l’opposante, comme indiqué ci- dessus.
Degré du caractère distinctif de la marque antérieure
72 La marque antérieure est distinctive per se, en ce qui concerne les produits visés par la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus. En outre, elle a acquis un caractère hautement distinctif par un usage intensif et sa renommée, comme expliqué ci-dessus;
73 Dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un lien entre les marques en cause, il convient de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, la capacité d’une marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque et, partant, est d’autant plus forte que cette marque est unique (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel,

---

21
EU:C:2008:655, § 54-56; 06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE,
EU:T:2012:348, § 27).
74 En outre, comme indiqué ci-dessus, pour démontrer la renommée, l’opposante a produit des éléments de preuve selon lesquels elle parraine plusieurs événements sportifs différents et a produit des équipes/acteurs sportifs pour certaines des manifestations/compétitions sportives. A cet égard, le degré élevé de renommée établi par la marque antérieure ainsi que sa caractère distinctif s’étendent aux activités de promotion et de publicité de l’opposante dans le parrainage de manifestations sportives, par exemple la course électrique Formula E. En ce qui concerne ces événements, le public sera habitué à voir la marque «BOSS» sur des vêtements associés à de telles manifestations (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 62). En outre, l’utilisation de la marque demandée par la demanderesse, notamment dans les domaines des vélos électroniques et des scooters en général, et notamment dans le cadre des événements sportifs tels que la course de Formula E, où l’opposante exerce ses activités de sponsoring, pourrait amener le public à croire que des produits tels que des vélos en ligne, des scooters, voire des jeux qui, en tant que catégorie plus large, peuvent inclure des courses, des compétitions sportives, etc., ont été fabriqués par ou sous licence de l’opposante.
75 La chambre de recours fait remarquer qu’à cet égard, la demanderesse n’a avancé aucun argument convaincant au contraire. Ce n’est pas parce que les produits en cause ne sont prétendument pas similaires que l’existence d’un lien mental entre les signes n’est pas forcément établie dans l’esprit des parties du public concerné.
76 En outre, comme indiqué ci-dessus, du fait, également, des similitudes visuelles et phonétiques importantes entre les marques, les impressions d’ensemble produites par les marques sont sans doute similaires à un degré élevé.
77 Dès lors, compte tenu de tous les facteurs pertinents, en particulier de la forte renommée de la marque antérieure, de son caractère distinctif accru du fait de son usage intensif et de sa renommée, des marques très marquées et de la proximité des produits susmentionnées, le public serait naturellement amené à établir immédiatement un lien entre la marque «CITY BOSS» et la marque renommée «BOSS» pour ces produits aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. D’autant plus que ces produits ont un lien naturel avec les produits antérieurs à cause de l’évolution du marché et des pratiques.
Préjudice porté à la renommée
78 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure», également désignée sous les termes de
«parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Il couvre, en particulier, les cas dans lesquels, en raison d’un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation

---

22
manifeste dans le sillage de la marque renommée (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41).
79 En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure déjà renommée (22/03/2007, T-215/03,
Vips, EU:T:2007:93, § 40).
80 Il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence réelle et actuelle d’un profit indu tiré de la marque antérieure. Il doit néanmoins apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 40).
81 Afin de déterminer si l’usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il résulte également de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice (voir, par analogie, 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal et autres,
EU:C:2009:378, § 44; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69).
82 L’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure sera refusée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-
36; 12/03/2009, C-320/07 P, NASDAQ, EU:C:2009:146, § 46-48).
83 Comme l’opposante l’a fait à juste titre, il existe un chevauchement entre le public pertinent et les produits contestés.
84 De l’avis de la chambre de recours, ainsi qu’il a déjà été établi, la marque antérieure jouit d’une grande renommée dans l’Union européenne, notamment en Allemagne; La marque est également très distinctive en raison de son énorme volume de ventes, de sa commercialisation et de son exposition au fil des ans.
85 En outre, dans le cas d’espèce, l’opposante a fait valoir en substance devant la division d’opposition et la chambre de recours que, compte tenu de la similitude

---

23
entre les signes en cause et de la proximité entre les produits de l’opposante et les produits contestés compris dans les classes 12 et 28, il ne serait pas impossible qu’un consommateur percevrait «CITY BOSS» et l’associerait à «BOSS». Cela autoriserait le demandeur de la marque de l’Union européenne à prendre part au succès de la marque antérieure «BOSS» sans avoir à déployer des efforts propres.
Ainsi, le profit serait indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée du signe antérieur (parasitisme).
86 En d’autres termes, étant donné le lien particulier entre les signes, une partie importante des consommateurs peut décider de se tourner vers les produits de la demanderesse compris dans les classes 12 et 28, en raison de la conviction erronée selon laquelle le signe contesté est en quelque sorte lié à la marque renommée de l’opposante, détournant ainsi sa capacité d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de ses investissements publicitaires et lui permettre ainsi, de manière inacceptable, d’ «exploiter de façon parasitaire» les investissements consentis par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque antérieure depuis de nombreuses années, comme il ressort des éléments de preuve produits.
87 À cet égard, il n’est pas nécessaire que l’opposante prouve la réalité de l’événement susmentionné. Il suffit de démontrer qu’il existe un risque de «parasitisme», c’est-à-dire que la marque de la demanderesse pourrait bénéficier (si tant est que la marque demandée soit utilisée) et qu’elle puisse tirer un profit indu de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure. Compte tenu des éléments de preuve produits par l’opposante, le public confronté à la marque «CITY BOSS» sur les produits contestés pourrait aisément penser que la marque de mode de luxe a décidé d’élargir son activité commerciale à l’industrie du sport. La capacité d’une marque à transférer une certaine image, ce qui serait faible — quant à elle — d’un produit ou d’un service à un autre produit ou service conduit à considérer que des tiers souhaitent tirer profit de la valeur financière de cette renommée, dans la mesure où l’utilisation de cette marque renommée dans le cadre de différents produits ou services facilitera le succès commercial de ces produits ou services (voir, par exemple, la décision du
25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD/HOLLYWOOD, § 121).
88 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et que, sur cette base, l’opposition est fondée en ce qui concerne tous les produits contestés sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Compte tenu du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’existence d’un des types de risque susmentionnés est effectivement suffisante pour que cette disposition devienne d’application.
89 Enfin, lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer
l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, comme en l’espèce, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir qu’il existe un juste motif

---

24
pour l’usage de la marque postérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39). Toutefois, la demanderesse n’a présenté aucun juste motif susceptible de légitimer l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé.
90 Étant donné que toutes les conditions énoncées au paragraphe 19 sont remplies, le recours est intégralement accueilli et l’opposition est également accueillie pour tous les produits contestés en cause compris dans les classes 12 et 28, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
91 Par conséquent, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 12 et 28.
Coûts
92 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
93 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
94 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque la demande est rejetée également pour le surplus, la demanderesse supporte l’intégralité des frais exposés par l’opposante, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.

---

25
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 12 — scooters pour brosses [véhicules], trottinettes électriques, bicyclettes électriques (vélos électroniques);
Classe 28 — Jeux, scooters;
2. Rejette la demande pour les produits précités également;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.

Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema

---

26